Settore vinicolo - Vendita sul mercato statunitense di vini importati dall'Italia e ivi prodotti e imbottigliati - Marchi di serie - Domanda di accertamento negativo della contraffazione del marchio - Decadenza per non uso - Nullità per difetto del carattere distintivo - Confondibilità tra segni - Livello di attenzione dei consumatore interessato al prodotto vino - Rilevanza del consumatore di vini come soggetto tipicamente molto attento alle "etichette", intese in senso lato, come indicazioni circa la provenienza del prodotto.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Relatore: dott. Gian Andrea Morbelli)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 297/2020 promossa da:
F.M.S.L. S.P.A., con il patrocinio dell'avv. BOTTERO NICOLA e dell'avv. TRAVOSTINO MASSIMO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 94 10121 TORINO
parte appellante
contro
S.A.W. INC., con il patrocinio degli avv. RICOLFI MARCO, CANDELLERO DARIO e BOTTERO ALESSIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RICOLFI MARCO in C.SO GALILEO FERRARIS, 43 10128 TORINO
parte appellata e appellante incidentale
S.F. S.P.A., con il patrocinio dell'avv. GAGLIASSO LOREDANA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MARIA VITTORIA, 6 10123 TORINO
C.I. S.P.A., con il patrocinio degli avv. IMPRODA ALBERTO, BREGA CRISTIANA e LANDI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA VIOTTI 9 10121 TORINO
parti appellate
OGGETTO: contraffazione e nullità dei marchi
FATTO
I
1. Con atto di citazione in data 8 giugno 2017 la S.A.W. Inc. (d'ora innanzi, per brevità, S. oppure S.A.) evocava in giudizio dinanzi al tribunale delle imprese di T. la F.M.S.L. s.p.a. (d'ora innanzi F.M.) esponendo quanto segue: l'attrice vende nel mercato statunitense vini (anche) importati dall'Italia e ivi prodotti e imbottigliati; fra tali vini ve ne sono molti contraddistinti dal marchio "immagine di corona + STELLA ROSA" o "STELLA ROSA", che indica una famiglia di prodotti all'interno della quale, sotto l'ombrello del marchio "di serie", sono riportati i marchi "STELLA ROSA BERRY", "STELLA ROSA PEACH", "STELLA ROSA BIANCO", "STELLA ROSA ROSSO", "STELLA ROSA PINK" etc.; l'elemento Rosa del marchio della S. non sta ad indicare un vino rosé e, quindi, non ha carattere descrittivo; fra gli imbottigliatori italiani a cui l'attrice si rivolge per rifornirsi vi sono le società S.F. S.p.A. (d'ora innanzi S.) e C.I. s.p.a. (d'ora innanzi C.); queste ultime appongono il marchio "immagine di corona + STELLA ROSA" o "STELLA ROSA" sulle bottiglie di vino prodotte per l'attrice e destinate (esclusivamente) ad essere esportate negli U.S.A.; nel 2006 C. depositò il marchio Stella Rosa e nel 2011 lo cedette a S., la quale nel 2015 registrò a proprio nome il marchio Stella; nel 2016 la F.M. propose un'azione cautelare nei confronti di S. e C. per l'uso del marchio, allegando la contraffazione del proprio marchio anteriore "STELLA"; il procedimento cautelare si concluse, peraltro, con un provvedimento di rigetto delle domande, sul presupposto che non sussista contraffazione tra l'uso, effettuato dall'attrice e dalle società italiane che per essa imbottigliano il vino, dei segni distintivi contenenti i componenti "immagine di corona + STELLA ROSA" o "STELLA ROSA" e il marchio registrato "STELLA" di titolarità della convenuta; quest'ultima non instaurò il giudizio di merito ma attaccò i marchi Stella europei registrati da S., proponendo azioni di nullità dei marchi dinanzi all'ufficio di Alicante.
Quanto sopra premesso l'attrice chiedeva al tribunale di accertare la non contraffazione; in subordine, di dichiarare che il marchio della convenuta era decaduto per non uso dal 2006, dal 2012 o quantomeno dal 2017; in ulteriore subordine, di dichiararlo nullo per difetto di carattere distintivo.
2. La F.M., ritualmente costituita, contestava il fondamento delle domande attoree sulla base delle considerazioni che seguono: la convenuta in data 31.7.1978 registrò in Italia il marchio verbale "STELLA" nella classe n. 33 e la registrazione è stata rinnovata prima di ogni scadenza sino ad oggi; dal momento della registrazione il segno è sempre stato utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere Asti Spumante d.o.c.g., Spumante Dolce, Gavi e Barbera, come da materiale fotografico e fatture di vendita prodotti; tali vini sono stati commercializzati in Italia e anche esportati in Germania, ove la convenuta è titolare di altra analoga registrazione nazionale; ultimamente lo spumante a marchio "STELLA" è entrato nella grande distribuzione in quanto offerto in vendita nei punti vendita E., anche on-line; nessuna decadenza si è pertanto verificata, né controparte offre alcuna prova sul punto; soltanto nel 2016 la società esponente venne a conoscenza, mediante un'indagine di mercato condotta negli USA, che S. e C. producono, imbottigliano ed esportano, per conto di S., una linea di vini contraddistinti dal marchio speciale Stella e da quello generale Stella Rosa; il marchio Stella di F.M. è valido, non essendo la parola "STELLA" termine generico o di uso comune nel settore dei vini e avendo la convenuta concluso transazioni con altri imprenditori che utilizzavano la parola nel medesimo settore; d'altronde la stessa attrice ha chiesto e ottenuto la registrazione del marchio verbale "STELLA" nel 2015; la condotta dell'attrice e delle società italiane S. e C., che imbottigliano ed esportano prodotti contraddistinti dal marchio "STELLA ROSA" ma anche "STELLA", costituisce contraffazione del marchio della convenuta ed altresì condotta di concorrenza sleale, sotto il profilo degli atti confusori e contrari ai principi di correttezza professionale; l'attrice è inoltre titolare dei marchi verbali registrati in Italia "STELLA", "STELLA ROSA", "STELLA PLATINUM", "STELLA MIA", "STELLA BIANCO", "STELLA ROSSO", che sono nulli ai sensi dell'art. 12 c.p.i..
Concludeva la società convenuta chiedendo al tribunale: in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa delle società S. e C., alle quali la causa era comune; in via istruttoria, di ordinare alle controparti l'esibizione in giudizio della documentazione, contabile e bancaria, relativa alla produzione e commercializzazione dei prodotti recanti i marchi contraffatti, nonché CTU per stabilire i volumi di produzione e vendita dei prodotti a marchio Stella Rosa; nel merito, di respingere le domande avversarie; in via riconvenzionale, di accertare che la condotta posta in essere dalle controparti costituiva contraffazione e concorrenza sleale; conseguentemente, emettere i provvedimenti inibitori della condotta stessa e di distruzione dei prodotti e dei materiali; accertare inoltre la nullità dei marchi di controparte Stella, Stella Platinum, Stella Rosa, Stella Mia, Stella Bianco, Stella Rosso e Stella Black (quest'ultimo in corso di registrazione nelle more del giudizio); porre a carico delle controparti una sanzione per ogni violazione o inosservanza delle statuizioni dell'emananda sentenza; disporre la pubblicazione di quest'ultima; condannare le controparti al risarcimento del danno.
3. Le terze chiamate S. e C., costituite con atti separati, eccepivano l'infondatezza delle domande svolte nei loro confronti rilevando l'assenza di contraffazione o concorrenza sleale ai danni della convenuta nell'uso, dalle stesse effettuato, del marchio "STELLA ROSA", così come ritenuto dal Tribunale nel provvedimento cautelare che aveva respinto il ricorso proposto dalla F.M.; eccepivano, parimenti, l'intervenuta convalidazione del marchio "STELLA ROSA" ai sensi dell'art. 28 c.p.i., poiché la F.M. era a conoscenza dell'uso del marchio ad opera dell'attrice e delle terze chiamate sin dal 2011 e lo aveva tollerato.
II
All'esito di un'istruttoria meramente documentale il tribunale pronunciava la sentenza n. 3735/2019 del 5 luglio 2019, pubblicata il 25 luglio successivo, con la quale:
- accertava che l'uso, da parte dell'attrice e delle società che per essa imbottigliano il vino in Italia e lo esportano, ivi comprese le terze chiamate S. e C., dei segni distintivi contenenti i componenti "immagine di corona + Stella Rosa" o l'espressione "Stella Rosa" non costituisce contraffazione del marchio "Stella" di titolarità della convenuta F.M.;
- respingeva la domanda riconvenzionale della convenuta di nullità dei marchi registrati italiani "Stella Rosa", "Stella Platinum" e "Stella Mia", di cui era titolare l'attrice;
- accertava la nullità dei marchi registrati italiani "Stella", "Stella Rosso" e "Stella Bianco", di cui era titolare l'attrice;
- rigettava tutte le altre domande proposte dalla convenuta;
- nel rapporto tra attrice convenuta, compensava le spese processuali nella misura di ¼ e condannava la convenuta a rifondere all'attrice la parte restante;
- condannava la convenuta rifondere alle terze chiamate le spese processuali;
- disponeva l'annotazione della presente sentenza, a cura dell'ufficio italiano brevetti e marchi, nel registro ai sensi dell'art. 122, comma 5, c.p.i.
In sintesi il tribunale sosteneva quanto segue:
l'eccezione di decadenza per non uso del marchio Stella della F.M. era infondata in quanto l'attrice, sulla quale incombeva l'onere di provare il non uso quinquennale del marchio, non aveva fornito tale prova né formulato istanze istruttorie, mentre la convenuta aveva prodotto numerosissime fatture di vendita di vini Stella a società tedesche e italiane negli anni dal 2005 in avanti;
il marchio Stella, registrato dalla convenuta, non era nullo avendo carattere distintivo, in quanto la parola non era descrittiva del prodotto vino; si trattava, tuttavia, di marchio debole, proprio per il significato in senso figurato del termine e per l'uso che dello stesso viene fatto nel settore del vino; le transazioni concluse della convenuta con alcuni imprenditori che includevano da anni il termine Stella nel proprio marchio confermavano la presenza della parola nei marchi del settore e, comunque, non implicavano necessariamente la violazione del marchio della convenuta;
la debolezza del marchio della convenuta rilevava tanto ai fini del giudizio di novità del marchio Stella Rosa dell'attrice quanto ai fini del giudizio di non contraffazione: era sufficiente, ad evitare il rischio di confusione tra i due marchi, la differenziazione costituita dalla parola Rosa, presente nel marchio dell'attrice, che non aveva carattere descrittivo del prodotto vino ed era dotata di elevata capacità distintiva;
a maggior ragione il rischio di confusione non sussisteva considerando l'uso che in concreto l'attrice e le terze chiamate fanno del marchio Stella Rosa, che ha una caratterizzazione grafica particolare ed è inserito all'interno di etichette ricche di elementi grafici; tale uso è sensibilmente differente da quello del marchio Stella sulle etichette della convenuta, che sono sobrie e minimali;
l'affermazione della convenuta, secondo la quale l'attrice e le terze chiamate usano non solo il marchio Stella Rosa ma anche il marchio Stella non era provata, risultando - al contrario - da tutte le produzioni documentali delle parti che le bottiglie di vino prodotto e imbottigliato in Italia dalle terze chiamate per conto dell'attrice riportano sempre il marchio Stella Rosa, che rappresenta un marchio generale, accanto al quale (e non in sua sostituzione) sono usati ulteriori marchi specifici del singolo prodotto, quali Stella Peach, Stella Rosso, Stella Bianco, etc;
non era invece rilevante, al fine di escludere la contraffazione, la circostanza che i vini Stella Rosa non sono venduti al pubblico italiano, ma in Italia esclusivamente prodotti, imbottigliati ed esportati: l'art. 20, comma 2, c.p.i. dispone infatti che, nei casi menzionati al comma 1, il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni ed esportare prodotti contraddistinti dal segno;
infondate erano, altresì, le domande della convenuta di nullità del marchio Stella Rosa e, per gli stessi motivi, dei marchi registrati Stella Platinum e Stella Mia: anche per tali due marchi l'aggiunta alla parola Stella di un termine non descrittivo del prodotto vino costituiva sufficiente differenziazione idonea ad evitare rischi di confusione del pubblico;
erano invece fondate le domande della convenuta di nullità del marchio registrato Stella, in quanto identico e - quindi - privo di novità, rispetto al marchio precedente della convenuta, e dei marchi Stella Rosso e Stella Bianco, poiché le parole bianco e rosso sono descrittive del prodotto vino;
non si provvedeva in ordine alla domanda del marchio Stella Black, non avendo la convenuta allegate provato che fosse stato registrato;
le ulteriori questioni prospettate dalle parti, e parimente le prove dedotte, erano superflue;
la domanda attorea di pubblicazione della sentenza su quotidiani e riviste non era accoglibile, non apparendo la misura proporzionata alla pronuncia di accertamento negativo della contraffazione.
III
Avverso tale sentenza, non notificata, ha interposto appello F.M. con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2020.
Si sono costituiti con atti separati S., C. e S. chiedendo il rigetto del gravame; S. ha altresì proposto appello incidentale.
Con ordinanza 16 gennaio 2021, a seguito di trattazione scritta della causa disposta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, sulle conclusioni delle parti la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello F.M. lamenta l'errore della sentenza circa il giudizio di contraffazione del marchio Stella ad opera dei marchi di S.A. e la conseguente falsa applicazione dell'art. 20 c.p.i.; chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento negativo di contraffazione, formulata dall'attore in primo grado, ed ha respinto le domande di contraffazione e concorrenza sleale svolte da F.M., nonché le conseguenziali domande di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti, pubblicazione della sentenza sui quotidiani e risarcimento dei danni.
1.1. Sotto un primo ordine di profili, ritiene l'appellante che, nell'escludere il rischio di confusione tra i prodotti, la sentenza sia incorsa in un triplice errore:
a. un errore nella valutazione dei fatti oggetto del giudizio, rilevanti ai fini dell'art. 20 c.p.i.;
b. un errore nei criteri di valutazione del rischio di confusione, ai sensi del medesimo articolo;
c. un errore nel metodo - e di nuovo nel merito - del giudizio, avendo operato (in maniera oltretutto errata) anche una valutazione "in concreto" del rischio di confusione ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno della contraffazione, in contrasto con la consolidata giurisprudenza dell'Unione Europea.
1.1.a Sotto il primo aspetto (errore nella valutazione dei fatti oggetto del giudizio), la F.M. sostiene che il tribunale non abbia adeguatamente tenuto in considerazione:
- la piena distintività e validità del marchio Stella, riconosciuta dallo stesso tribunale;
- la distanza concettuale tra il suddetto marchio ed i prodotti che lo stesso contraddistingue;
- il fatto che il termine Stella non è affatto un termine di uso comune nel settore dei vini: i marchi citati da controparte e dalla sentenza sarebbero in realtà abbandonati, rinunciati o acquisiti dalla stessa appellante;
- gli oltre 40 anni di registrazione e utilizzo del marchio Stella ad opera della società impugnante;
- l'intensa attività di contrasto alla contraffazione e difesa della capacità distintiva del marchio Stella svolta dall'appellante;
- le svariate decisioni in sede amministrativa, nazionale e comunitaria, che hanno dichiarato l'invalidità di marchi contenenti la parola Stella: l'EUIPO ha ribadito la validità del marchio verbale Stella di F.M. e sancito la cancellazione dei marchi verbali Stella Rosso, Stella Blanco, Stella Azura e del marchio misto verbale-figurativo Stella Azzurra, nonché la nullità del marchio Stella Babies della stessa S.A.; inoltre, a seguito di opposizione proposta dalla F.M., è stata ritirata la domanda di registrazione del marchio Stella Maris; infine in Italia l'appellante ha ottenuto dall'UIBIM la declaratoria di nullità del marchio Stella Flora;
- l'imponenza e invasività dell'attività contraffattoria posta in essere da S.A. e dalle terze chiamate: la prima, infatti, ha posto in essere una massiva attività di registrazione di 7 marchi verbali italiani e di 11 marchi verbali dell'Unione Europea, tutti contraddistinti, quale unico elemento ricorrente, dalla parola Stella, così usurpando le prerogative spettanti all'appellante quale titolare del marchio italiano anteriore Stella.
Le considerazioni svolte dall'appellante vanno disattese.
Nella lingua italiana, come correttamente rilevato dal tribunale, la parola stella evoca l'idea di bellezza, qualità ed altezza.
In questa accezione il termine è utilizzato in senso laudativo in molti campi, estranei al settore del vino: si pensi al movimento politico Cinque stelle, alle stelle del cinema, alle stelle utilizzate per indicare il livello qualitativo di alberghi e ristoranti, e così via. Nel settore delle bevande giova ricordare l'acqua minerale S.P., sulla cui etichetta compare ben visibile una stella, e la birra Stella Artois.
Nel settore vinicolo, più in particolare, la sentenza impugnata ha accertato, sulla base della documentazione prodotta da S. in primo grado, l'esistenza di 30 marchi che comprendono il termine Stella (elencandone 16 a pag. 11/16 della motivazione); tali marchi sono stati variamente contestati da parte appellante solo nella comparsa conclusionale d'appello, e - quindi - tardivamente.
L'affollamento di marchi Stella era stato inoltre correttamente rilevato anche dal tribunale di Torino nell'ordinanza in data 25 giugno 2016 - alla quale, per brevità, si rinvia - che ha deciso il ricorso cautelare presentato dalla F.M. (pag. 5, punto d).
La società appellante ha sostenuto di avere registrato ed utilizzato per oltre 40 anni il proprio marchio Stella e che ciò ne avrebbe rafforzato la distintività.
E' vero che la giurisprudenza ha affermato il principio della c.d. "convalidazione" del segno, in base al quale un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, può acquistare in seguito tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. 1, n. 30490/2017).
In base alla documentazione prodotta dall'appellante, tuttavia, sul mercato italiano, con riferimento al quale va effettuato l'accertamento della contraffazione in questa sede, i vini a marchio Stella risultano venduti soltanto a partire dal 2016, con l'eccezione di una sola fattura emessa nel 2005 (cfr. docc. 9, 9 bis e 9 ter prodotti da F.M. in primo grado i quali, con le eccezioni qui indicate, contengono fatture di vendita a soli clienti esteri). La difesa di S. ha inoltre prodotto un estratto del sito internet dell'appellante (doc. 19 di primo grado), in cui il marchio Stella neppure compare. L'uso quarantennale del segno, pertanto, non è provato.
Gli svariati accordi transattivi raggiunti dalla F.M. con altri imprenditori vinicoli che utilizzavano marchi contenenti al proprio interno la parola stella non dimostra - come invece vorrebbe l'appellante - la conferma del riconoscimento da parte dei concorrenti della forza dei diritti di F.M. sul proprio marchio STELLA , e ciò per la finalità tipica della transazione, volta a prevenire l'insorgere di una lite o a porre fine ad una controversia in corso: le menzionate transazioni confermano, invece, come correttamente ritenuto dal tribunale, la ricorrente presenza del termine Stella nei marchi utilizzati nel settore.
Le decisioni amministrative comunitarie menzionate dall'appellante, che hanno sancito la cancellazione di cinque domande di marchio europeo in tutto e per tutto eguali a quelle di S.A., hanno come territorio di riferimento rilevante la Germania e non l'Italia, sicchè la percezione dei termini che compongono il marchio verbale è indubbiamente diversa.
Permane la decisione emessa dall'UIBIM del 16.04.2019, che ha accolto l'opposizione proposta da S. alla domanda di registrazione del marchio Stella Flora presentata dall'Azienda Agricola M.P.C., decisione secondo la quale il carattere distintivo del marchio anteriore va considerato di grado normale. Si tratta, tuttavia, di precedente che può considerarsi superato dalla successiva pronuncia emessa dallo stesso UIBIM in data 18.11.2019 (prodotta in questo grado dalla S. quale doc. n. 56 e producibile in quanto intervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata), la quale, nel respingere l'analoga opposizione proposta dalla F.M. avverso la domanda di registrazione del marchio Stella Retica depositata dalla A.P.P. srl società agricola, ha ritenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore deve ritenersi tutt'altro che elevato; la decisione ha richiamato altra precedente pronuncia dello stesso ufficio, secondo la quale il marchio anteriore deve ritenersi dotato di un grado di distintività piuttosto basso, in quanto costituito da un termine con valenza meramente elogiativa.
Quanto, infine, all'imponenza e invasività dell'attività contraffattoria posta in essere dalla S.A. e dalle terze chiamate, per avere posto in essere una massiva attività di registrazione di ben 7 marchi verbali italiani e 11 marchi verbali dell'Unione Europea, si tratta all'evidenza di una petizione di principio, perché presuppone dimostrato quanto - invece - è da dimostrare, ossia la sussistenza in sé della contraffazione.
In conclusione su questo punto, dalle difese dell'appellante non emergono elementi idonei a revocare in dubbio la decisione del tribunale, che ha apprezzato il marchio Stella della F.M. quale marchio debole.
E' conseguentemente applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui la debolezza del marchio non incide sull'attitudine alla registrazione ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Cass. civ., sez. 1, n. 738/2020 che richiama, in motivazione, Cass. civ., sez. 1, n. 4254/2019, 12368/2018, 1267/2016 ed altre).
Nel caso di specie l'elemento di differenziazione idoneo ad escludere la confondibilità è l'aggiunta, nel marchio della S.A., della parola Rosa, oltre agli elementi grafici che saranno oggetto di esame in prosieguo.
1.1.b Sotto un secondo aspetto (omessa considerazione di due criteri di valutazione essenziali) F.M. sostiene che il tribunale, nell'operare il giudizio di confondibilità tra i marchi, avrebbe omesso di considerare:
- il fatto che, nel settore dei vini, ai fini del giudizio di contraffazione l'elemento verbale e fonetico rileva molto più di quello figurativo/visivo, posto che l'identificazione del prodotto avviene nella maggioranza dei casi verbalmente e non visivamente;
- il grado di attenzione dei consumatori con riferimento alla tipologia dei vini contraddistinti dal marchio in discussione: trattandosi di vini (sia quelli di F.M. che di S.A.) appartenenti ad una fascia di prezzo bassa che non sono rivolti a specialisti intenditori, nel giudizio di confondibilità non va tenuto conto delle parole rosso, bianco, moscato, peach, berry, etc, che hanno carattere descrittivo, ma solo della parola non descrittiva Stella, che è comune al marchio dell'esponente.
Anche queste considerazioni non sono fondate.
Nell'escludere la confondibilità tra il marchio Stella e quello Stella Rosa il tribunale non ha attribuito rilevanza, esclusiva o prevalente, all'elemento figurativo/visivo rispetto a quello verbale/fonetico. In realtà il primo giudice, considerato che il marchio "STELLA" della convenuta è debole per i motivi già evidenziati, ha ritenuto sufficiente al fine di evitare il rischio di confusione la differenziazione introdotta con la parola "ROSA", che non ha carattere descrittivo del prodotto vino e ha elevata capacità distintiva.
L'omessa valutazione che l'appellante imputa alla sentenza impugnata, pertanto, non sussiste. E, d'altra parte, l'argomentazione del tribunale è condivisibile per le osservazioni svolte nel precedente paragrafo 1.1.a, ossia l'affollamento, nel mercato vinicolo italiano, di marchi contenenti il termine Stella e la debolezza del marchio, che rende rilevanti, nel giudizio di confondibilità, anche lievi modificazioni od aggiunte.
Neppure sarebbe esatto, poi, che l'elemento verbale del marchio abbia sempre maggior rilievo di quello figurativo. Tribunale UE, 23.11.2020, in causa T-35/08, citata dalla stessa appellante e resa in materia di bevande alcoliche, ha affermato che laddove un segno consiste al contempo in elementi figurativi e in elementi denominativi, non ne consegue automaticamente che l'elemento denominativo debba sempre essere considerato dominante ... Invero, nel caso di un marchio complesso, l'elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.
Nella giurisprudenza italiana è stato espresso analogo principio: la Suprema Corte ha affermato che non esiste ... una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere addirittura superiore rispetto a quelli denominativi (Cass. civ., sez. 1, n. 1249/2013, dettata in materia di bevande alcoliche, in motivazione).
E, nel caso di specie, è indubbio che il marchio Stella Rosa consista di elementi denominativi ma anche figurativi, quali il colore ed il grafismo delle lettere ed il colore dell'etichetta nonché - ove presente - la corona che sormonta le lettere.
Quanto, poi, al grado di attenzione dei consumatori con riferimento alla tipologia dei vini contraddistinti dai marchi in questione, nella propria comparsa di risposta in appello S. ha osservato che i vini della F.M. e della S.A. sono destinati a fasce di clientela di età diverse e sono venduti a prezzi tra loro diversi (comparsa di risposta, pagg. 34-35) e l'appellante nulla ha replicato specificamente sul punto nella propria comparsa conclusionale. Pertanto, l'affermazione secondo cui gli acquirenti dei vini a marchio Stella così come quelli dei vini a marchio Stella Rosa sarebbero consumatori generici con un limitato livello di attenzione ... con la conseguenza di riservare un modesto grado attenzione all'atto della scelta (atto di appello, pag. 14), suscita perplessità, non essendo dimostrato che i vini di entrambe le case vinicole che sono parti di questo giudizio si rivolgano allo stesso segmento di clientela.
Condivisibilmente, inoltre, l'ordinanza cautelare ha evidenziato che i consumatori di vini e spumanti sono soggetti tipicamente molto attenti alle "etichette" (intese in senso lato, come indicazioni circa la provenienza del prodotto), abituati, cioè a scegliere o ordinare un vino non in base a un nome generico, ma in relazione al produttore.
A monte la difesa di S.A. si è domandata da quale elemento controparte possa desumere una qualche caratteristica specifica del livello di attenzione dei consumatori interessati al prodotto della S. dato che, come si è visto, questa non si rivolge per nulla al mercato italiano (comparsa di costituzione, pag. 59). L'osservazione è dirimente. La confondibilità consiste nel rischio di confusione per il pubblico di riferimento (cfr. art. 20, primo comma, lett. b, c.p.i.). La Corte di Giustizia UE, nella causa C-533/06, ha ribadito che Il titolare di un marchio non può invocare i suoi diritti di marchio per vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non dà adito ad un rischio di confusione per il pubblico. Siccome, nel caso di specie, i vini con marchio Stella Rosa non sono venduti sul mercato italiano (cfr. comparsa conclusionale appellante, pag. 49) (né, d'altronde, quelli a marchio Stella sono mai stati esportati su quello statunitense - cfr. comparsa conclusionale appellante, pag. 66), nessun rischio di confusione sussiste.
Giova qui puntualizzare un punto ulteriore. La sentenza impugnata ha ritenuto che non sia rilevante, al fine di escludere la contraffazione, la circostanza che i vini Stella Rosa non sono venduti in Italia ma qui esclusivamente prodotti ed imbottigliati per essere venduti all'estero, e ciò in quanto l'art. 20, secondo comma, c.p.i. dispone che nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni e di esportare prodotti contraddistinti dal segno; da tale disposizione il tribunale ha fatto discendere che anche l'attività di apposizione del segno sul prodotto al momento dell'imbottigliamento, la detenzione al fine dell'esportazione e l'esportazione, costituiscono condotta idonea a violare i diritti sul marchio di terzi. La questione concernente l'interpretazione della norma citata è stata sollevata dalla difesa di S.A. in appello e va quindi riesaminata. In realtà, il secondo comma dell'art. 20 c.p.i. conferisce al titolare del marchio di vietare a terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni e di esportare prodotti contraddistinti da tale segno nei casi menzionati al comma 1, ossia - nuovamente, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e l'affinità o identità tra i prodotti ... possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Ove, come nel caso di specie, il pubblico di riferimento sia diverso, il presupposto normativo del divieto non sussiste.
L'obiezione, svolta da F.M. in comparsa conclusionale, secondo cui non è soltanto nei confronti dei consumatori finali che il marchio assolve alle sue funzioni, ma anche nei rapporti tra gli operatori economici, come quelli che intercorrono nel nostro caso tra produttore/imbottigliatore italiani, che al posto di F.M. appongono in Italia il segno contraffatto, e quindi vendono ed esportano i prodotti all'estero al committente/distributore americano, non coglie nel segno avuto riguardo all'inequivoco tenore dell'incipit del secondo comma dell'art. 20 c.p.i., sopra richiamato.
Né varrebbe addurre in contrario le disposizioni comunitarie in materia. La direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni sui marchi d'impresa, citata dall'appellante sempre in comparsa conclusionale, prevede sul punto disposizioni che, analogamente a quanto disposto c.p.i., vietano l'uso del segno sui prodotti e l'imballaggio e la loro esportazione se ciò può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico (cfr. art.10 della direttiva: 1. ...
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che: a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa; c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2: a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio; b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno) (il grassetto è dello scrivente).
1.1.c. Sotto il terzo profilo (errore di metodo - e di nuovo nel merito - nella declaratoria di non contraffazione) l'appellante sostiene che la sentenza abbia preso in esame e valutato, peraltro erroneamente, aspetti non pertinenti, come se si trattasse di azione di concorrenza sleale.
Osserva in proposito che il tribunale ha attribuito rilevanza ad elementi quali la raffigurazione di una corona e la caratterizzazione grafica del marchio di controparte, senza tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rischio di confusione e, quindi, la contraffazione del marchio sussiste indipendentemente dall'effettiva confondibilità tra i prodotti (Cass. civ., sez. 1, n. 13592/1999), la quale - invece - rileva per la concorrenza sleale; pertanto, ai fini della contraffazione il confronto va necessariamente svolto tra i marchi come sono stati registrati e, se trattasi - come in questo caso - di marchi verbali, senza tenere conto di grafia, modalità d'uso o contesti peculiari e specifici, e tantomeno delle etichette che, al più, potrebbero rilevare solo contro e mai a favore del marchio successivo.
Aggiunge che tutte le modalità d'uso del marchio sono coperte dalla protezione e che, in ogni caso, anche ad effettuare una valutazione "in concreto" del rischio di confusione, la componente figurativa sarebbe meno rilevante di quella denominativa; richiama in proposito la decisione EUIPO nel caso del marchio Stella Azzurra.
Anche questo profilo di doglianza va disatteso.
Innanzitutto la valutazione di confondibilità svolta dal tribunale è stata effettuata in relazione ai segni e non ai prodotti, i quali non entrano minimamente nel percorso motivazionale svolto dal primo giudice. La censura secondo cui, in un giudizio di contraffazione, il tribunale avrebbe svolto l'accertamento richiesto nelle controversie di concorrenza sleale, non può quindi essere accolta.
In secondo luogo il tribunale ha dapprima condotto il suo esame confrontando i segni in astratto ed ha ritenuto sufficiente, per escludere la confondibilità, l'aggiunta della parola Rosa nel marchio registrato da S.A.; solo in un secondo momento, al fine di avvalorare il giudizio espresso (A maggior ragione ... - pag. 12/16 della sentenza impugnata), ha esaminato l'uso che in concreto viene fatto dei due marchi. In questo contesto ha apprezzato le differenze di colore, grafia ed elementi figurativi di contorno che differenziano (ulteriormente) il marchio Stella Rosa dal marchio Stella.
Tale operazione è corretta alla stregua della normativa e della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia.
La Cassazione ha chiarito che "l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali e semantici, ove esistenti (Cass. 28 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte di Giustizia Unione Europea, 8 maggio 2014, n. 591/12 P., B.; 30 gennaio 2014, n. 422/12 P., I.A.).... La valutazione del rischio di confusione deve fondarsi perciò sull'impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, rilevando la percezione dei segni da parte del consumatore medio, il quale "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi" (Cass. civ., sez. 1, n. 11031/2016, in motivazione).
Sotto altro profilo, come esattamente rilevato dalla difesa di S.A. l'art. 20 c.p.i. conferisce al titolare del marchio il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica ... un segno confusorio, sicchè l'azione ha ad oggetto il segno per come è usato e non per come è registrato. In questo senso Trib. CE 14 luglio 2005, in causa T-126/03, al 32 afferma che poiché la giurisprudenza della Corte e del Tribunale invita ad esaminare la probabilità di un conflitto tra due segni distintivi sul mercato piuttosto che nei registri, occorrerebbe prendere in considerazione tutte le circostanze che accompagnano la commercializzazione dei prodotti o dei servizi che possono essere dedotte dalla prova dell'uso del marchio, la quale definirebbe una sfera di tutela del marchio più obiettiva e più facilmente individuabile (sottolineatura dello scrivente).
L'affermazione dell'appellante, secondo cui ai fini della contraffazione il confronto va necessariamente svolto tra i marchi come registrati, alla stregua delle considerazioni che precedono non può dunque essere condivisa: il confronto tra i marchi registrati attiene al giudizio di nullità del marchio, non a quello di contraffazione per il quale rileva, invece, l'uso che del marchio viene effettuato in concreto sul mercato. Il richiamo operato da parte appellante alla decisione resa dall'EUIPO nel giudizio di nullità del marchio Stella Azzurra è inconferente rispetto al caso di specie.
Quanto, poi, alla confondibilità in concreto tra i due marchi, non resta che richiamare le osservazioni già svolte, in base alle quali si ritiene che il marchio Stella Rosa contenga sufficienti elementi che lo differenziano rispetto al marchio Stella sia con riferimento all''elemento denominativo che a quello figurativo.
La domanda di accertamento della convalida del marchio Stella Rosa, riproposta da S.A. unicamente in caso di accoglimento dell'appello principale in merito alla sussistenza della contraffazione, rimane conseguentemente assorbita.
1.2. Sempre con il primo motivo d'appello la F.M. censura altresì il capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda di accertamento della concorrenza sleale. Sostiene in proposito che, accertata l'interferenza tra i segni utilizzati da S.A. e dalle terze chiamate con il marchio anteriore di F.M., va da sé che le attività di produzione, etichettatura, vendita ed esportazione svolte attraverso l'utilizzo indebito dei segni costituiscono altresì attività di concorrenza sleale sotto un profilo confusorio o comunque di contrarietà ai principi di correttezza professionale. Preso atto che sino ad oggi i prodotti non sono stati commercializzati in Italia, la società appellante aggiunge che, essendo la concorrenza sleale un illecito di pericolo, almeno quanto ai provvedimenti inibitori ed alle penalità di mora, può comunque essere sanzionata anche quando la condotta specifica non sia ancora iniziata.
Anche questo profilo di doglianza va disatteso.
Alle pagg 21 e 22 dell'atto di gravame la F.M. fa discendere la sussistenza della concorrenza sleale unicamente dalla (asserita) contraffazione del marchio, pur avendo poco prima richiamato (pag. 15), a conforto della propria tesi, Trib Milano 9 febbraio 2009 secondo il quale la contraffazione di marchio non implica di per sé ed automaticamente l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ., quest'ultimo non attenendo alla confondibilità potenziale od in astratto ma alla confondibilità in concreto tra prodotti.
In ogni caso, esclusa la contraffazione, la quale soltanto è posta dall'appellante a fondamento dell'accertamento della concorrenza sleale, anche quest'ultima domanda va per ciò solo respinta.
D'altronde presupposto della concorrenza sleale è la sussistenza di un rapporto di concorrenza, anche solo a livello potenziale, tra gli imprenditori coinvolti. In merito la Suprema Corte afferma che il rapporto di concorrenza deriva dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune (cfr. Cass. civ., sez. 1, ord. 12364/2018; sez. 3, sent. n. 22332/2014; sez. 1, sent. 17144/2009). Nel caso di specie, per quanto esposto al precedente paragrafo 1.1.b, il rapporto concorrenziale non sussiste perché S.A. non vende in Italia i vini a marchio Stella Rosa e neppure sussistono elementi per ritenere sussistente il concreto pericolo che tali vendite inizino: il marchio, infatti, è stato depositato sin dal 2006 e da allora non vi è prova che vi siano state vendite in Italia; le etichette prodotte in giudizio sono predisposte per il mercato extra europeo (doc. 3 C., fascicolo di 1 grado;) la stessa appellante sostiene di essersi accorta dell'uso del marchio Stella Rosa da un'indagine svolta nel 2016 negli Stati Uniti.
1.3 - 1.4. Le domande di parte appellante dirette ad ottenere il risarcimento del danno e la pronuncia di provvedimenti inibitori vanno conseguentemente respinte.
1-bis. In via subordinata rispetto al primo motivo di appello parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo avere accolto la domanda di nullità dei marchi Stella, Stella Bianco e Stella Rosso, ha poi contraddittoriamente respinto le domande di accertamento della contraffazione, (asseritamente) senza nemmeno spiegarne il motivo; richiama il principio della "valutazione globale" dell'identità tra i marchi stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in forza del quale se il marchio posteriore riproduce tutti gli elementi del marchio anteriore, eventuali aggiunte come i termini descrittivi "MOSCATO", "BIANCO", "ROSSO" e così via, sono da ritenere insignificanti e i marchi vanno considerati identici se sono tali agli occhi del pubblico di riferimento; osserva altresì che S. ha creato una vera e propria famiglia di marchi.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha osservato che S.A. non utilizza il marchio Stella ma unicamente il marchio Stella Rosa, che rappresenta un marchio generale accanto al quale, e non in sua sostituzione, vengono usati ulteriori marchi specifici del singolo prodotto (STELLA PEACH, STELLA ROSSO, STELLA BIANCO ecc).
L'appellante non ha dimostrato che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il marchio di S.A.S., pur a suo tempo registrato, sia anche in concreto utilizzato e, quindi, idoneo a creare confusione con l'identico marchio di F.M..
Parimenti non vi è prova che i marchi speciali Stella Bianco e Stella Rosso, che pure il tribunale ha dichiarato nulli per essere confondibili con il marchio Stella della F.M., siano utilizzati da soli e non soltanto unitamente al marchio generale Stella Rosa, come - invece - risulta dagli stessi documenti prodotti dall'appellante in primo grado (cfr. docc. 15-17 e 18 prodotti da F.M., fascicolo di primo grado).
Anche sotto questo profilo il rischio di confusione va escluso e, conseguentemente, la domanda dell'appellante deve essere respinta.
2.Con il secondo motivo di appello la F.M. lamenta l'errore della sentenza del tribunale nel considerare validi i marchi Stella Rosa, Stella Platinum, Stella Mia, Stella Rosé, con conseguente falsa applicazione dell'art. 12 cpi.
Sostiene in proposito:
- che il marchio Stella Black è stato ritirato;
- che il marchio Stella non è debole
- che Stella Platinum ha valenza descrittiva, in quanto indica il colore del vino, e così pure Stella Rosé;
- che il cuore del marchio è la parola Stella e le parole Rosa, Mia o Platinum ne costituiscono una mera declinazione simbolica;
- che la tesi qui sostenuta trova conferma nelle decisioni dell'EUIPO, che ha dichiarato nulli a causa del rischio di confusione per il pubblico 5 marchi europei riportanti la parola Stella, di cui quattro verbali (Stella Rosso, Stella Azura, Stella Blanco e Stella Babies) ed uno misto (Stella Azzurra e dalla decisione dell'UIBIM in Italia che ha dichiarato nullo il marchio Stella Flora.
Il motivo va rigettato.
Nulla va detto (conformemente alle conclusioni dell'appellante) a riguardo del marchio Stella Black, la cui domanda di registrazione è stata ritirata.
La domanda concernente il marchio Stella Rosé è inammissibile, in quanto non contenuta nelle conclusioni dell'appello né, a suo tempo, in quelle di primo grado.
Il termine platinum indica un colore a cavallo tra il grigio e il rosa, come correttamente osservato da parte appellante, ma il vocabolo platinum - o platino - non è mai utilizzato nella lingua italiana per indicare il colore di un vino, sicchè esso non può in alcun modo considerarsi descrittivo all'interno del marchio in esame.
La debolezza del marchio Stella è stata riconosciuta dal tribunale con motivazione confermata al precedente paragrafo 1.1.a - al quale si rinvia - con la conseguenza - anch'essa già evidenziata - secondo cui anche lievi modificazioni od aggiunte sono sufficienti ad escluderne la confondibilità. Ne consegue che i termini Rosa, Platinum o Mia, non descrittivi per un vino, sono sufficienti ad escluderne la confondibilità con il marchio Stella dell'appellante.
Le decisioni rese in sede comunitaria dall'EUIPO e quella resa in Italia dall'UIBIM non sono vincolanti per l'autorità giudiziaria. Si richiamano comunque, sul punto, le considerazioni già svolte sempre nel paragrafo 1.1.a.
3.Con il primo motivo d'appello incidentale S.A. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità del marchio Stella a suo tempo registrato dalla F.M..
Il motivo è stato proposto per il caso di mancato rigetto della domanda di contraffazione proposta ex adverso. Siccome i motivi con cui l'appellante principale ha censurato la sentenza del tribunale, nella parte in cui ha respinto la propria domanda di accertamento della contraffazione, sono stati respinti, il primo motivo dell'appello incidentale è assorbito.
4. Con il secondo motivo d'appello incidentale S.A. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato la validità dei marchi Stella Bianco e Stella Rosso.
Sostiene che, quantunque, trattandosi di domanda di nullità, sembrerebbe valere il principio per cui occorre avere riguardo al marchio come registrato e non come usato, tuttavia anche nel giudizio di opposizione e di nullità di una registrazione non sempre ci si può - e non sempre ci si deve - limitare ad una valutazione astratta del segno come risultante dalla sola domanda e dal solo certificati di registrazione. Soggiunge che negli Stati Uniti, che rappresentano il mercato di sbocco, S. non usa mai i due elementi contenuti nelle registrazioni e domande di registrazione ... da soli, ma ... sempre ... apponendo prima di essi l'elemento ulteriore ... costituito dal componente Rosa. Ne fa discendere che il giudizio relativo al ricorrere del rischio di confusione, che è richiesto anche in materia di nullità, dovrà tenere conto anche del contesto nel quale i marchi sono costantemente utilizzati dalla S. medesima.
Il motivo va rigettato per le considerazioni evidenziate dalla stessa difesa di S.A., ossia che, trattandosi di domanda di nullità, il confronto va effettuato tra i due segni registrati ed a prescindere dall'uso concreto del marchio e, quindi, anche dal mercato di sbocco dei relativi prodotti. D'altra parte, che i termini Bianco e Rosso siano descrittivi per il vino e, quindi, non differenzianti è circostanza neppure contestata dall'appellante incidentale.
5.Le istanze istruttorie riproposte da tutte le parti del giudizio sono irrilevanti ai fini del decidere.
6. Per tutte le considerazioni che precedono sia l'appello principale di F.M. che l'appello incidentale di S.A. vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del gravame tra F.M. e S.A. seguono la soccombenza della prima, assolutamente prevalente; le spese processuali tra F.M. e le altre parti del giudizio seguono la soccombenza.
La liquidazione è effettuata, a favore di ciascuna parte appellata, in complessivi Euro. 9.515,00 per compensi - dei quali Euro. 2.835,00 per la fase di studio, Euro. 1.820,00 per quella introduttiva ed Euro. 4.860,00 per quella decisoria - oltre accessori di legge. La liquidazione è effettuata sulla base dei compensi previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, facendo applicazione dei valori medi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da F.M.S.L. spa e l'appello incidentale proposto da S.A.W. Inc avverso la sentenza n. 3735/2019 pronunciata dal tribunale di Torino, sezione specializzata in materia d'impresa, che conferma;
- condanna la F.M.S.L. spa a rimborsare alle altre parti del giudizio spese di lite del gravame, che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi Euro. 9.515,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 a carico di F.M.S.L. Spa e di S.A.W. Inc.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 svolta da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams in base alle disposizioni di cui all'art. 23, nono comma, del D.L. n. 137 del 2020, relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Depositata in cancelleria il 20 maggio 2021