Settore vinicolo - Marchio - Patronimico - Azione di contraffazione - Condotta di terzi - Produzione e commercializzazione di vini - Etichettatura - Diritto di preuso locale - Ambito territoriale - Regime di duopolio - Liceità della coesistenza dei segni - Concorrenza sleale - Illecito confusorio - Limiti del preuso - Appropriazione di pregi (c.d. agganciamento) - Patronimico utilizzato come segno distintivo - Preuso locale di un marchio di fatto contenente un patronimico (nella specie, utilizzato fin da epoca anteriore alla registrazione del marchio altrui per contrassegnare tipologie, qualità di vitigno e metodi di lavorazione di prodotti vinicoli omogenei) - Novità del marchio successivo - Diritto del preutente di continuare ad utilizzare il segno per lo stesso genere di prodotto nei limiti della diffusione locale registrata e di mantenere inalterata la propria ragione sociale.
SENTENZA
n. 5969/2026 pubbl. 29/06/2026
(Presidente: dott. Raffaele Del Porto - Relatore: dott. Davide Scaffidi)
nella controversia civile iscritta al n. r.g. 8133/2020 promossa da:
Parte_1, con l’avv. A. Borra e l’avv. S. Tononi;
ATTRICE
nei confronti di:
Parte_2, con l’avv. P. Cervato e l’avv. L. Ambrosetti; Controparte_1, con l’avv. M. C. Tramacere; Parte_3 , con l’avv. M. C. Tramacere;
CONVENUTE
oggetto: contraffazione marchio; concorrenza sleale;
conclusioni: le parti hanno precisato le domande come da verbale del 15.7.2025
FATTO E PROCESSO
Controparte_2 (“ Pt_1 ), attiva nel settore della produzione e commercializzazione di vini, è titolare di marchi denominativi, nazionali ed europei, coincidenti o contenenti il patronimico “ Pt_1 , marchi registrati nel 2018 e nel 2019 in classe 33 Nizza (bevande alcoliche) e altre.
Parte_2 (“ Parte_2 ), attiva nel medesimo settore, produce, anche a mezzo del contoterzista Controparte_3(“ CP_1 ), vini con etichette “ Parte_2 o “ Parte_2 , destinandoli al servizio di ristorazione e somministrazione bevande offerto da Parte_3[...] (“ Pt_3 ), e, attualmente, anche ristorazione e somministrazione bevande nel contesto dell’attività connessa di agriturismo.
Pt_1 ritenendo che l’utilizzo del medesimo patronimico integri la contraffazione delle privative vantate, oltre che un atto di concorrenza sleale, ha chiesto e ottenuto in via cautelare la descrizione dei prodotti asseritamente contraffattori e del relativo materiale probatorio; nel presente giudizio ha chiesto l’inibitoria dall’utilizzo - anche in funzione di ditta - del segno, assistita da penale, la distruzione, la pubblicazione del provvedimento, il risarcimento dei danni, la retroversione degli utili e la pubblicazione del provvedimento.
Le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie, eccependo in particolare: a) la natura non commerciale dell’utilizzo del segno contestato, dal momento che la produzione dei vini oggetto di censura è destinata essenzialmente al consumo dei soci del circolo privato Pt_3 b) il preuso dei marchi di fatto contenenti il patronimico “ Pt_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate.
Sull’uso in commercio dei segni asseritamente contraffattori
Parte_2 CP_1 e Pt_3 come accennato, hanno dedotto l’inapplicabilità della disciplina relativa alla violazione dei marchi, dal momento che essa presuppone lo svolgimento di attività di tipo commerciale, cui esse sono estranee in quanto non rivestono la qualità di imprenditori commerciali.
Nei limiti d’interesse in questa sede, osserva il collegio che, come affermato da Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/11/2013, n. 26498, “L'illecito da contraffazione non richiede che l'autore della violazione rivesta la qualità di imprenditore commerciale, ma soltanto che, ricorrendo le altre condizioni, l'uso del marchio altrui sia destinato al mercato, inserendosi in una attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico, e non attenga ad un ambito meramente privato”.
Nel caso in esame, il fatto che la somministrazione dei vini recanti le etichette contestate avvenga in favore dei soci di un’associazione privata (e attualmente, con passaggio interno a Parte_2 in favore dell’agriturismo) non è circostanza incompatibile con lo svolgimento di un’attività economica organizzata, consistente per Pt_3 nella produzione di un servizio funzionale al conseguimento di un vantaggio economico (ad esempio, l’autofinanziamento per scopi istituzionali); considerazioni analoghe valgono anche con riguardo a Parte_2 e a CP_1 che, a ben vedere, fanno uso del segno operando all’interno del mercato, ancorché di dimensioni contenute per bacino geografico e per volumi, come risulta dai dati registrati in sede di c.t.u.: CP_1 si ripete, imbottiglia ed etichetta, a titolo oneroso, quale contoterzista di Parte_2 Parte_2 vende a Pt_3 il prodotto etichettato o lo impiega nell’attività connessa di agriturismo, a far data dal 2021.
Sul preuso
Parte_2 ha invocato il preuso del patronimico “ Pt_1 da parte dell’imprenditore individuale Pt_2[...] con ditta Azienda (...), la quale: a) utilizzava fin dal 2015 i segni “(...)”, “(...)” e “(...)” e il segno “(...)” fin dal 2016 per contrassegnare i relativi prodotti; b) ha conferito l’azienda in Parte_2 costituita il 7.8.2017, circostanza non specificamente contestata.
Pt_1 ha eccepito che il previo utilizzo del segno da parte delle convenute non è mai stato notorio; in ogni caso, l’uso del marchio di fatto “ Pt_1 da parte dell’attrice è anteriore all’uso di fatto vantato dalle convenute, oltre che notorio - ciò che precluderebbe, in tesi, la tutela invocata dalle avversarie.
In proposito osserva il collegio che le circostanze eccepite dall’attrice non rilevano ai fini della valutazione del diritto di preuso vantato dalla convenuta: l’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i., infatti, riconosce il diritto di continuare ad utilizzare il segno laddove ne sia dimostrato un utilizzo anteriore rispetto alla registrazione altrui, e non anche rispetto all’utilizzo di fatto altrui.
Del pari, non può ritenersi pertinente il riferimento attoreo alla dedotta notorietà del segno di fatto “Pt_1 utilizzato dall’attrice o dai suoi danti causa: la tutela rafforzata dei marchi che godono di rinomanza, infatti, offrendo una protezione ultramerceologica e oltre il rischio di decettività, non interferisce con l’operatività della disciplina del preuso, essendo semmai ostativa soltanto alla valida registrazione del segno da parte di terzi (problema che, per l’appunto, non ricorre nel caso in esame).
Sul tema del preuso, evidenzia il tribunale che, come recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/12/2024, n. 33614 “In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi un notorietà puramente locale, non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di duopolio, atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato”.
Resta da verificare se e come siano stati utilizzati dalle convenute, in epoca anteriore alla registrazione dei marchi altrui, segni contenenti il patronimico “ Pt_1 .
Al riguardo si rileva che il marchio denominativo nazionale italiano Pt_1 n. 302018000034798 è stato depositato in data 6.11.2018 e concesso in data 7.5.2019; il marchio nazionale italiano “Dal 1973 [...]Parte_4 ” n. 302018000034803 è stato depositato in data 6.11.2018 e concesso in data 7.05.2019; il marchio denominativo dell’Unione Europea “ Pt_1 n. 018062952 è stato depositato in data 10.5.2019 e concesso in data 16.10.2019.
L’impiego, in epoca anteriore, del patronimico “ Pt_1 da parte di Parte_2 anche per il tramite della conferente Parte_2 trova effettivamente riscontro nelle risultanze dell’istruttoria testimoniale espletata, lette congiuntamente con la relazione alla descrizione giudiziale e la documentazione acquisita in fase cautelare - verificata anche nel presente giudizio in sede di c.t.u.
Nello specifico, il teste Testimone_1 - grafico professionale, che ha prestato la sua opera su commissione di Parte_2 e di Parte_2 - all’udienza del 10.10.2022 ha dichiarato di realizzare dal 2015 le etichette “ Parte_2 , “ Parte_5 del FRÀ” e “ Parte_6 ”.
L’indicazione temporale è corroborata, nel senso dell’anteriorità rispetto alla registrazione dei marchi altrui, da una pluralità di elementi indiziari, che sono ricavabili: a) dalle fatture acquisite, le quali, ancorché prive in descrizione di riferimenti specifici ai marchi di fatto delle bottiglie vendute, attestano comunque la vendita a Pt_3 fin dal 2016 di vini che, per tipologia, qualità del vitigno, metodo di lavorazione e prezzi, risultano del tutto omogenei o direttamente coincidenti con quelli contrassegnati con le etichette censurate - circostanza evincibile anche dai rilievi svolti in sede peritale; b) dai brogliacci di prima nota di Parte_2 che attestano nel 2017 l’utilizzo dell’etichetta contenente il patronimico “ Pt_1 .
Deve quindi concludersi che il preutente - e, correlativamente, anche CP_1 e Pt_3 ciascuno per quanto di competenza - abbiano il diritto di continuare a svolgere la loro attività utilizzando i marchi di fatto contenuti nelle etichette interessate Parte_7 ; Controparte_4[...] Controparte_5 ; Controparte_6 [...]Controparte_7 e nei limiti della diffusione locale registrata.
L’ambito territoriale in cui il preuso si è svolto può essere individuato nei comuni in cui le convenute hanno sede e nei comuni in cui risiedono o hanno sede i loro clienti e fornitori, per come risultanti, alla data di registrazione del 6.11.2018, dalle fatture acquisite in sede cautelare e nella c.t.u. espletata nel presente giudizio; rientra quindi nei limiti territoriali consentiti dal preuso l’attività connessa di agriturismo esercitata da Parte_2 che, come emerso anche in sede di c.t.u., dal 2021 comprende la ristorazione e la somministrazione di vino.
Per le ragioni finora esplicitate, Parte_2 ha altresì il diritto di mantenere inalterata la propria ragione sociale.
Risulta assorbito l’esame delle ulteriori domande che presuppongono l’operatività delle esclusive sui marchi registrati invocati dall’attrice, inclusa la domanda di retroversione degli utili.
Sulla concorrenza sleale
Secondo l’attrice la produzione e commercializzazione, da parte delle convenute, di vini recanti un patronimico identico o simile a quello oggetto di privativa integra altresì un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria o per appropriazione di pregi, rispettivamente in violazione delle regole di lealtà commerciale di cui all’art. 2598, n. 1 e n. 2 c.c.
Con riferimento all’illecito confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c. risultano dirimenti i rilievi già svolti sopra, alla stregua dei quali - si ribadisce - deve ritenersi consentita in capo alle convenute la continuazione dell’utilizzo dei segni di fatto contenenti il patronimico “ Pt_1 , nei limiti sopra specificati.
Con riferimento all’illecito ex art. 2598 n. 2 c.c., evidenzia il tribunale che, come affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/07/2021, n. 19954 “La condotta di appropriazione di pregi è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo”.
Sul punto è sufficiente rilevare che il patronimico utilizzato come segno distintivo non è una qualità del prodotto commercializzato, e tantomeno una qualità ricorrente in Pt_1 e assente in Parte_2 Deve escludersi pertanto la ricorrenza della fattispecie illecita denunciata.
E’ assorbito l’esame della domanda risarcitoria per violazione delle regole di lealtà commerciale.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati i valori medi previsti dallo scaglione superiore applicabile alle cause di valore indeterminato e complessità elevata. L’unicità delle difese di Pt_3 e di CP_1 giustifica la solidarietà tra le stesse.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, definitivamente a carico di parte attrice.
Con riferimento alla fase cautelare, sussistono elementi per disporre la compensazione integrale delle spese, anche tecniche, tenuto conto del fatto che, all’epoca, la sussistenza del fumus funzionale a tutelare il diritto alla prova dei ritenuti illeciti industriali non poteva ritenersi inesistente, non essendo immediatamente disponibili alla ricorrente quegli ulteriori elementi che, per l’appunto, sono stati acquisiti soltanto con la descrizione e, compiutamente, soltanto nel corso del presente giudizio di cognizione piena.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando,
accertato il diritto di Parte_2 e, per quanto di competenza, delle
ulteriori convenute, di utilizzare il patronimico “ Pt_1 nelle forme e nei limiti del preuso, come specificato in parte motiva,
rigetta le domande attoree;
condanna l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2[...] liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1[...] e di Parte_3[...] in solido tra loro, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, definitivamente a carico dell’attrice;
compensa integralmente le spese tra le parti, incluse quelle tecniche, relative alla fase cautelare.
Brescia, 26.6.2026
Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi
Il presidente
dott. Raffaele Del Porto