Bevande spiritose - Citazione in giudizio di una distilleria da parte della Scotch Whisky Association avente la finalità di proteggere l’indicazione geografica ed il “buon nome” dello scotch whisky - Procedimento cautelare per descrizione ed inibitoria ex artt. 129 e 131 c.p.i. nei confronti della convenuta - Contestazione sulla commercializzazione dei prodotti Harry House Special Blend Whisky e Glandy Special Blend Whisky che presentavano il nome e l’aspetto complessivo che lasciavano intendere che si trattasse di whisky scozzese, mentre non contenevano affatto whisky, né scotch whisky in violazione della relativa denominazione d’origine e del regolamento CE 110/2008 - Accordo transattivo - Mancanza di prova che la convenuta avesse commesso violazioni dell'accordo transattivo sottoscritto - Accoglimento parziale dell'appello in ordine all'accertamento della violazione degli artt. 29 e 30 c.p.i. e 2598 c.c. - Inibitoria alla produzione, importazione, distribuzione, commercializzazione e pubblicizzazione del Glen Tower’s pure whisky.
SENTENZA
n. 3739/2023 pubbl. il 04/09/2023
(Presidente: dott.ssa Caterina Molfino - Relatore: dott. Giovanni Galasso)
nel processo civile d’appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 4/11/2021, contraddistinta dal n.
9016/2021, iscritto al n. 5053/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso
in decisione all’udienza del 28 marzo 2023 pendente
TRA
THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION (...), con sede in Edimburgo (Scozia), Quartermile 2, Lister square, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Prof. Mario Franzosi (...) e Vincenzo Jandoli (c.f. JNDVCN64L26F839M) e, in virtù di procura da questi ultimi conferita, dagli Avv.ti Federica Santonocito (...), Martina Dani (...), Dario Palmas (...) e Fabio Pisapia
- appellante -
E
DISTILLERIE CAMPANE S.R.L. (...), con sede in Pastorano alla Zona industriale N.A., località Torre Lupara, costituitasi in persona del sig. Guido Sorvillo, dichiaratosi amministratore unico, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all’art. 83 comma 3° c.p.c. nel procedimento ex artt. 129 e 131 c.p.i., dall’Avv. Alfredo Sagliocco (...);
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 29/9/2016, la Scotch Whisky Association (d’ora innanzi indicata anche come SWA) evocava in giudizio la Distillerie Campane S.r.l. esponendo che:
- era un’associazione con personalità giuridica in Scozia che aveva la finalità di proteggere l’indicazione geografica ed il “buon nome” dello scotch whisky;
- il 16/6/2015 aveva avviato un procedimento cautelare per descrizione ed inibitoria (ex artt. 129 e 131 c.p.i.) nei confronti della convenuta, contestando la commercializzazione dei prodotti Harry House Special Blend Whisky e Glandy Special Blend Whisky che presentavano il nome e l’aspetto complessivo che lasciavano intendere che si trattasse di whisky scozzese, mentre non contenevano affatto whisky, né scotch whisky in violazione della relativa denominazione d’origine e del regolamento CE 110/2008;
- il predetto procedimento si era concluso con un accordo transattivo sottoscritto il 30/7/2015;
- successivamente, il 23/6/2016, aveva avviato un nuovo procedimento di descrizione, sequestro ed inibitoria ex artt. 129 e 131 c.p.i., avendo rinvenuto in commercio i prodotti Glen Tower’s Pure Whisky e Cabana Drink Crema Whisky Original Cream Whisky;
- l’8/7/2016 il Tribunale aveva disposto la descrizione dei prodotti in questione e della relativa documentazione contabile; quindi, con provvedimento del 31/8/2016, aveva accolto parzialmente le richieste dell’associazione, disponendo il sequestro dei prodotti rinvenuti in fase di descrizione per la violazione del regolamento CE 110/2008, degli artt. 29 e 30 c.p.i. e dell’art. 2598 c.c., nonché dell’accordo del 30/7/2015; non aveva concesso l’inibitoria per difetto del periculum in mora, in quanto era stata accertata la cessazione della produzione e dell’imbottigliamento di “bevande spiritose” dall’aprile 2015;
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) confermare la descrizione concessa; 2) accertare e dichiarare che la produzione e commercializzazione, distribuzione, vendita, offerta in vendita, promozione pubblicitaria da parte della convenuta dei prodotti denominati “GLEN TOWER’S” e “CABANA DRINK CREMA WHISKY ORIGINAL CREAM WHISKY”, meglio individuati in atti, sono atti illeciti per violazione degli artt. 29 e 30 del c.p.i., del regolamento UE 110/2008 e dell'art. 2598 e 2043 c.c. per i motivi esposti nell’atto di citazione; 3) inibire definitivamente alla convenuta la produzione, importazione, distribuzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti della convenuta denominati “GLEN TOWER’S” e “CABANA DRINK CREMA WHISKY ORIGINAL CREAM WHISKY”, e meglio individuati in atti, o comunque denominati, ma in violazione delle norme sopra citate al punto 2, con riserva di chiedere l’inibitoria anche in via cautelare in corso di causa; 4) condannare la convenuta al pagamento di una penale pari a Euro 10.000,00 per ogni violazione dell’ordine d’inibitoria o giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine d’inibitoria; 5) condannare la convenuta al risarcimento del danno corrispondente equitativamente a Euro 100 per ogni bottiglia venduta, o altra somma equitativamente indicata dal Giudice, ovvero ex art. 125 c.p.i., tra cui anche alla retroversione del margine lordo del fatturato conseguito dalle vendite contestate con riserva di quantificarlo nel corso del giudizio; 6) disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale per due giorni consecutivi, a caratteri doppi rispetto al normale a cura della SWA e a spese di Distillerie Campane”.
Si costituiva la Distillerie Campane S.r.l., deducendo che, nel corso del procedimento, l’Ufficiale giudiziario aveva rinvenuto solo due bottiglie una per ciascuna delle bevande contestate nella sala espositiva della società ed aveva rilevato altresì che le cisterne per la conservazione del whisky erano vuote ed in disuso da lungo tempo; in ogni caso, l’accordo transattivo copriva tutti i fatti pregressi e disciplinava quelli successivi. Concludeva pertanto per il rigetto di tutte le domande.
Con sentenza n. 9016/2021, il Tribunale rigettava le domande, condannando l’attrice al pagamento delle spese. Osservava, infatti, che l’accordo transattivo del 30/7/2015 non riguardava soltanto i prodotti Harry House e Glandy, bensì tutte le condotte potenzialmente illecite della Distillerie Campane S.r.l.; a tale conclusione si giungeva in base all’art. 5 nel quale si faceva riferimento al divieto di produzione e distribuzione di “qualunque bevanda spiritosa”, ed all’art. 11 secondo il quale le parti rinunciavano a tutte le domande relative ai fatti precedentemente indicati. Ad avviso del Tribunale l’accordo disciplinava poi le eventuali violazioni successive, ma mancava la prova che la convenuta ne avesse commesse, essendo indimostrata la commercializzazione dei prodotti in contestazione successivamente alla transazione. L’Ufficiale giudiziario, infatti, al momento dell’accesso presso lo stabilimento della convenuta in sede di descrizione, aveva rinvenuto solo due bottiglie, constatando che le cisterne per il whisky erano vuote; inoltre il legale rappresentante della Distillerie Campane S.r.l., nel corso dell’interrogatorio, aveva affermato che dal marzo 2015 non erano state vendute bottiglie di whisky e che i 2.149,5 litri acquistati dalla società tedesca Salco in data 5/4/2016 erano stati rivenduti “sfusi” alla Mavi Drink S.r.l. (come risultava anche dalle fatture esibite). Ad avviso del Tribunale neppure le dichiarazioni della teste di parte attrice Rita D’Eustachio erano significative in quanto quest’ultima aveva acquistato una bottiglia nel 2016, ma successivamente non ne aveva trovate altre nel medesimo negozio, circostanza dalla quale doveva desumersi che si trattasse di rimanenze.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Scotch Whisky Association, con atto di citazione notificato il 2/12/2021, rilevando che:
- il Glen Tower’s veniva presentato come prodotto proveniente dalla scozia in quanto Glen (che in scozzese significa valle) è la parola maggiormente utilizzata per designare marche di scotch whisky; lo stesso, tuttavia, era un whisky spagnolo, come specificato nell’etichetta posteriore, imbottigliato a Pastorano;
- il Cabana Cream Whisky, in base all’indicazione riportata sull’etichetta frontale, si presentava come una crema al whisky, ma tra gli ingredienti il whisky non compariva;
- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’accordo transattivo poneva fine esclusivamente alla controversia riguardante i prodotti indicati nella premessa (Harry House Whisky e Glandy Whisky) e regolava gli obblighi della Distillerie Campane S.r.l. successivi alla sottoscrizione;
- conseguentemente, per i fatti anteriori alla sottoscrizione dell’accordo e non riguardanti i prodotti ai quali la transazione si riferiva, sussisteva la responsabilità dell’appellata in base alla disciplina contenuta negli artt. 29 e ss. c.p.i. e 2598 c.c.; i relativi danni potevano essere liquidati o in base all’art. 125 c.p.i. o in via equitativa, facendo applicazione del criterio indicato nell’accordo (Euro 100 a bottiglia);
- le violazioni anteriori alla sottoscrizione dell’accordo erano dimostrate dalle fatture di acquisto e di vendita indicate nel verbale di descrizione per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; inoltre era stata acquisita la fattura di acquisto di 2.149,5 litri di whisky dalla società tedesca Salco datata 5/4/2016, che non era stato rinvenuto; solo in occasione dell’interrogatorio formale il rappresentante dell’appellata aveva fornito spiegazioni producendo, tardivamente, le fatture di vendita della bevanda “sfusa”; dalle prove testimoniali risultava che il Glen Tower’s era stato commercializzato fino al mese di aprile 2017;
- in ogni caso, anche ove si ritenesse che l’accordo transattivo fosse idoneo a coprire tutte le condotte pregresse avrebbero dovuto essere sanzionate quanto meno le violazioni successive (commesse con la commercializzazione del Glen Tower’s e del Cabana Cream Whisky) che risultavano dagli elementi probatori raccolti; peraltro il Tribunale, del tutto immotivatamente, non aveva disposto l’accompagnamento coattivo di Mian Muhammad Shahzad (titolare dell’esercizio commerciale Fatima Nurai di M.M. Shazhad nel quale erano state rinvenute in vendita le bottiglie di Glen Tower’s) e l’ordine di esibizione della documentazione relativa all’acquisto di tale prodotto;
ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: “Nel merito
1) Riformare integralmente la sentenza n. 9016/2021 per i motivi esposti in narrativa ed accogliere le domande proposte da SWA nel giudizio di primo grado ed in particolare: Nel merito
a) confermare la descrizione concessa dal Tribunale di Napoli – dott. Emilio Quaranta – R.G. 20750/2016 - con decreto del 7.07.2016 confermato con ordinanza del 31.08.2016;
b) accertare e dichiarare che la produzione e commercializzazione, distribuzione, vendita, offerta in vendita, promozione pubblicitaria da parte di Distillerie Campane dei prodotti denominati “GLEN TOWER’S” e “CABANA DRINK CREMA WHISKY ORIGINAL CREAM WHISKY”, meglio individuati in atti, sono atti illeciti per violazione degli artt. 29 e 30 del c.p.i., del regolamento CE 110/2008 e/o dell’art. 2598 e 2043 c.c. per i motivi esposti in narrativa e dell’Accordo Transattivo per le vendite effettuate successivamente alla sua sottoscrizione; per l’effetto,
c) inibire definitivamente a Distillerie Campane la produzione, importazione, distribuzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti di Distillerie Campane denominati “GLEN TOWER’S” e “CABANA DRINK CREMA WHISKY ORIGINAL CREAM WHISKY”, e meglio individuati in atti, o comunque denominati;
d) condannare Distillerie Campane al pagamento di una penale pari a Euro 10.000,00= per ogni violazione dell’ordine d’inibitoria o giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine d’inibitoria;
e) condannare Distillerie Campane al risarcimento del danno corrispondente equitativamente a Euro 100,00= per ogni bottiglia venduta antecedentemente alla sottoscrizione dell’Accordo Transattivo e contrattualmente per le vendite successive, o altra somma equitativamente indicata dal Giudice, ovvero ex art. 125 c.p.i., tra cui anche alla retroversione del margine lordo del fatturato conseguito dalle vendite contestate nei termini indicati in narrativa;
f) disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale per due giorni consecutivi, a caratteri doppi rispetto al normale a cura della SWA e a spese di Distillerie Campane;
In via istruttoria
g) disporre l’accompagnamento coattivo ai sensi dell’art. 255 c.p.c. del titolare dell’esercizio commerciale Fatima Nurai M.M. Shahzad, corrente in Napoli, Via F. D’Aragona n. 10, al fine di procedere nei suoi confronti ad interrogatorio formale ai sensi dell’art. 121 bis, II comma c.p.i., avente ad oggetto l’individuazione delle quantità di bottiglie Glen Tower’s acquistate, il fornitore ed il prezzo di acquisto delle medesime; h) ordinare ex artt. 210 c.p.c., 212 c.p.c. e 2711 c.c. a Fatima Nurai M.M. Shahzad l’esibizione delle fatture ed ogni altra documentazione contabile utile a verificare la quantità di bottiglie acquistate e individuare da chi ha acquistato le bottiglie GLEN TOWER’S. Inoltre, qualora risulti che le bottiglie di GLEN TOWER’S siano state acquistate presso un esercente diverso da Distillerie Campane, ordinare ex art. 210 c.p.c., 212 c.p.c. e 2711 c.c. l’esibizione a detto rivenditore delle scritture contabili e di ogni altra documentazione relativa alla commercializzazione del prodotto GLEN TOWER’S;
i) ammettere un’ispezione ex artt. 118 c.p.c. e 258 c.p.c. da eseguirsi presso la sede legale di Distillerie Campane in Zona Industriale N.A., Frazione: Località Torre Lupara, 81050
Pastorano (CE), al fine di accertare l’esistenza e/o l’imbottigliamento e/o la vendita di detto quantitativo di whisky a terzi;”
2) condannare Distillerie Campane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire a SWA la somma di Euro 7,038.46=, oltre interessi legali, corrisposta per compensi e spese in ottemperanza alla sentenza n. 9016/2021”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 18/3/2022, la Distillerie Campane S.r.l., deducendo l’infondatezza dell’appello ed evidenziando che l’Ufficiale Giudiziario, recatosi presso il suo stabilimento sia in occasione della descrizione effettuata il 6/7/2015, sia in occasione di quella del 15/7/2016, aveva constatato la cessazione dell’attività di produzione ed imbottigliamento di whisky a partire dal mese di aprile 2015. Ha rilevato altresì che, proprio in base alle dichiarazioni dei testi dell’appellante – i quali peraltro erano dipendenti degli studi legali che rappresentano l’associazione e che dunque avevano avuto conoscenza dei fatti attraverso gli atti di causa - poteva concludersi, in base al principio del “più probabile che non”, che le poche bottiglie ancora in commercio erano state distribuite anteriormente all’accordo del 30/7/2015. Si è riportata infine sostanzialmente alla motivazione della sentenza di primo grado ed ha concluso per il rigetto dell’appello e per la condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
All’udienza del 28/3/2023, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto il processo in decisione, concedendo termini abbreviati ex art. 190 comma 2° c.p.c. di cinquanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è solo parzialmente fondato.
1. Va innanzi tutto considerato che l’accordo transattivo non si estende anche alle condotte oggetto del presente giudizio commesse prima della sua sottoscrizione. Ed infatti privo di rilievo è il fatto – evidenziato dal Tribunale per sostenere la portata generale dell’accordo - che gli articoli 4, 5 e 6 dell’accordo transattivo del 30/7/2015 facciano riferimento a “qualunque bevanda spiritosa” e che l’art. 9 riguardi “qualunque whisky”, perché si tratta di pattuizioni che disciplinano i rapporti futuri tra l’associazione e la Distillerie Campane S.r.l. che si impegnava a non porre in commercio determinati prodotti con particolari denominazioni a meno che non avessero le caratteristiche indicate nell’accordo. Invece, l’art. 13, che disciplina i rapporti pregressi, stabilisce che “le parti abbandoneranno il procedimento di fronte al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata delle Imprese sopra citato nelle premesse e rinunceranno a ogni e qualunque domanda relativa ai fatti sopra indicati; inoltre SWA non intraprenderà alcuna azione o contestazione nei confronti di D.C. in relazione alle bottiglie contestate e di “CABANA DRINK WHISKY” immesse sul mercato prima della data di sottoscrizione del presente accordo né D.C. solleverà qualunque contestazione in relazione all’azione svolta fino ad ora da SWA”. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, appare evidente già dal chiaro tenore letterale dell’accordo che “i fatti sopra indicati” (art. 13), in relazione ai quali le parti si impegnano a rinunciare a qualunque domanda, sono quelli oggetto del procedimento pendente espressamente menzionato nella premessa (r.g. 15308/2015) riguardante i prodotti Harry House Whisky e Glandy Whisky – e non anche quelli oggetto delle pattuizioni generali volte a regolare i futuri rapporti tra le parti contenute nei menzionati artt. 4 - 9 dell’accordo - altrimenti si sarebbero utilizzate espressioni più generiche quali, ad esempio, ogni violazione compiuta fino alla data odierna dalla Distillerie Campane S.r.l.. L’interpretazione del Tribunale appare altresì illogica, giacché ove l’accordo avesse avuto portata generale e non soltanto limitata ai prodotti oggetto del procedimento pendente, non si spiegherebbe la successiva estensione (contenuta nello stesso articolo 13) della rinuncia anche ad ogni azione per la commercializzazione del Cabana Drink Whisky (che non costituiva invece oggetto del procedimento pendente); è evidente che ove l’accordo avesse avuto portata generale idonea a “coprire” ogni precedente condotta illecita posta in essere dalla Distillerie Campane S.r.l., tale precisazione sarebbe stata inutile.
2. Escluso quindi che la rinuncia ad ogni azione contenuta nella transazione possa riferirsi a tutte le condotte illecite precedenti, occorre accertare se la produzione e la commercializzazione del Glen Tower’s pure whisky e della Cabana Drink crema whisky siano avvenute prima o dopo tale accordo al fine di verificare quale sia la disciplina applicabile (se quella pattizia ovvero quella normativa).
In realtà non può ritenersi raggiunta la prova del fatto che dopo la sottoscrizione dell’accordo l’appellata abbia posto in essere le condotte contestate. Ed infatti, né dal verbale del 6/7/2015, né da quello del 15/7/2016 risulta in atto la produzione o l’imbottigliamento di whisky ed in particolare dei prodotti oggetto della presente controversia (anzi nel secondo è indicato che le cisterne per il whisky erano in disuso da tempo). Inoltre, in occasione del secondo accesso, il sig. Antonio Barberio, dipendente della Distillerie Campane S.r.l. dichiarò all’Ufficiale Giudiziario che la società non commercializzava più liquori, ma solo alcool e distillati dal marzo 2015.
Scarsamente significative sotto tale profilo sono le dichiarazioni – sulle quali sostanzialmente si fonda l’appello - dei testi Rita D’Eustachio e Gian Lorenzo Randegger. La prima ha infatti dichiarato (cfr. verbale di udienza del 19/4/2018): “sono l’ex segretaria dell’avv Pisapia confermo di aver acquistato questa bottiglia di whisky come da scontrino e un uomo presente in negozio, non so dire se era il titolare mi disse che era un whisky molto venduto e ne aveva venduti molti ed infatti mi ero recata più volte ad acquistarlo senza trovarlo. Preciso che all’epoca dell’acquisto non ero la segretaria dell’avvocato e conferma che la bottiglia acquistata è quella che viene mostrata (doc LN)”. Lo scontrino è quello contenuto nel fascicolo di parte appellante dell’importo di Euro 10 emesso dall’esercizio di Fatima Nurai M.M. Shazad Via F. D’Aragona 10 Napoli il 10/5/2017.
Il Randegger ha dichiarato (cfr. verbale del 19/4/2018): “non sono residente in Italia e non sono e non sono mai stato il collaboratore di alcuno studio legale sul capitolo 1 conferma di aver acquistato due bottiglie del whisky che mi viene mostrato con la etichettatura che mi viene mostrata in quell’occasione chiesi se potevano procurare altre bottiglie mi risposero affermativamente ma poi non sono più tornato. Non chiesi altro. Confermo lo scontrino che mi viene mostrato posso dire che vi erano altre bottiglie di questo wisky ma non so dire quante”. Non è ben chiaro di quale scontrino si tratti, non essendo specificato nel verbale a quale documento del fascicolo di parte della SWA si faccia riferimento. Deve ritenersi comunque che lo scontrino sia quello emesso dal medesimo esercizio commerciale di Fatima Nurai M.M. Shazad Via F. D’Aragona 10
Napoli datato 22/3/2017 dell’importo di Euro 15 allegato alla dichiarazione scritta del Randegger del 30/3/2017, essendo così formulata la relativa domanda: “vero che il 22.03.2017 ho acquistato due bottiglie di Glen Tower’s a Euro 7,50.= l’una, presso l’esercizio denominato “Fatima Nurai M.M. Shahzad” di Napoli, in Via F. D’Aragona n. 10, come da scontrino e foto che mi si rammostra sub doc. J e L” (cfr. memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 depositata il 18/5/2017).
Tuttavia, il Randegger aveva acquistato, secondo quanto affermato dalla SWA, anche un’altra bottiglia di Glen Tower’s pure whisky presso l’esercizio commerciale Singh Jasvir in Aversa alla Via Diaz n. 16 il 10/2/2016, al prezzo di Euro 6,50, ed una bottiglia di Cabana Cream whisky il 17/5/2016 presso l’esercizio Sisalissimo di Napoli, Via San Cosmo fuori Porta Nolana n. 119/b il 13/2/2016 al prezzo di Euro 6 (cfr. dichiarazioni scritte contenute nel fascicolo del procedimento cautelare). Deve escludersi pertanto che le dichiarazioni testimoniali rese all’udienza del 19/4/2018 possano riferirsi anche a questi precedenti acquisti.
Tanto premesso, va rilevato innanzi tutto che delle dichiarazioni scritte dei due testi contenute nel fascicolo di parte appellante, ovviamente, non può farsi alcun uso; dalle deposizioni si ricava che gli stessi avrebbero acquistato solo il Glen Tower’s Pure Whisky, in quanto hanno fatto riferimento al liquore e non alla crema al whisky e che l’acquisto sia avvenuto sempre presso lo stesso esercizio commerciale. Orbene, a prescindere dalla credibilità dei testi - della quale pure potrebbe dubitarsi, atteso che sugli scontrini non è indicato il prodotto acquistato e che il prezzo del medesimo prodotto, alla luce degli stessi, appare differente, giacché l’unica bottiglia acquistata dalla D’Eustachio costava 10 Euro, mentre le due bottiglie acquistate dal Randegger avevano il prezzo di Euro 7,50 cadauna – sulla base delle loro dichiarazioni non può affermarsi che la distribuzione di tale prodotto sia successiva all’accordo. Il fatto che il whisky, nel 2017, sia stato rinvenuto sempre presso lo stesso esercizio induce già a dubitare che si trattasse di un liquore ancora regolarmente prodotto e distribuito; sotto tale profilo sarebbe stato necessario dimostrare che lo stesso era reperibile presso più esercizi commerciali. Inoltre, il fatto che la D’Eustachio si fosse recata presso il negozio più volte senza trovare il whisky in questione è circostanza che può indurre a ritenere che il prodotto non fosse più in circolazione e che il dettagliante lo avesse acquistato da grossisti che avevano soltanto rimanenze. Né appare significativo quanto dichiarato dal Randegger, circa la possibilità di ottenere altre bottiglie, sia perché dallo stesso non verificata, sia perché fondata su dichiarazioni de relato e del tutto generiche. Neppure sarebbe determinante in tal senso la dichiarazione del titolare dell’esercizio commerciale di cui è stato chiesto l’accompagnamento coattivo mai disposto dal Tribunale. Al riguardo, va innanzi tutto osservato che tale comportamento va qualificato come revoca tacita dell’ordinanza ammissiva della prova testimoniale; la stessa appare del tutto giustificata, dal momento che neppure sulla base delle dichiarazioni di tale soggetto si potrebbe accertare se la Distillerie Campane S.r.l. abbia continuato a distribuire il prodotto in questione anche dopo la firma dell’accordo transattivo, unica circostanza veramente rilevante ai fini della controversia, dal momento che la prova doveva riguardare esclusivamente “l’individuazione delle quantità di bottiglie Glen Tower’s acquistate ed il prezzo di acquisto delle medesime”. È pur vero che la prova è stata richiesta ai sensi dell’art. 121 bis c.p.i. e che il comma 5 consente al Giudice di rivolgere anche d’ufficio le domande “utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio”, ma sempre nei limiti dei fatti che il richiedente la prova deve specificamente indicare ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Infine, anche a prescindere da tali considerazioni, va evidenziato che la prova della data di produzione o di commercializzazione da parte della Distillerie Campane S.r.l. delle bottiglie vendute dall’esercizio commerciale in questione non poteva certamente trarsi dalle dichiarazioni del titolare, essendo necessaria la relativa documentazione contabile, soprattutto tenuto conto del fatto che, in occasione dell’accesso dell’Ufficiale Giudiziario, nessun documento contabile che dimostrasse tale circostanza è stato rinvenuto presso la sede della Distillerie Campane S.r.l..
Neppure potrebbe essere ammesso l’ordine di esibizione “delle fatture e di ogni altra documentazione contabile utile a verificare la quantità di bottiglie acquistate e individuare da chi ha acquistato le bottiglie Glen Tower’s”, dal momento che la richiesta è generica e dunque viola l’art. 94 disp. att. c.p.c.; a ciò può aggiungersi – e tale considerazione è assorbente – che tale richiesta è puramente esplorativa e non può pertanto essere accolta (Cass. 26943/2007), innanzi tutto perché non è certa l’esistenza di tali documenti e poi perché il loro contenuto potrebbe addirittura essere irrilevante dal momento che lo stesso appellante ha richiesto che “qualora risulti che le bottiglie di Glen Tower’s siano state acquistate presso un esercente diverso da Distillerie Campane, ordinare ex art. 210 c.p.c. 212 c.p.c. e 2711 c.c. l’esibizione a detto rivenditore delle scritture contabili e di ogni altra documentazione relativa alla commercializzazione del prodotto Glen Tower’s”.
Del resto, la parte non può sottrarsi all’onere della prova che sulla stessa grava attraverso l’ordine di esibizione dal momento che il mancato rispetto dello stesso, se rivolto alla parte è liberamente valutabile (Cass. 20104/2009), mentre se, come nel caso di specie, è rivolto ad un terzo, dalla sua mancata esecuzione non può trarsi alcun elemento.
Infine, nessun elemento può trarsi dai documenti rinvenuti presso la Distillerie Campane S.r.l. attestanti l’acquisto di 2.149 litri di whisky in data 5/4/2016 dalla società tedesca Salco; se è vero, come sostenuto dall’appellante, che i documenti contabili esibiti dal legale rappresentante dell’appellata Adele Perillo in sede di interrogatorio che dimostrerebbero la vendita del predetto whisky non imbottigliato alla Mavi Drink S.r.l. sono tardivi, è pur vero che l’onere di dimostrare che il liquore sia stato imbottigliato e venduto con l’etichetta Glen Tower’s pure whisky gravava sull’attrice (odierna appellante).
Tanto chiarito, deve quindi concludersi, sulla base delle dichiarazioni e degli accertamenti contenuti nel verbale di descrizione del 15/7/2016, che i prodotti oggetto del presente giudizio sono stati imbottigliati e commercializzati prima dell’accordo transattivo. È importante evidenziare che nel predetto accordo non era previsto l’obbligo della Distillerie Campane S.r.l. di ritirare dal mercato i prodotti commercializzati in precedenza in violazione dei quanto nello stesso previsto.
3.1 Non essendo applicabile il predetto accordo, occorre verificare se la commercializzazione dei prodotti in questione abbia determinato la violazione della normativa richiamata dall’associazione.
Quanto al Glen Tower’s Pure Whisky, la violazione consisterebbe nel fatto che il termine “glen” indurrebbe a ritenere che il whisky proviene dalla Scozia ed abbia le caratteristiche dello Scotch Whisky, mentre invece, come si legge nell’etichetta posta sul retro della bottiglia, lo stesso proviene dalla Spagna.
Orbene, può ritenersi che la Distillerie Campane S.r.l. abbia violato gli artt. 29 (secondo il quale “sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”) e 30 d.lgs. 30/2005 (secondo il quale “salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica. (…)”.
Ciò in particolare, alla luce del regolamento UE 110/2008 (oggi abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 787/2019, ma applicabile, ratione temporis, alla presente controversia) “relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose” che agli artt. 15 e 16 prevede che:
art. 15 “1. Ai fini del presente regolamento, per "indicazione geografica " si intende un'indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.
2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell'allegato III.
3. Le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III non possono diventare generiche.
Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell'allegato III.
Per "denominazione divenuta generica" si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nella Comunità.
4. Le bevande spiritose recanti un'indicazione geografica registrata nell'allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all'articolo 17, paragrafo 1”.
Art. 16: “Fatto salvo l'articolo 10, le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III sono protette da:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica registrata;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”.
Va infatti osservato che è pur vero che nel caso di specie l’etichetta non contiene alcun riferimento diretto allo scotch whisky, ma solo l’indicazione “Glen”, tuttavia, ciò è sufficiente a determinare la violazione delle norme in questione. L’art. 30 d.lgs. 30/2005, infatti vieta non solo l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine ma anche “di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine”; inoltre la CGUE nella nota sentenza 7/6/2018 n. 44 resa nella causa C-44/17, avente ad oggetto una controversia in tutto analoga a quella in esame (in cui un produttore di whisky tedesco aveva commercializzato il liquore denominato Glen Buchenbach, pur specificando che lo stesso era prodotto in Germania) ha escluso che la fattispecie potesse ritenersi tutelata ai sensi dell’art. 16 lett a), riconoscendo, tuttavia che la stessa poteva rientrare nella fattispecie della lettere b) della medesima norma. Secondo i giudici europei, infatti, “l'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 protegge le indicazioni geografiche da qualsiasi «evocazione», «anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", (...) "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili».
44 Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «evocazione» si estende all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una indicazione geografica protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione (sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
45 Pertanto, per accertare l'esistenza di un'«evocazione», ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale verificare, oltre al fatto se una parte di una indicazione geografica protetta sia incorporata in un termine utilizzato per designare il prodotto in questione, se il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di tale indicazione. Pertanto, il giudice nazionale deve sostanzialmente fondarsi sulla presunta reazione del consumatore nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione, essendo essenziale che quest'ultimo ricolleghi detto termine all'indicazione geografica protetta (sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 22).
46 Come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 55 delle sue conclusioni, da quanto precede risulta che la parziale incorporazione di un'indicazione geografica protetta nel segno controverso non costituisce un presupposto essenziale per applicare l'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008. Per valutare l'esistenza di un'«evocazione», ai sensi di tale disposizione, spetta dunque al giudice nazionale verificare se il consumatore, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta.
47 Al riguardo, va precisato che il giudice nazionale, nell'ambito della suddetta valutazione, deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punti 25 e 28).
48 In aggiunta, la Corte ha già dichiarato legittimo considerare che sussista evocazione di una indicazione geografica protetta allorquando, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, le denominazioni di vendita presentano una similarità fonetica e visiva (sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
49 Come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 58 delle sue conclusioni, tuttavia, neppure una similarità fonetica e visiva con l'indicazione geografica protetta riscontrata nella denominazione controversa configura un presupposto essenziale per accertare l'esistenza di un' «evocazione» ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008. Infatti, essa costituisce solo uno dei criteri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione allorché valuta se il consumatore, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Ne consegue che non è escluso che possa sussistere un'«evocazione» anche in assenza di una siffatta similarità.
50 Oltre ai criteri relativi all'incorporazione parziale di una indicazione geografica protetta nella denominazione controversa e alla similarità fonetica e visiva di detta denominazione con tale indicazione, la Corte ha rilevato che si deve, se del caso, tener conto del criterio della «somiglianza concettuale» esistente tra termini appartenenti a lingue differenti, poiché anche una tale somiglianza, al pari degli altri criteri summenzionati, è idonea a indurre il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto la cui indicazione geografica è protetta, quando si trovi in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa (sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
51 Da quanto precede risulta che, ai fini della determinazione della nozione di «evocazione» ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una indicazione geografica protetta nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale indicazione, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta indicazione.
52 Nel procedimento principale spetta dunque al giudice del rinvio verificare se un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, abbia direttamente in mente l'indicazione geografica protetta, ossia «Scotch Whisky», quando si trova in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa, nella fattispecie «Glen», tenendo conto, in difetto di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con l'indicazione geografica protetta e di un'incorporazione parziale della stessa indicazione in detta denominazione, della somiglianza concettuale tra tale indicazione e la medesima denominazione”.
Facendo applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, può ritenersi che l’uso del termine “Glen” sia idoneo a trarre in inganno il consumatore medio circa la provenienza del whisky – che, secondo l’allegato III al richiamato regolamento, per essere scotch whisky deve provenire dalla Scozia - dal momento che si tratta del termine utilizzato in Scozia nel significato di valle (in luogo di valley) e che è associato alle principali marche di whisky scozzese indicate anche nell’atto di citazione della SWA. Sul punto può altresì aggiungersi che la Distillerie Campane S.r.l. non ha affatto contestato tali considerazioni ed ha anzi riconosciuto sostanzialmente l’effetto ingannevole dell’impiego di tale termine, dal momento che nell’art. 9 dell’accordo dalla stessa sottoscritto il 30/7/2015 si è impegnata a non produrre o commercializzare “qualunque whisky o bevanda a base di whisky con una etichetta o confezione che contenga qualunque parola, nome geografico, immagine o altro, che sia evocativo della Scozia o del Regno Unito, inclusi, ma non limitato a, la parola “GLEN”, l’immagine della bandiera scozzese del leone rampante, a meno che il whisky o la bevanda a base di whisky siano interamente prodotti in Scozia o se appropriato, nel Regno Unito”.
Né rileva, per escludere l’illecito, il fatto che nell’etichetta posta sul retro della bottiglia fosse indicata la provenienza del whisky dalla Spagna, in considerazione di quanto espressamente previsto dall’art. 16 lett. b) del regolamento citato; inoltre tale indicazione non esclude la possibilità che il consumatore venga ingannato da quanto riportato sull’etichetta frontale in modo ben più visibile.
La condotta posta in essere dalla Distillerie Campane S.r.l. determina altresì la violazione dell’art. 2598 n. 1) c.c. giacché, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l’uso indebito di indicazioni di provenienza e denominazioni di origine integra un’ipotesi di appropriazione di pregi (con riguardo specifico all’appropriazione dei pregi dello Scotch Whisky cfr. Trib. Milano 23/10/1972 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 1972, 1405; Trib. Milano 20/11/1975 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1975, 690; C. App. Milano 21/10/1975 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1975, 670; C. App. Brescia 7/6/1974 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 1974, 794; Trib. Roma 19/6/1980 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 1980, 494).
Infine, non può dubitarsi della legittimazione dell’associazione ad agire ai sensi degli artt. 2598 e ss. c.c. per concorrenza sleale, sebbene tale azione sia riservata principalmente agli imprenditori; la legittimazione è stata infatti riconosciuta dalla S.C. in diverse occasioni, sulla base della previsione contenuta nell’art. 2601 c.c., anche alle associazioni che difendono interessi di particolari categorie di imprenditori purché portatrici di interessi autonomi rispetto a quelli dei singoli imprenditori (cfr. Cass. 11404/1996 e, con specifico riguardo alla SWA cfr. Cass. 5772/1984 e, sia pur implicitamente, Cass. 5544/1999). Nel caso di specie non vi è dubbio che l’associazione (della quale non sono stati prodotti lo statuto o l’atto costitutivo ma solo un estratto degli stessi) si ponga quale scopo la promozione e la protezione degli interessi del commercio di Scotch Whisky e, dunque, la tutela delle caratteristiche di tale prodotto anche nei confronti degli imprenditori che generino confusione al riguardo, traendo in inganno i consumatori ed attribuendo i pregi dello scotch whisky anche a whisky che non sia prodotti in Scozia.
3.2 Passando all’esame della questione relativa all’altro prodotto (Cabana Cream crema Whisky original cream whisky), deve osservarsi che la SWA ha agito per violazione – oltre che dell’accordo transattivo - dell’art. 2598 c.c. e dell’art. 10 del regolamento UE 110/2008. Orbene, non vi è dubbio che la commercializzazione della crema al whisky che non contiene in realtà whisky (come risulta dall’elenco degli ingredienti riportato sulla stessa bottiglia ben può integrare la violazione dell’art. 2598 n.
1) c.c. quanto meno sotto il profilo della generazione di confusione; tuttavia non può ritenersi che la SWA sia legittimata all’esercizio dell’azione ex art. 2598 e ss. c.c. riservata agli imprenditori e solo eccezionalmente estesa alle associazioni di categoria. È pur vero che l’art. 2601 c.c. prevede la legittimazione all’esercizio dell’azione anche alle associazioni di categoria e che l’art. 10 ter della Convenzione d’unione di Parigi per la proprietà industriale estende tale legittimazione anche alle associazioni straniere, ma, come osservato dalla giurisprudenza già innanzi richiamata (cfr. Cass. 11404/1996) “deve dunque individuarsi, perché sussista la speciale legittimazione ad agire in questione, che consente, eccezionalmente, ad un soggetto che non è un imprenditore, di esercitare un'azione tipica dell'imprenditore, anzitutto la sussistenza di un'associazione di categoria e quindi la sussistenza in capo ad essa di un interesse ulteriore differenziato rispetto a quello che legittima a denunciare il fatto concorrenziale l'imprenditore aderente. Tale da consentire dunque alla associazione di agire pur se questi non intenda farlo. Consegue che la identificazione di tale carattere contestualmente plurioffensivo del medesimo illecito concorrenziale non è legata ad una considerazione del numero dei soggetti imprenditori che sono lesi dalla concorrenza sleale, ma alla sussistenza, oltre al profilo di illecito che legittima costoro, di altro che lede direttamente l'interesse specifico per il quale la categoria si fa rappresentare, ovvero la associazione è sorta. Come potrebbe avvenire ove un atto di concorrenza si concretizzasse nella invasione da parte di soggetto appartenente ad una ben precisa categoria di imprenditori dello spazio di mercato di operatore appartenente ad altra categoria, ma in base ad una pretesa che inevitabilmente coinvolgesse tutta quest'ultima, e non il solo imprenditore immediatamente leso”.
Orbene, come sopra rilevato, la SWA è sorta a tutela esclusivamente dello “Scotch whisky” e non di ogni forma di concorrenza sleale che in qualche modo coinvolga il whisky ovunque prodotto. In altri termini, dall’estratto dell’atto costitutivo si evince che lo scopo dell’associazione – composta da distillatori ed esportatori di whisky scozzese - è quello di tutelare il whisky proveniente dalla Scozia al fine di evitare che altri soggetti possano indebitamente appropriarsi per i loro prodotti delle caratteristiche proprie dello scotch whisky alle quali è associato un particolare apprezzamento. Non è un caso, del resto, che anche la giurisprudenza citata dalla SWA a sostegno della propria legittimazione attiva riguarda esclusivamente controversie aventi ad oggetto prodotti che direttamente o indirettamente richiamavano le caratteristiche dello scotch whisky. Ciò non avviene, invece, con il Cabana Cream crema Whisky original cream whisky, nel quale non vi è alcun riferimento diretto allo scotch whisky, né tanto meno alcun richiamo indiretto all’impiego di scotch whisky nella preparazione del prodotto. Ed infatti sull’etichetta vi è raffigurato solo un paesaggio che non presenta elementi caratteristici della Scozia o del Regno Unito (quali, ad esempio, castelli, cavalieri in armatura, bandiere scozzesi, persone in kilt, cornamuse ecc.); né il nome contiene alcuna parola che possa suggerire la provenienza dalla Scozia, anzi, il termine Cabana non è in alcun modo ricollegabile al Regno Unito.
Non può ritenersi infine tardivo il rilievo del difetto di legittimazione attiva, potendo lo stesso essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio con l’unico limite del giudicato interno (cfr. ex multis, Cass. SS.UU. 1912/2012) che nel caso di specie non ricorre, non essendosi il Tribunale pronunciato in ordine alla domanda proposta ai sensi dell’art. 2598 c.c. con riguardo al Cabana Cream Whisky.
Deve dunque dichiararsi inammissibile l’azione proposta ai sensi dell’art. 2598 c.c., mentre, per quanto esposto sopra, non può essere promossa alcuna azione in forza dell’accordo transattivo – che invece aveva un contenuto più ampio, vietando il commercio di bevande con il nome contenente la parola whisky, qualora non fossero composte esclusivamente da whisky (cfr. artt. 4 e 7 dell’accordo) - con riguardo alla citata bevanda che, per quanto sopra esposto, deve ritenersi commercializzata prima della sottoscrizione dello stesso; peraltro, dopo l’acquisto che sarebbe avvenuto in data 17/5/2016 non risulta che lo stesso sia stato più rinvenuto in vendita, né i testi dell’appellante hanno riferito alcunché sul punto.
3.3 In definitiva l’appello va solo parzialmente accolto con riguardo al Glen Tower’s pure whisky.
Quale conseguenza dell’accertamento della violazione degli artt. 29 e 30 c.p.i. e 2598 c.c. la SWA ha chiesto di “inibire definitivamente a Distillerie Campane la produzione, importazione, distribuzione, commercializzazione e pubblicizzazione” del Glen Tower’s pure whisky, condannando l’appellata al pagamento di una penale pari ad Euro 10.000 per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di inibitoria.
La domanda di inibitoria definitiva può essere accolta ai sensi dell’art. 124 c.p.i. (nonché dell’art. 2599 c.c.), non essendo necessaria l’esistenza di un danno attuale o potenziale e potendo essere concessa anche quando la condotta è cessata (cfr., in tal senso, con riguardo all’art. 124 c.p.c. C. App. Milano 11/9/2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013, 5993; Trib. Monza 16/7/2002 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2002, 4510; con riguardo all’art. 2599 c.c., cfr. Cass. 6226/2013 secondo la quale l’ordine di inibitoria comporta l’obbligo di astenersi in futuro da una determinata attività pur se nel frattempo cessata). Non si ritengono sussistenti invece i presupposti per l’applicazione della penale per eventuali successive violazioni, dovendo aderirsi all’orientamento giurisprudenziale di merito secondo il quale la domanda di fissazione della penalità non può essere accolta quando gli episodi contestati siano stati sporadici o comunque di non rilevante gravità o quando la condotta risulti cessata, non essendovi quindi pericolo evidente di una sua ripetizione (cfr. C. App. Milano 8/10/2005 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2007, 5077; Trib. Bolzano 23/6/1998 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 1998, 3822). Nel caso di specie, deve ritenersi che il Glen Tower’s pure whisky abbia avuto una diffusione assai limitata, in quanto l’appellante ha dimostrato la sua distribuzione solo presso negozi di scarso rilievo e non, ad esempio, presso catene di supermercati o altri esercizi che ne garantissero ampia diffusione; inoltre, nel procedimento di descrizione l’Ufficiale Giudiziario ha dato atto della cessazione della sua produzione.
Analoghe considerazioni inducono a rigettare la domanda di pubblicazione della sentenza. La giurisprudenza largamente dominante, sia con riguardo alla pubblicazione prevista dalla disciplina sulla proprietà industriale che dall’art. 2600 c.c. in tema di concorrenza sleale, ritiene infatti che si tratti di una sanzione autonoma, priva di funzione risarcitoria e dunque indipendente dalla condanna al risarcimento del danno che costituisce esercizio di un potere discrezionale (sia nell’an che nel quomodo) ed insindacabile del giudice di merito (cfr. Cass. 1982/2003; Cass. 5722/2014; Cass. 11362/2022). Pertanto, considerato che nel caso di specie non risulta dimostrata la larga diffusione del prodotto in questione e che la condotta illecita da parte dell’appellata risulta cessata da lungo tempo, appare del tutto sproporzionata ed inutile la pubblicazione della sentenza (ed a maggior ragione su due quotidiani a tiratura nazionale e per due giorni di seguito come richiesto dall’appellante).
Infine, va rigettata la domanda di risarcimento del danno, non essendo stato dimostrato il danno nei confronti della SWA. Ed infatti, dalla documentazione dalla stessa prodotta (fatture di vendita tutte precedenti all’accordo transattivo) non risulta quante bottiglie di Glen Tower’s pure whisky siano state immesse sul mercato, giacché nelle stesse i prodotti vengono genericamente indicati e dunque non è possibile distinguere il Glen Tower’s dagli altri whisky che la Distillerie Campane S.r.l. ha commercializzato in passato e con riguardo ai quali è intervenuto l’accordo transattivo. Resta dunque, a tutto voler concedere, dimostrata la commercializzazione solo delle poche bottiglie rinvenute nell’esercizio commerciale nel quale si sono recati i testi dalla quale non può ritenersi sia derivato un danno per l’associazione, non essendovi prova di un’estesa e significativa diffusione del prodotto.
Né la domanda può essere accolta con riguardo al whisky che l’appellata ha acquistato dalla società tedesca Salco (come risulta dalla fattura del 5/4/2016); è vero che la dimostrazione della cessione del predetto liquore non imbottigliato alla Mavi Drink S.r.l. è stata fornita tardivamente dal legale rappresentante della Distillerie Campane S.r.l. solo nel corso dell’interrogatorio, ma è altresì vero che la SWA, originaria attrice, avrebbe avuto l’onere di dimostrare non solo che il whisky così acquistato era stato imbottigliato, ma anche che era stato rivenduto come whisky scozzese e con l’etichetta Glen Tower’s pure whisky; non avendovi provveduto, la domanda di risarcimento non può essere accolta neppure con riguardo a tale profilo.
4. All’accoglimento solo parziale dell’appello e comunque in considerazione dell’esito complessivo della lite (con l’accoglimento parziale e limitatamente ad un solo prodotto delle domande della SWA) consegue la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché del procedimento cautelare per effetto della reciproca soccombenza.
Quale conseguenza della statuizione sulle spese va accolta la domanda di restituzione di quanto versato dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese di giudizio (Euro 7.038,46). L’appellante ha infatti prodotto la prova del pagamento avvenuto l’11/11/2021 e tale circostanza non è stata comunque contestata dalla controparte. La condanna va emessa nei confronti del difensore Avv. Alfredo Sagliocco in favore del quale è stato eseguito il pagamento in esecuzione della condanna, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., non essendo peraltro necessario che lo stesso fosse citato personalmente nel giudizio di appello (Cass. 25247/2017; Cass. 9062/2010; Cass. 17157/2012). Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data del pagamento dovendo ripristinarsi in toto la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza riformata (cfr. Cass. SS.UU. 2841/1989 e giurisprudenza successiva conforme).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 4/11/2021 e contraddistinta dal n. 9016/2021:
1. accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado accerta la violazione da parte della Distillerie Campane S.r.l., per effetto della commercializzazione del Glen Tower’s Pure Whisky, degli artt. 29 e 30 c.p.i. e 2598 c.c. ed inibisce alla stessa la produzione, distribuzione e commercializzazione del predetto prodotto, confermando nel resto l’impugnata sentenza;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché del procedimento cautelare;
3. condanna l’Avv. Alfredo Sagliocco a restituire alla Scotch Whisky Association l’importo di Euro 7.038,46, versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284 comma 1° c.c. dal 11/11/2021.
Così deciso in Napoli, il 18 luglio 2023.
Il Cons. estensore
Dr. Giovanni Galasso
La Presidente
Dr.ssa Caterina Molfino