Settore vinicolo - Azienda vinicola americana attiva nella vendita sul mercato statunitense di vini importati anche dall’Italia, tra cui molti contraddistinti con marchi in cui compare il lemma «Stella Rosa» - Pregressa azione cautelare promossa da azienda vitivinicola italiana nei confronti di altre due società lamentando la contraffazione del proprio marchio anteriore «Stella» - Domanda dell'azienda vinicola statunitese per accertare l'assenza di contraffazione, da parte sua, in danno della convenuta e, in subordine, per la dichiarazione di decadenza per non uso e di nullità per assenza di carattere distintivo del marchio di controparte - Marchio registrato «Stella» quale marchio debole - Escluso il rischio di confusione tra i marchi - Differenziazione costituita dalla parola «Rosa» munita di elevata capacità distintiva - Aggiunta del lemma «Rosa» al termine «Stella» capace di neutralizzare il rischio di confusione dei segni di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i..

ORDINANZA

(Presidente: dott. Genovese Francesco Antonio - Relatore: dott. Falabella Massimo)

sul ricorso iscritto al n. 22351 R.G. anno 2021 proposto da:

Fratelli M.S.L. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Bottero e dall'avvocato Massimo Travostino;

ricorrente

contro

San Antonio Winery Inc., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Ricolfi e dall'avvocato Dario Candellero;

nonché contro

S. Fratelli & C. I.V.A.S.S. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Gagliasso;

controricorrente

nonché contro

C. I.VI.P. s.p.a. - Industria Vinicola Piemontese, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Improda e dall'avvocato Cristiana Brega;

controricorrente

avverso la sentenza n. 569/2021 depositata il 20 maggio 2021 della Corte di appello di Torino;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. - Con atto di citazione dell'8 giugno 2017 San Antonio Winery Inc. ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino Fratelli M.S.L. s.p.a. deducendo che essa attrice vendeva sul mercato statunitense vini importati anche dall'Italia; tra questi vini ve ne erano molti contraddistinti con due marchi in cui compariva il lemma «Stella Rosa» - da solo o accompagnato da un elemento figurativo - il quale indicava una «famiglia di prodotti» all'interno della quale, contrassegnati col medesimo marchio «di serie», erano presenti vini recanti altri segni distintivi. La società istante ha esposto che tra gli imbottigliatori italiani di cui essa si avvaleva vi erano le società S. Fratelli & C. I.V.A.S.S. s.p.a. e C. I.VI.P. s.p.a. - Industria Vinicola Piemontese che apponevano sulle bottiglie di vino prodotte i già menzionati marchi «Stella Rosa». Ha poi rilevato che nel 2016 Fratelli M.S.L. s.p.a. aveva proposto un'azione cautelare nei confronti di queste due società lamentando la contraffazione del proprio marchio anteriore «Stella»: il relativo procedimento si era concluso con la statuizione di rigetto. San Antonio ha quindi domandato accertarsi l'assenza di contraffazione, da parte sua, in danno della convenuta e, in subordine, la declaratoria di decadenza per non uso e quella di nullità per assenza di carattere distintivo, del marchio di controparte.

Fratelli M., nel costituirsi, ha dedotto di aver registrato il 31 luglio 1978 il marchio verbale «Stella» nella classe n. 33; ha spiegato che il detto segno distintivo non poteva ritenersi generico, né di uso comune nel settore vinicolo, e ha lamentato la contraffazione dello stesso da parte dell'attrice e delle società S. e C. attraverso la commercializzazione di vini recanti non solo il marchio «Stella Rosa», di cui si è detto, ma anche di altro marchio, individuato in «Stella». Ha quindi domandato autorizzarsi la chiamata in causa di S. e C. e rigettarsi le domande avversarie; ha quindi richiesto, in via riconvenzionale: di accertare che la condotta posta in essere dalle controparti costituiva contraffazione e concorrenza sleale; di emettere, conseguentemente, i provvedimenti inibitori della condotta stessa e di distruzione dei prodotti commercializzati; di accertare, inoltre, la nullità dei marchi di controparte «Stella», «Stella Platinum», «Stella Rosa», «Stella Mia», «Stella Bianco, «Stella Rosso» e «Stella Black» (quest'ultimo in corso di registrazione); di porre a carico delle controparti una penale per ogni violazione posta in atto; di disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza e la condanna delle controparti al risarcimento del danno.

Con sentenza del 25 luglio 2019 il Tribunale ha accertato che l'uso, da parte dell'attrice e delle terze chiamate S. e C., dei segni distintivi «Stella Rosa» non costituiva contraffazione del marchio «Stella», di titolarità di Fratelli M.; ha respinto la domanda di nullità dei marchi «Stella Platinum», «Stella Rosa» e «Stella Mia», di cui era titolare l'attrice, e accolto la domanda stessa con riguardo ai marchi «Stella», «Stella Bianco, «Stella Rosso»; ha rigettato le altre domande della società convenuta. Ha in sintesi osservato: che il marchio «Stella» registrato dalla convenuta non era nullo, ma era da considerare un marchio debole; che, in conseguenza, era sufficiente, ad evitare il rischio di confusione tra il detto marchio e il marchio «Stella Rosa», la differenziazione costituita dalla parola «Rosa», che non aveva carattere descrittivo ed era munita di elevata capacità distintiva; che, a maggior ragione, il rischio di confusione non sussisteva considerando l'uso che l'attrice e le terze chiamate facevano del marchio «Stella Rosa», il quale aveva una particolare caratterizzazione, nelle forme, ed era inserito all'interno di etichette ricche di elementi grafici; che non era provato l'assunto della convenuta circa l'uso, da parte dell'attrice e delle terze chiamate, del marchio «Stella»; che era irrilevante la circostanza per cui i vini «Stella Rosa» non erano venduti al pubblico italiano; che i marchi «Stella Platinum» e «Stella Mia» non erano nulli, dal momento che possedevano sufficienti elementi di differenziazione dal marchio «Stella», mentre erano da considerarsi nulli i marchi «Stella Bianco e «Stella Rosso», poiché in essi alla parola «Stella» era aggiunto un elemento verbale descrittivo del prodotto.

2. - Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Fratelli M. e San Antonio.

In data 20 maggio 2021 la Corte di appello di Torino ha pronunciato, in esito al giudizio di gravame, in cui si sono costituite le società S. e C., sentenza di rigetto delle proposte impugnazioni.

3. - Ricorre per cassazione, con cinque motivi, Fratelli M.. Resistono con controricorso San Antonio, C. e S. Fratelli M., San Antonio e C. hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo si lamenta la violazione falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 12 c.p.i. (D.Lgs. n. 30/2005). Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che nessuna delle resistenti aveva contestato il fatto che «Platinum» era un termine descrittivo, rilevandosi, in proposito, che la società S. aveva esplicitamente affermato negli atti di causa che la detta espressione verbale veniva «utilizzata per descrivere il colore del vino».

Il motivo è infondato.

La censura investe l'affermazione della Corte di appello con cui si è ritenuto che «[i]l termine platinum indica un colore a cavallo tra il grigio e il rosa, come correttamente osservato da parte appellante, ma il vocabolo platinum - o platino - non è mai utilizzato nella lingua italiana per indicare il colore di un vino, sicché esso non può in alcun modo considerarsi descrittivo all'interno del marchio in esame» (sentenza, pag. 25). Il rilievo è stato formulato dal Giudice distrettuale nel quadro dell'accertamento della validità di alcuni marchi di San Antonio, tra cui, appunto, «Stella Platinum»: ha spiegato la Corte di appello che, essendo il marchio «Stella», registrato dalla ricorrente, un marchio debole, lievi modificazioni o aggiunte erano sufficienti ad escludere la sua confondibilità con un diverso segno; onde l'aggiunta, a quel termine, di una espressione che non aveva valenza descrittiva era idonea ad escludere il rischio di confusione per il pubblico: quel rischio - può qui aggiungersi - che determina la nullità del segno a norma dell'art. 12, lett. a), c.p.i..

L'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744): in conseguenza, la regola posta dall'art. 115 c.p.c. non può investire la natura descrittiva del marchio. Analogamente, è escluso che abbia valenza confessoria l'asserito riconoscimento, da parte della controricorrente S., del significato che assumerebbe, nel marchio in discussione, il termine platinum: infatti, anche a voler ritenere che la dichiarazione in questione fosse contenuta in un atto sottoscritto personalmente dalla parte, e riferibile, quindi, a questa, oltre che al suo difensore (ma la ricorrente ciò non deduce), è a dirsi che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi (Cass. 27 febbraio 2019, n. 5725; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21509).

2. - Col secondo mezzo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, c.p.i.. Ci si duole che la Corte di appello abbia escluso la contraffazione del marchio «Stella» della ricorrente da parte dei segni di San Antonio che risultavano identici o simili allo stesso. Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del rischio di confusione per il semplice fatto che tali marchi («Stella Rosso», «Stella Bianco», «Stella Platinum» e «Stella Moscato») erano stati utilizzati unitamente al segno «Stella Rosa».

Il motivo non può essere accolto.

La doglianza inerisce al giudizio sulla contraffazione dei marchi dell'odierna ricorrente. La Corte di merito ha rilevato che San Antonio non utilizzava il marchio «Stella», quanto piuttosto il marchio «Stella Rosa» il quale rappresentava «un marchio generale accanto al quale, e non in sua sostituzione, [venivano] usati ulteriori marchi specifici del singolo prodotto»; ha precisato, poi, che non vi era prova che il marchio «Stella», pur registrato da San Antonio, fosse stato anche utilizzato, così da creare confusione con l'identico marchio di Fratelli M. (sentenza impugnata, pag. 24).

Ciò detto, l'argomentare della Corte di appello si sottrae a censura. Esso si fonda sulla natura debole del marchio «Stella» (cfr. pagg. 15 ss. della sentenza) e sul rilievo per cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole incide sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (per tutte: Cass. 21 ottobre 2022, n. 31221; Cass. 14 maggio 2020, n. 8942). La Corte di appello non ha fatto che applicare il detto principio, reputando, sulla base di un accertamento di fatto qui non sindacabile, che l'aggiunta del lemma «Rosa» al termine «Stella» valesse a neutralizzare il rischio di confusione dei segni di cui all'art. 20, comma 1, lett. b). c.p.i..

Né conta che San Antonio abbia provveduto a registrare il marchio «Stella»: a mente del cit. art. 20 quel che rileva, ai fini del giudizio sulla contraffazione, è il particolare uso, che, del marchio faccia, nell'attività economica, il supposto contraffattore. La conclusione si impone, del resto, avendo pure riguardo al chiaro tenore della direttiva di cui la norma nazionale costituisce recepimento. Infatti - lo ha ricordato la pronuncia impugnata - nell'ipotesi di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE (coincidente con la fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, lett. b, del c.p.i.), per valutare se il titolare del marchio registrato possa opporsi a un uso specifico occorre limitarsi alle circostanze che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accertare se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch'esso suscettibile di dare adito ad un rischio di confusione. (Corte giust. 12 giugno 2008, C-533/06, O2, punto 67).

3. - Il terzo motivo oppone, ancora, la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, c.p.i. Ci si duole che la Corte distrettuale abbia escluso la contraffazione con riferimento ad altri marchi («Stella Mia, «Stella Rosa, «Stella Black», «Stella Babies», «Stella Moscato», «Stella Pink», «Stella Gold», «Stella Red», «Stella Peach» e «Stella Berry»). Si deduce che la Corte di appello avrebbe indebitamente ristretto l'ambito di applicazione dell'art. 20 c.p.i.; si rileva, in particolare, che ai fini della contraffazione occorre guardare alle diverse modalità, attuali e potenziali, di utilizzo del marchio, «prescindendo dal fatto che al momento del giudizio i prodotti vengono presentati ad una determinata tipologia di pubblico piuttosto che a un'altra».

Il motivo non ha fondamento.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver essa escluso la confondibilità dei segni in conflitto, valorizzando, da un lato, la presenza, nel marchio «Stella Rosa», di elementi figurativi e, dall'altro, la diversa destinazione dei prodotti, posto che i vini con marchio «Stella Rosa» non erano indirizzati al mercato italiano (pagg. 18 ss. della sentenza).

Ora, l'apprezzamento della natura composita del segno «Stella Rosa» (insieme verbale e figurativo) non poteva non assumere incidenza ai fini del giudizio sulla contraffazione, visto che ogni elemento di quel marchio concorreva a dar conto delle differenze che era dato di ravvisare tra esso e il marchio della ricorrente (differenze che, stante la debolezza di quest'ultimo, potevano avere un peso decisivo ancorché fossero state lievi, secondo quanto si è detto): bene ha fatto, dunque, la Corte distrettuale a considerare il segno «Stella Rosa» nella varietà dei suoi elementi e ad escludere, quindi la confondibilità dei segni, avendo riguardo alla debolezza del marchio «Stella» della società Fratelli M.. L'esattezza, sul punto, della decisione impugnata vale ad escludere che assuma rilievo, ai fini che qui interessano, l'ulteriore argomentazione, svolta dalla Corte di appello, e basata sul fatto che i vini a marchio «Stella Rosa» non sono venduti sul mercato italiano. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 31 agosto 2020, n. 18119; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

4. - Col quarto motivo di impugnazione la ricorrente prospetta l'omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si imputa, in particolare, alla Corte di appello, di non aver tenuto conto della decisione dell'EUIPO del 30 marzo 2020, relativa al marchio «Stella e Luna», intervenuta nel corso del giudizio di appello, e di aver mancato di considerare le contestazioni svolte da Fratelli M. circa il presunto «affollamento» dei marchi «Stella» nel settore del vino.

Il quinto mezzo oppone l'omesso esame della decisione assunta dall'EUIPO il 30 marzo 2020 prospettandone la decisività in relazione alla pronuncia di accertamento della nullità dei marchi «Stella Mia» e «Stella Rosa» di San Antonio.

I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono nel complesso infondati.

La Corte di merito ha motivato circa la debolezza dei marchi attorei (sia ai fini del giudizio di contraffazione, sia ai fini del giudizio di validità dei marchi «Stella Rosa») osservando essere stato accertato, sulla base della documentazione prodotta da San Antonio, l'esistenza di trenta marchi che comprendevano il termine «Stella» (sentenza: pag. 16); ha poi escluso che assumessero rilievo le decisioni adottate in sede amministrativa (EUIPO) con cui era stata disposta la cancellazione di cinque domande di marchio eguali a quelle di San Antonio: sul punto ha attribuito rilievo al fatto che esse avevano «come territorio di riferimento rilevante la Germania e non l'Italia, sicché la percezione dei termini che [componevano] il marchio verbale [era] indubbiamente diversa» (pag. 17). Infine ha osservato che le decisioni rese in sede comunitaria dall'EUIPO non erano vincolanti per l'autorità giudiziaria (pag. 25).

Ciò posto, con la censura vertente sulla massiccia presenza dei marchi «Stella» si denuncia, più che l'omesso esame di un fatto decisivo, il mancato rispetto del principio di non contestazione (precisamente: l'assenza di valorizzazione della contestazione sollevata da Fratelli M. in ordine alla diffusione dei marchi «Stella» nel mercato che interessa: contestazione che si assume formulata da Fratelli M. sin dalla comparsa di risposta di primo grado). Va tuttavia osservato che la Corte di appello, pur ritenendo tardiva (siccome operata in comparsa conclusionale) la contestazione relativa alla fitta presenza di marchi recanti il termine «Stella», ha preso posizione sul tema relativo alle transazioni intercorse tra Fratelli M. e alcuni operatori del settore (cfr. pag. 28 del ricorso) che erano state menzionate proprio per confutare l’«affollamento» dei segni registrati contenenti il termine «Stella» sul mercato: ha osservato, infatti, che questi accordi confermavano la presenza del detto termine nei segni distintivi del settore (pagg. 16 s. della sentenza). In tal senso, la doglianza non si mostra aderente alla ratio decidendi. Quanto alla censura incentrata sulla decisione dell'EUIPO, essa manca di decisività, visto che, come osservato, il Giudice distrettuale ha escluso (e non poteva essere altrimenti, in presenza di un marchio diverso, a quanto consta, da quelli in contestazione) che le decisioni di tale organo vincolassero l'autorità giurisdizionale. E sul punto è appena il caso di rammentare che l'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5. c.p.c. deve riguardare un fatto decisivo: un fatto, cioè, il cui scrutinio avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

5. - Il ricorso è in conclusione respinto.

6. - La ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese in favore delle due controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1a Sezione Civile, il 23 maggio 2023.

Depositato in cancelleria il 20 luglio 2023