Settore vinicolo - Marchi - Condotta illecita ex art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i. ed ex art. 2598 c.c. - Rischio di confondibilità tra segni - Importanza nel settore vinicolo dei nomi, sia che si tratti di cognomi o di nomi di tenute, in quanto essi servono a contraddistinguere e a designare i vini - Abitudine dei consumatori a designare e a riconoscere il vino in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarlo - Impressione intuitiva dei marchi in conflitto che depone per la loro eterogeneità - Mancato riscontro nella fase di controllo di similitudini, fatta eccezione per qualche elemento privo di rilevanza distintiva.
SENTENZA
n. 670/2021, pubbl. il 12/10/2021
(Presidente estensore: dott. Christian Corbi)
nella causa civile iscritta al n. 372 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.6.2021 con l'assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 6.10.2021, vertente
TRA
AZIENDA (...) S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata a (...), Viale della (...), presso lo studio dell'Avv. (...), che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti (...), in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- parte attrice -
E IMPRESA (...), in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata a (...), presso lo studio dell'Avv. (...) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
OGGETTO : marchio d'impresa registrato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Azienda (...) S.r.l. (di seguito, breviter , anche ...) conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Impresa (...) (di seguito, breviter , anche " Azienda ") al fine di sentir, accertata e dichiarata la contraffazione del marchio di titolarità di parte attrice a opera di parte convenuta: a) inibire a quest'ultima, ex art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i. ed ex art. 2598 c.c., " la prosecuzione e la ripetizione di tali illeciti, inclusa la produzione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti contraddistinti dai segni descritti in narrativa o comunque ad essi simili ed in generale dal porre in essere condotte idonee ad agganciarsi alla comunicazione dell'attrice "; b) ordinare a parte convenuta " il ritiro " dal commercio dei " prodotti contestati "; c) ordinare la distruzione dei prodotti ancora in possesso della convenuta; c) fissare una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; d) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese della convenuta; e) condannare Azienda , ai sensi degli artt. 125 c.p.i. e 12 26 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti da (...) .
Si costituiva in giudizio Azienda, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e insistendo: a) in via principale, nel rigetto delle domande attoree; b) in via riconvenzionale i) n ella declaratoria di nullità, per carenza del requisito della novità, del marchio UE n. 17.885.897 di titolarità di parte attrice , ii) nella declaratoria di nullità del marchio internazionale n. 1.179.343 di titolarità di parte attrice (bottiglia di vino) poiché, in violazione dell'art. 9 c.p.i., sarebbe privo di elementi atti a differenziarlo dalla " forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto "; c) nella condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla corresponsione in f avore di parte convenuta della somma di EUR 25.000,00.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 4.7.2019, parte attrice spiegava, pur con riserva di meglio articolarla in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., domanda riconvenzionale di rico nvenzionale, avente a oggetto la nullità, per difetto del
requisito della novità, del marchio dalla convenuta n. 302018000011229.
La causa veniva istruita mediante il deposito e lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 17.6.2021, le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, il giudice si riservava di riferire al Collegio sulla decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla disamina dei documenti versati in atti (cfr. doc. ...), parte attrice ha provato di essere titolare di quattro marchi registrati in relazione alla classe merceologica n. 33 (vino, vinello, vin santo, grappa d'uve, bevande alcoliche escluse le birre) e segnatamente:
- del marchio complesso , oggetto di registrazione sia internazionale (n. 944595 effettuata in data 5.11.2007), sia nazionale (n. 1601068 effettuata in data 26.6.2014), così composto: dicitura (...), scritta in stampatello, sormontata da un tralcetto di vite a sua volta le gato da rafia naturale, graficamente rappresentata da due linee che, dalla parte centrale, si dirigono verso l'alto;
- del marchio denominativo, anch'esso oggetto di registrazione sia internazionale (n. 1115696 effettuata in data 16.3.2012), sia nazionale (n. 1601067 effettuata in data 26.6.2014), rappresentato dalle diciture "Cantina (...)" e "Il vino del tralcetto "poste l'una sopra l'altra ed entrambe scritte in corsivo;
- del marchio figurativo europeo di cui alla registrazione del 10.4.20218 n. 17.8 85.897 , rappresentato dall'immagine di un tralcetto di vite caratterizzato, nella sua parte centrale, da un intreccio di rami;
- del marchio tridimensionale, oggetto di registrazione internazionale (estesa all'Unione Europea ) n. 1.179.343 del 23.8.2013, rapp resentato da una bottiglia al cui collo risulta materialmente apposto e legato, mediante rafia naturale, il tralcetto di vite già descritto.
È inoltre emerso per tabulas (cfr. doc. ...), da un lato, l'impiego a opera di parte attrice dei marchi d i cui sopra per contraddistinguere, oltre la produzione vinicola, anche prodotti a essa collaterali (spumanti, passiti, distillati, olio extravergine di oliva, confetture, passate e sott'oli, ecc. ) e, dall'altro, per quel che concerne il solo simbolo del "tralcetto" , l'utilizzo dello stesso quale insegna degli uffici di parte attrice .
D'altra parte, (...) ha altresì comprovato (cfr. doc. ...) di aver utilizzato i propri marchi in abbinamento e connessione con opere d'arte caratterizzate dall'utilizzo di colori primari.
Parte attrice ha quindi allegato di aver contraddistinto mediante tale abbinamento le proprie cantine, i vigneti e l'intera comunicazione aziendale (packaging , etichette e materiale pubblicitario), finendo p er dar vita, asseritamente, a veri e propri marchi di fatto.
2. Parte convenuta ha invece allegato di utilizzare, ai fini della commercializzazione del proprio vino rosso, un'etichetta rettangolare verticale, a sfondo nero, suddivisa in tre parti: a) su quella superiore, è riportata la locuzione "Chiusa (...)", scritta in corsivo con carattere bianco, sovrastata da un simbolo a spirale; b) su quella centrale, è riportato
il marchio costituito dall'unica dicitura "vino sophia ", anch'essa scritta per metà in stampatello ("vino") e per metà in corsivo ("sophia"), sormontata dalla raffigurazione di una gemma di vite accostata a un fascio di colori primari che ne completa la
raffi gurazione; c) sulla parte inferiore, si colloca la dicitura, in stampatello e in colore bianco, " Montepulciano d'Abruzzo doc - Biologico ".
Dalla documentazione versata in atti (doc. 1 indice di parte convenuta), è emerso come Azienda abbia, in data 30.11.2 018, ottenuto, in relazione alle classi nn. 33 e 41, la registrazione di tale marchio con il n. 302018000011229.
3. Tanto premesso, parte attrice si duole della condotta di parte convenuta che utilizzerebbe, come proprio marchio e con riferimento al medesi mo settore merceologico, la raffigurazione del tralcetto di vite di cui sopra si è detto, correlato a un fascio di colori primari accostati fra di loro.
Detto utilizzo, infatti, secondo la prospettazione di (...) darebbe luogo, in violazione dell'art . 20 c.p.i., a un'attività contraffattiva del marchio, attesa la stretta somiglianza tra i segni distintivi in questione e l'identicità dei prodotti da essi contrassegnati (vini). Conseguentemente, il marchio che in questa sede ci occupa creerebbe confusio ne sul mercato in quanto i consumatori rischierebbero di associare indebitamente i due segni in conflitto in danno di parte attrice.
4. Ciò posto, si pone ora l'esigenza di stabilire se i marchi sopra descritti, utilizzati da imprese concorrenti nel medesimo ambito merceologico, siano tra loro confondibili. A tal fine, occorre porre in essere il c.d. giudizio di confondibilità in relazione a segni distintivi simili per prodotti identici (simili-identici).
Siffatto giudizio deve essere effettuato in astratt o, ossia sulla base delle indicazioni contenute nella registrazione dei marchi in conflitto e prescindendo, di contro, dai modi in cui i segni de quibus vengano , in concreto, utilizzati . Ne deriva che il giudizio di confondibilità deve essere condotto in disparte al verificarsi di un rischio concreto ed effettivo di confusione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, nn. 241/84, 248/70, 3425/73, 227/67), con riferimento " all'attenzione e alla cultura del pubblico e del consumatore medio " (Cass. civ., Sez. I, n. 23787/04), ha perimetrato le due fasi in cui tale giudizio si articola: la prima di esse, c.d. "intuitiva", ha a oggetto l'impressione di insieme che il raffronto tra i segni può sollecitare, prescindendo dall'esame analitic o e particolareggiato di ogni singolo elemento degli stessi; la seconda, c.d. "di controllo", mira a discernere quali somiglianze siano salienti e quali irrilevanti ai fini della confondibilità dei segni distintivi in conflitto, prendendo a tal fine in esa me il profilo visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto.
Prima di procedere in tal senso, appare comunque utile richiamare i principi fissati, con specifico riferimento al settore vitivinicolo, dal Trib. UE, 27.6.2019, T -268/18, che il Collegio intende fare propri: " nel settore vitivinicolo, i nomi sono molto importanti, sia che si tratti di cognomi o di nomi di tenute, in quanto essi servono a contraddistinguere e a designare i vini. In generale, occorre ricordare che i consumatori sono abitua ti a designare e a riconoscere il vino in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarlo e che tale elemento designa in particolare il viticoltore o la proprietà su cui il vino è prodotto [...]".
4.1. Ciò posto, m uovendo dalla fase intuitiva , occorre indagare, " secondo i canoni tradizionalmente seguiti e tramite una valutazione globale del rischio di associazione, l'interdipendenza fra i fattori presi in considerazione e in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segn i designati. Cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti " (Trib. Milano, 23.5.2017).
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava che la diversità dei fattori grafici e denominativi dei marchi in conflitto consente già prima facie di escludere il rischio di confusione tra gli stessi . In tale chiave interpretativa, il tralcetto utilizzato da (...) deve ritenersi ben distinguibile da quello utilizzato da Azienda non solo in ragione della diversità grafica degli elementi in sé considerati, ma anche della circostanza per la quale dal predetto ultimo tralcio risultano promanare una pluralità di colori primari. E ciò vale a fortiori in relazione all'eterogeneità del fatt ore denominativo: "(...)/Vinosphia".
Quindi l'impressione intuitiva dei marchi in conflitto depone per la loro eterogeneità.
4.2. Quanto alla fase di controllo , sotto il profilo visivo , non si riscontra alcuna similitudine, al netto di qualche aspe tto comunque privo di rilevanza distintiva.
La vis attractiva del marchio dell'attrice si condensa infatti nell'incontro di due tralcetti che, a sua volta, dà origine a una protuberanza nella parte centrale del segno distintivo. Tale protuberanza, in cui s i compie e si esaurisce il predetto incontro, è evocativa dell'intreccio di rami che tipicamente connota la vite: ogni tralcio risulta, infatti, costituito da nodi e internodi.
Al contrario, il marchio della convenuta si caratterizza per la presenza della cosiddetta "gemma di vite", colloca ta, invece, in posizione laterale rispetto all'asse del germoglio/tralcio. Diversamente poi dal tralcetto in uso a (...), quello della
convenuta viene riprodotto per metà e completato, per la parte mancante, da un fascio di colori primari.
Con riferimento a quest'ultimo elemento, deve ritenersi priva di pregio la tesi di parte attrice per la quale l'impiego di tale elemento a opera di Azienda evocherebbe le opere d'arte ( e i colori primari ivi contenuti ) asseritamente accostate ai prodotti (...). Sebbene, infatti, quest'ultima abbia fornito la prova della connessione dei prospettati elementi artistici ai propri prodotti, non risulta, in ogni caso, asseverato alcun uso continuativo degli stessi tale da far ragionevolmente ritenere sussistente un marchio di fatto, né tanto meno una novità e capacità distintiva dello stesso.
Del resto, non configura marchio di fatto l'uso di un segno in modo non intenzionale, sporadico, precario, sperimentale, occasiona le o l'uso isolato di vendita.
Sotto il profilo fonetico , i marchi per cui è causa non presentano alcuna somiglianza in
quanto composti da locuzioni (" (...) " e " Vinosophia "), prive di qualunque assonanza.
Sotto il profilo concettuale , gli elementi ch e compongono i rispettivi marchi , sia in chiave denominativa (" Vinosophia "), sia figurativa (diversità grafica del tralcetto), incidono notevolmente sull'impressione complessiva degli stessi , rappresentando delle varianti tutt'altro che irrilevanti.
Sotto il primo aspetto (denominativo), la dicitura " Vinosophia ", in quanto dicitura di fantasia, permette, infatti, di individuare , in maniera diretta e immediata, il vino in esame e, per l'effetto, di differenziarlo da quello dell'attrice, il cui elemento
denominativo ("...") rimanda, invece, inequivocabilmente all'imprenditore che lo produce (...).
Per quel che concerne, invece, il secondo aspetto (figurativo), si è già detto dell'eterogeneità degli elementi distintivi.
4.3. Alla luce di q uanto precede, il Tribunale esclude il rischio di confusione tra i segni in conflitto.
5. Parte attrice ha chiesto, altresì, al Tribunale di accertare che le condotte oggetto del giudizio di contraffazione vengano altresì censurate ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. Sotto il primo aspetto (art. 2598 n. 1 c.c.), le considerazioni che precedono, deponendo nel senso dell'esclusione del rischio di confusione tra i marchi per cui è causa, non consentono di ritenere integrate la fattispecie di cui a ll'art. 25 98 n. 1 c.c. Non si registra infatti la confusione di cui a tale ultima norma.
Sotto il secondo aspetto (art. 2598 n. 2 c.c.), la domanda attorea appare del pari infondata. Le superiori considerazioni hanno evidenziato che il marchio della convenuta debba considerarsi ben distinto da quello dell'attrice, sì da escludersi la fattispecie che stigmatizza l'indebita appropriazione dei pregi altrui.
6. Azienda ha tempestivamente spiegato in via riconvenzionale due domande aventi rispettivamente a oggetto la nullità del marchio attoreo UE n. 17.885.897, per carenza del requisito della novità, nonché del marchio internazionale n. 1.179.343, per violazione dell'art. 9 c.p.i.
6.1. La prima delle due domande riconvenzionali (afferente al marchio attoreo UE n.
17.885.897) è infondata. Al riguardo, occorre, preliminarmente, rilevare come, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. , non poss ano costituire o ggetto di registrazione come marchi d'impresa i segni distintivi che " siano identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini , se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un risc hio di confusione per il pubblico , che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni ".
In altre parole, la norma richiede, ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità:
a) l'esistenza di marchi identici o simili già registrati, o m olto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che il marchio andrà a contraddistinguere;
b) il marchio non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
c) rischio di confu sione o di associazione tra i segni distintivi in conflitto.
Al riguardo e per quel che concerne il requisito della novità con particolare riferimento al sub c), la giurisprudenza di merito, in modo costante (di recente Tribunale di Bologna, 27.2.2018), ne esclude la sussistenza allorquando l'identità o somiglianza fra i segni in conflitto, ovvero l'identità o somiglianza tra i prodotti o servizi a essi relativi, ingenerino nel pubblico, e con particolare riferimento al consumatore medio (e non a quello spe cializzato), il rischio di confusione, che può consistere anche nel rischio di associazione.
Applicando tali principi al caso di specie si ricava che il marchio di cui è titolare parte attrice (UE n. 17.885.897), registrato in data 10.4.2018, da un lato, sia anteriore rispetto a quello di parte convenuta, registrato invece in data 30.11.2018, e, dall'altro, che esso verta nel medesimo settore merceologico.
Se quindi ricorre, ai fini che qui interessano, il presupposto di cui al sub a), difettano, per quan to sopra detto, i requisiti di cui ai subb b) e c).
Si richiama sul punto quanto in precedenza esposto in relazione al giudizio di contraffazione, sia in ordine alla vis attractiva del marchio (...), sia in ordine all'assenza del rischio di confusione .
6.2. Parimenti infondata risulta essere la seconda domanda riconvenzionale (relativa al marchio internazionale n. 1.179.343).
Con la locuzione marchio tridimensionale o di forma si intende il marchio costituito dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso. In tema, l'art. 9 c.p.i. sancisce il divieto di registrazione come marchio delle forme imposte dalla natura stessa del prodotto.
Ciò posto, la giurisprudenza comunitaria (Trib. UE, 3.10.2018, T -313/17), condivisa dall'intestato Tribunale, ha affermato, in tema di marchio tridimensionale, che "al fine di determinare se la forma in oggetto possa essere percepita come indicazione d'origine dei prodotti, occorre analizzare l'impressione generale dalla stessa suscitata [...] . Pertanto, un marchio costituito da una combinazione di elementi, che singolarmente considerati sono sprovvisti di capacità distintiva, può possedere carattere distintivo qualora tali elementi lo acquisiscano nel loro complesso o nel loro insieme, ovvero nella loro peculiare combinazione ".
Orbene, applicando tali principi al caso di specie si ricava che la combinazione degli elementi applicati alla botti glia utilizzata da (...) - e in particolare la presenza del tralcetto di vite materialmente fissato a essa - siano in grado di conferire al contenitore in esame (bottiglia), elemento in sé considerato privo di originalità e quindi di capacità distinti va, una vis attractiva propria. Il risultato complessivo che ne deriva consente quindi di differenziare la bottiglia oggetto del marchio internazionale (...) dalle altre bottiglie esistenti sul mercato.
D'altra parte, non è invocabile, nel caso di sp ecie, l'art. 9 c.p.i., in quanto il marchio internazionale per cui è causa non si esaurisce nel mero marchio di forma (come ad esempio accade in altri marchi, in cui la forma della bottiglia rileva ex se : es. Amaretto di Saronno), ma si compone di elementi differenziatori estrinseci, quali il descritto tralcetto di vite materialmente fissato sulla bottiglia mediante rafia naturale.
7. Rimane quindi da esaminare la domanda spiegata da parte attrice, in via di reconventio reconventionis, avente a oggetto la nu llità del marchio di cui è titolare parte convenuta.
Tale domanda è inammissibile.
In primo luogo, deve essere osservato come l'art. 183, comma 5, c.p.c. consenta all'attore di spiegare in sede di prima udienza di comparizione delle parti la domanda riconv enzionale di riconvenzionale allorquando essa sia stretta conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto.
Nel caso di specie, la registrazione del marchio in capo a parte convenuta rappresenta circostanza nota all'attore e non mera conseguenza del l'attività difensiva dello stesso, cosicchè essa avrebbe potuto essere fatta valere in via principale.
In secondo luogo, trattasi di domanda genericamente allegata e quindi del pari inammissibile. (...) non ha, infatti, fornito alcun argomento specifi co diretto a supportare , in concreto, la nullità del marchio di Azienda , ma si è limitata a richiamare a tal fine il rischio di confusione.
In ogni caso, pur volendo per mera ipotesi, ma così non è, opinare in senso opposto, la domanda in esame r isulterebbe comunque infondata nel merito.
Le considerazioni che precedono in ordine all'eterogeneità dei marchi in conflitto consentono di attribuire al marchio di parte convenuta la capacità distintiva di cui all'art. 12 c.p.i.
8. Tirando quindi le fila del discorso, il Tribunale rigetta tutte le domande di parte attrice, da essa spiegate sia in via principale, sia in via di riconvenzionale di riconvenzionale .
Si rigettano inoltre tutte le domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta.
La soccomben za reciproca delle parti consente, inoltre, al Collegio di respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta nei confronti dell'attrice, difettandone il presupposto logico giuridico.
9. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la soccombenza reciproca delle parti ne impone al Tribunale l'integrale compensazione .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di (...), Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, all' esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 372/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- rigetta tutte le domanda spiegate da parte attrice nei confronti della parte convenuta, sia in via principale, sia in via di riconvenzionale di riconvenzionale;
- rigetta tutte le domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta nei confronti di parte attrice ;
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta nei confronti dell'attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 ottobre 2021
Il Presidente est. Dott. Christian Corbi