SENTENZA

pubbl. il 05/07/2019  

(Giudice: Dott.ssa Silvia Orlando)  

nella causa civile iscritta al n. 14408/17 R.G.

Promossa da:

SAN ANTONIO WINERY INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Los Angeles, California (U.S.A.), elettivamente domiciliata in Torino corso Galileo Ferraris n.43, presso lo studio dell’Avv. Marco Ricolfi che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Dario Candellero, Alessio Bottero, Marta Zurletti per procura in atti;

- ATTRICE -

CONTRO

FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Torino corso Vittorio Emanuele II n.94, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Bottero, Massimo Travostino e Alviero Sistri che la rappresentano e difendono per procura in atti;

- CONVENUTA-

E CONTRO

CAPETTA I.VI.P. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Santo Stefano Belbo (CN), elettivamente domiciliata in Torino via Viotti n.9, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Improda, Cristiana Brega e Alberto Landi che la rappresentano e difendono per procura in atti;

- TERZA CHIAMATA-

E CONTRO

SANTERO FRATELLI & C. I.V.A.S.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Santo Stefano Belbo (CN), elettivamente domiciliata in Torino via Maria Vittoria n.6,  presso lo studio dell’Avv. Loredana Gagliasso che la rappresenta e difende per procura in atti;

- TERZA CHIAMATA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L’ATTRICE:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

in via istruttoria, istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 5.3.2019;

nel merito

-accertare e dichiarare che l’uso, sia da parte della San Antonio Winery Inc. che da parte delle società che per essa imbottigliano il vino (ivi comprese, tra le altre, Santero Fratelli & C. I.V.A.SS. s.p.a. e la Capetta I.VI.P. s.p.a.), dei segni distintivi contenenti i componenti “immagine di corona + Stella Rosa” o l’espressione “Stella Rosa” di cui in narrativa, fra cui in particolare anche quelli individuati nei docc. 6, 12 e 16, non costituisce contraffazione del marchio “Stella” di titolarità della Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. registrato il 31 luglio 1978 e successivi rinnovi;

-in subordine, dichiarare che il medesimo marchio “Stella” di titolarità della Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. registrato il 31 luglio 1978 e successivi rinnovi è decaduto per non uso a far data dal 2006, 2012 o, in ulteriore subordine, quantomeno dal 2017;

-in ulteriore subordine, dichiarare nullo per difetto di carattere distintivo il medesimo marchio “Stella” di titolarità della Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. registrato il 31 luglio 1978 e successivi rinnovi;

-in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il marchio della San Antonio Winery Inc. “Stella Rosa” si è comunque convalidato ex art. 28 c.p.i.;

-per l’effetto di quanto sopra, respingere tutte le domande riconvenzionali proposte dalla Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a., in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta la San Antonio Winery Inc. da ogni pretesa avversaria;

-in ogni caso, respingere le domande di risarcimento dei danni e di retroversione degli utili, comunque, in subordine, dichiarandole prescritte ai sensi dell’art. 2947 c.c. per il periodo anteriore al quinquennio decorrente dal deposito della comparsa di costituzione e risposta della Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a.;

-disporre – a spese e cura della convenuta (o, in caso di inadempimento anche parziale di quest’ultima, autorizzando l’attore a provvedervi autonomamente, ma sempre a spese della convenuta) – la pubblicazione per due volte del dispositivo della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, nonché su due riviste del settore, con l’indicazione delle parti in grassetto e con caratteri di dimensioni doppie rispetto al resto del testo;

in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari comprensivi di ogni accessorio di legge.

PER LA CONVENUTA:

In via istruttoria, istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 6.3.2019;

In ogni caso, nel merito

In via principale, respinta ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria,

-respingere tutte le domande avanzate da San Antonio, come anche risultanti dalle conclusioni modificate all’udienza ex art. 183 c.p.c., in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. da ogni pretesa avversaria.

In via riconvenzionale nei confronti di San Antonio e in via diretta nei confronti di Santero e Capetta,

-accertare e dichiarare che l’uso in qualsiasi forma e modo del segno “STELLA ROSA” o comunque “STELLA” in tutte le sue declinazioni utilizzate dalla San Antonio, dalla Capetta e dalla Santero, nonché da eventuali altri soggetti che, per conto di San Antonio imbottigliano, etichettano, detengono e esportano il prodotto, costituisce contraffazione del marchio “STELLA” di proprietà dell’esponente di cui alla registrazione italiana n. 360459 del 3 luglio 1985 (domanda 31 luglio 1978), poi rinnovata alle scadenze e infine con l’attuale registrazione n. 1304346, in data 7 giugno 2010 (domanda 30 luglio 2008);

-accertare e dichiarare che l’attività di cui al punto precedente nonché quelle meglio descritte in narrativa e per le ragioni ivi enunciate integrano altresì atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3;

-per l’effetto, inibire alla San Antonio, alla Capetta e alla Santero di svolgere, direttamente o servendosi di altri soggetti, ogni attività in contraffazione con il marchio “STELLA” di titolarità della Fratelli Martini, in particolare ma non limitatamente, inibire alla San Antonio, alla Capetta e alla Santero, direttamente o per il tramite di altri soggetti, la produzione, la detenzione, la vendita, l’esportazione, la distribuzione, la pubblicizzazione, con ogni mezzo e anche attraverso la rete internet di qualsivoglia prodotto rientrante nella classe 33, contraddistinto dal segno “STELLA” o contenente tale parola o in ogni caso con altri segni confondibili con quello dell’esponente;

- inibire alla San Antonio, alla Capetta e alla Santero alla società convenuta ogni atto di concorrenza sleale quali quelli descritti in narrativa;

- ordinare alla San Antonio, alla Capetta e alla Santero il ritiro e la distruzione dei prodotti contraddistinti dal segno “STELLA ROSA” o comunque “STELLA” in qualunque foggia e seguito da qualsivoglia specificazione, delle etichette fronte e retro recanti il segno “STELLA ROSA” o comunque “STELLA” in qualunque foggia e seguito da qualsivoglia specificazione, del materiale pubblicitario (depliants, cataloghi ecc.) contenenti il segno “STELLA ROSA” o comunque “STELLA” in qualunque foggia e seguito da qualsivoglia specificazione, a spese delle medesime entro un termine di trenta giorni dal deposito della sentenza e con diritto dell’esponente ad assistere alle operazioni anche a mezzo di suoi consulenti;

- accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell’art. 12 c.p.i. delle seguenti registrazioni italiane tutte intestate a San Antonio:

- STELLA PLATINUM, reg. n. 1613340;

- STELLA, reg. n. 1641832;

- STELLA ROSA, reg. n. 1236959;

- STELLA MIA, reg. n. 1536651;

- STELLA BIANCO, reg. n. 1514597;

- STELLA ROSSO, reg. n. 1514596;

-accertare e dichiarare la nullità anche del marchio italiano STELLA BLACK (domanda n. TO/2013/000386), allo stato non ancora concesso, nel caso in cui, nelle more del giudizio venisse registrato;

-porre a carico della San Antonio, della Capetta e della Santero una sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 euro per ogni violazione e/o inosservanza dovesse essere constatata successivamente alla pronuncia dell’emananda sentenza, ovvero nelle maggiori o minori somme che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;

-porre a carico della San Antonio, della Capetta e della Santero una sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare all’emananda sentenza (incluso l’obbligo di pubblicazione del provvedimento), ovvero nelle maggiori o minori somme che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;

-disporre la pubblicazione per estratto e a caratteri doppi rispetto al normale dell’emananda sentenza su tre quotidiani a tiratura nazionale a cura dell’esponente e a spese della San Antonio, della Capetta e della Santero, in via solidale tra loro;

-dichiarare tenuta e condannare la San Antonio, la Capetta e la Santero in solido tra loro o, in subordine, ciascuna secondo le rispettive responsabilità a risarcire tutti i danni subiti dall’esponente in ragione della contraffazione subita nonché dell’attività di concorrenza sleale nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa anche alla luce della documentazione che verrà acquisita, in applicazione dei criteri enunciati in narrativa o, comunque, secondo equità, in ogni caso oltre alle maggiorazioni per rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì dell’illecito a quello dell’effettivo soddisfo;

-disporre la retroversione degli utili realizzati di San Antonio, Capetta e Santero in conseguenza della attività contraffattiva, nella misura in cui essi eccedano il danno determinato dal Giudice, a favore di F.lli Martini;

-con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge.

PER LA TERZA CHIAMATA CAPETTA I.VI.P. S.P.A.:

Ogni diversa domanda o eccezione respinta,

Nel merito

-rigettare tutte le domande proposte da parte di F.lli Martini Secondo Luigi s.p.a. nei confronti di Capetta I.VI.P. s.p.a., in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;

-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dalla convenuta F.lli Martini Secondo Luigi s.p.a., respingere tali richieste risarcitorie in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.

In via istruttoria, istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 6.3.2019.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.

PER LA TERZA CHIAMATA SANTERO FRATELLI & C. I.V.A.S.S. S.P.A.:

Previe le declaratorie del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

In via principale e nel merito

-respingere tutte le domande ex adverso proposte ed assolvere la Santero da ogni pretesa avversaria.

In via subordinata

-per la denegata ipotesi in cui si volesse ritenere la confondibilità tra i segni e salvo gravame, respingere comunque la domanda avversaria stante l’intervenuta convalida ex art. 28 c.p.i. del marchio “STELLA ROSA” di proprietà della San Antonio.

In via istruttoria istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 5.3.2019.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze di causa, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

  MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione la San Antonio Winery Inc. ha evocato in giudizio la Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. esponendo che: l’attrice vende nel mercato statunitense vini (anche) importati dall’Italia e ivi prodotti e imbottigliati; fra tali vini ve ne sono molti contraddistinti dal marchio “immagine di corona + STELLA ROSA” o “STELLA ROSA”, che indica una famiglia di prodotti all’interno della quale oltre al marchio “di serie” sono riportati i marchi “STELLA ROSA BERRY”, “STELLA ROSA PEACH”, “STELLA ROSA BIANCO”, “STELLA ROSA ROSSO”, “STELLA ROSA PINK” ecc.;  fra gli imbottigliatori italiani a cui l’attrice si rivolge per rifornirsi vi sono le società Santero Fratelli & C. I.V.A.S.S. s.p.a. e Capetta I.VI.P. s.p.a., le quali appongono il marchio “immagine di corona + STELLA ROSA” o “STELLA ROSA” sulle bottiglie di vino prodotte per l’attrice e destinate ad essere esportate negli U.S.A.; la Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. ha proposto un’azione cautelare nei confronti di tali due società italiane per l’uso del marchio, allegando la contraffazione del proprio marchio registrato “STELLA”, ed il procedimento cautelare si è concluso con un provvedimento di rigetto delle domande; come rilevato in tale provvedimento, non sussiste contraffazione tra l’uso dei segni distintivi contenenti i componenti “immagine di corona + STELLA ROSA” o “STELLA ROSA” effettuato dall’attrice e dalle società italiane che per essa imbottigliano il vino e il marchio registrato “STELLA” di titolarità della convenuta. Ha quindi domandato a questo Tribunale di accertare la non contraffazione; in subordine ha chiesto di dichiarare che il marchio della convenuta è decaduto per non uso dal 2006, dal 2012 o quantomeno dal 2017, in ulteriore subordine di dichiararlo nullo per difetto di carattere distintivo. 

La Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a., costituendosi, ha chiesto di rigettare le domande attoree in quanto infondate, rilevando che: la convenuta in data 31.7.1978 ha registrato il marchio verbale “STELLA” in Italia nella classe n.33 e la registrazione è stata rinnovata prima di ogni scadenza sino ad oggi; dalla sua registrazione il segno è sempre stato utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere Asti Spumante d.o.c.g., Spumante Dolce, Gavi e Barbera, come da materiale fotografico e fatture di vendita; tali vini sono stati commercializzati in Italia e anche esportati in Germania, ove la convenuta è titolare di altra analoga registrazione nazionale, e ultimamente lo spumante a marchio “STELLA” è entrato nella grande distribuzione essendo offerto in vendita nei punti vendita Esselunga anche on-line;  nessuna decadenza si è pertanto verificata, né controparte offre alcuna prova sul punto; il marchio è valido, non essendo la parola “STELLA” termine generico o di uso comune nel settore dei vini e la convenuta ha concluso transazioni con altri imprenditori che utilizzavano la parola nel settore, d’altronde la stessa attrice ha chiesto e ottenuto la registrazione del marchio verbale “STELLA” nel 2015; la condotta dell’attrice e delle società italiane Santero Fratelli & C. I.V.A.S.S. s.p.a. e Capetta I.VI.P. s.p.a., che imbottigliano ed esportano prodotti contraddistinti dal marchio “STELLA ROSA” ma anche “STELLA”, costituisce contraffazione del marchio della convenuta e condotta di concorrenza sleale; l’attrice è inoltre titolare dei marchi verbali registrati in Italia “STELLA”, “STELLA ROSA”, “STELLA PLATINUM”, “STELLA MIA”, “STELLA BIANCO”, “STELLA ROSSO”, che sono nulli ai sensi dell’art. 12 c.p.i.. Ha pertanto formulato in via riconvenzionale e nei confronti delle terze chiamate le domande sopra riportate.     

Le terze chiamate Santero Fratelli & C. I.V.A.S.S. s.p.a. e Capetta I.VI.P. s.p.a., costituendosi separatamente, hanno eccepito l’infondatezza delle domande svolte nei loro confronti, rilevando l’assenza di contraffazione o concorrenza sleale ai danni della convenuta nell’uso da esse effettuato del marchio “STELLA ROSA”, come ritenuto dal Tribunale nel provvedimento cautelare che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna convenuta; hanno altresì eccepito l’intervenuta convalidazione del marchio “STELLA ROSA” ai sensi dell’art. 28 c.p.i. per essere stata la Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. a conoscenza dell’uso di tale marchio da parte dell’attrice e delle terze chiamate fin dal 2011 e avendolo tollerato. Hanno formulato le conclusioni sopra riportate.

II. La domanda principale di parte attrice è fondata e viene accolta, in quanto l’uso del marchio “STELLA ROSA” da parte di San Antonio Winery Inc. e delle società italiane che per essa imbottigliano il vino per l’esportazione, quali le terze chiamate Santero Fratelli & C. I.V.A.SS. s.p.a. e Capetta I.VI.P. s.p.a., non viola i diritti della convenuta derivanti dalla registrazione di marchio “STELLA”.

La Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a. è titolare del marchio nazionale “STELLA” registrato al n.1304346 su domanda del 31.7.1978 e via via rinnovato, per i prodotti della classe n.33, ovvero vino e bevande alcoliche (docc. 6 e 7 della convenuta). Il marchio è verbale e consiste nella parola “STELLA”.

Nonostante parte attrice abbia formulato le domande di decadenza e di nullità del marchio in via subordinata rispetto alla domanda principale di accertamento di non contraffazione, che è fondata per i motivi che si esporranno, le questioni di decadenza e nullità vengono comunque esaminate in quanto proposte in via di eccezione rispetto alle domande riconvenzionali della convenuta e, seguendo un ordine logico, appare opportuno trattarle prima del raffronto tra i segni ai fini della contraffazione.

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 c.p.i. a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato, per un periodo ininterrotto di cinque anni.

L’art. 121 c.p.i. dispone che l’onere di provare la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe sulla parte che impugna il titolo, che può fornire la prova con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici, le quali devono essere gravi, precise e concordanti.

L’attrice, sulla quale incombeva l’onere di provare il non uso quinquennale del marchio posto a fondamento dell’eccezione di decadenza (decadenza che secondo le allegazioni sarebbe maturata dal 2006, in subordine dal 2012, in ulteriore subordine dal 2017), non ha fornito tale prova né ha formulato istanze istruttorie sul punto.

L’eccezione è pertanto infondata; oltretutto la convenuta ha provato l’uso effettivo del marchio per vini producendo numerosissime fatture di vendita di vini “STELLA” a società tedesche (una a società italiana) degli anni 2005 e 2006 (doc.9), a società tedesche degli anni 2010-2011-2012 (doc. 9 bis), alla società italiana Esselunga s.p.a. dell’anno 2016 (doc. 9 ter) e alla società tedesca Fratelli Martini Secondo Luigi Gmbh dell’anno 2016 (doc. 9 ter) con le fatture di vendita di tale società a clienti tedeschi degli anni 2015-2016-2017-2018 (doc 37); oltre a documentazione della vendita di propri vini “STELLA” presso i supermercati Esselunga e sul relativo sito internet nel 2016 (docc. 11 e 12, fotografia dello scaffale e stampata del sito internet di Esselunga del 13.5.2016). A fronte di tali elementi e dell’assenza di qualsivoglia prova di non uso fornita da parte attrice, risulta superfluo ammettere le prove orali dedotte dalla convenuta in ordine all’uso effettivo negli anni del marchio.

Il marchio registrato dalla convenuta non è nullo, avendo carattere distintivo, in quanto la parola “STELLA” non è descrittiva del prodotto vino e, pur evocando in senso figurato l’idea di altezza, qualità, bellezza, si tratta di  connotazione di pregio riferita a qualunque settore, che non ha aderenza al settore specifico del vino e non descrive una caratteristica tipica del vino.

Si tratta però di marchio debole, proprio per il significato in senso figurato del termine e per l’uso che della parola viene fatto nel settore del vino, come provato dai docc. 13, 14, 15, 22, 31, 59, 60, 61, 62, 63 di parte attrice, 18 di Capetta, 14, 15, 16, 47, 48, 51 di Santero; l’attrice ha allegato e provato l’esistenza di 30 marchi del settore vinicolo italiano che comprendono l’espressione “STELLA” (quali ad esempio Colline della Stella, Stella di Campalto, Stella Retica, Borgo La Stella, Tenuta Stella, Cantina Stella, azienda agricola Stella, Stella Flora, Stella del Sud, Stella d’Oro, Stella Rossa, Stella del Teso, Asti Stella, Donna Stella, Col di Stella, Stella Lucente). E le transazioni concluse dalla convenuta con alcuni imprenditori che includevano da anni il termine “STELLA” nel marchio (docc.29, 35, 36, riguardanti i marchi Stella Tullie, Vinistella, Prima Stella, Buona Stella, Cà Stella, Nerostella, Punto Stella, Stella del Levante, Stella Nera, Stella Polare) confermano la presenza della parola nei marchi del settore e comunque non implicano necessariamente la violazione del marchio della convenuta.

La debolezza del marchio rileva tanto ai fini del giudizio di novità del marchio “STELLA ROSA” dell’attrice, quanto ai fini del giudizio di non contraffazione del marchio “STELLA ROSA” e “STELLA ROSA + corona” usato dall’attrice e dalle terze chiamate.

L’attrice, a seguito di cessione da parte della terza chiamata Capetta, è titolare del marchio italiano “STELLA ROSA” registrato al n.1236959 su domanda del 12.12.2006,  per i prodotti della classe n.33 (doc. 6 dell’attrice). Il marchio è verbale e consiste nelle parole “STELLA ROSA”.

Il marchio dell’attrice è successivo al marchio della convenuta; non si tratta di marchio identico ai sensi dell’art. 12 lett. d) c.p.i., essendo costituito non solo dalla parola “STELLA” ma anche dalla parola “ROSA”; e l’art. 12 lett. e) c.p.i. dispone che non sono nuovi ai sensi dell’art.7 i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Nel caso in esame non si ravvisa il rischio di confusione per il pubblico, neppure sotto il profilo del rischio di associazione fra i segni, considerato che il marchio “STELLA” della convenuta è debole per i motivi già evidenziati e che si ritiene pertanto sufficiente al fine di evitare il rischio di confusione la differenziazione introdotta con la parola “ROSA”, che non ha carattere descrittivo del prodotto vino e ha elevata capacità distintiva.

Per gli stessi motivi non sussiste contraffazione fra il marchio della convenuta e il marchio “STELLA ROSA” e tantomeno “STELLA ROSA + corona” usato dall’attrice e dalle terze chiamate.

Ai sensi dell’art. 20 lett. b) c.p.i. il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare a terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Non si ritiene sussistere un rischio di confusione per il pubblico nel caso di specie, neppure sotto il profilo del rischio di associazione fra i segni, per le ragioni già evidenziate con riferimento al giudizio di nullità, risultando sufficientemente differenziato il marchio “STELLA ROSA” rispetto al marchio “STELLA” mediante l’aggiunta del termine “ROSA” non descrittivo del prodotto e avente capacità distintiva, alla luce della debolezza del marchio “STELLA”  e della presenza nei marchi del settore della parola che lo costituisce. A maggior ragione il rischio di confusione non sussiste considerando l’uso che in concreto l’attrice e le terze chiamate fanno del marchio “STELLA ROSA”, unitamente  alla raffigurazione di una corona; la caratterizzazione grafica particolare è rappresentata dall’etichetta oggetto del doc. 12 dell’attrice, con le parole STELLA e ROSA di uguali dimensioni ma di colori diversi, le lettere L e R fuori misura, la corona di grandi dimensioni che sormonta la scritta e nella parte bassa la dicitura “Il conte” (si vedano i docc. 12, 16, 44-58 dell’attrice, 3 di Capetta, 5, 10, 11, 12 di Santero, 15, 16, 17, 18 della convenuta); si tratta quindi di etichette ricche di elementi grafici, sostanzialmente coincidenti con il marchio figurativo registrato dall’attrice negli U.S.A. (doc. 5 dell’attrice). E tale uso del marchio registrato è sensibilmente differente dall’uso del marchio “STELLA” sulle etichette della convenuta, che sono sobrie e minimali (doc. 8, 11, 12 della convenuta e produzione materiale della bottiglia doc.24 di Capetta).

La convenuta afferma che l’attrice e le terze chiamate usano non solo il marchio “STELLA ROSA” ma anche il marchio “STELLA”; la circostanza non è provata, risultando al contrario da tutte le produzioni documentali delle parti sopra richiamate (docc. 12, 16, 44-58 dell’attrice, 3 di Capetta, 5, 10, 11, 12 di Santero, 15, 16, 17, 18 della convenuta), che le bottiglie di vino prodotto e imbottigliato in Italia dalle terze chiamate per conto dell’attrice riportano sempre il marchio “STELLA ROSA”, che rappresenta un marchio generale, accanto al quale (e non in sua sostituzione) vengono usati ulteriori marchi specifici del singolo prodotto (STELLA PEACH, STELLA ROSSO, STELLA BIANCO, ecc.).

Non è invece rilevante al fine di escludere la contraffazione la circostanza che i vini “STELLA ROSA” non sono venduti al pubblico italiano, ma sono in Italia esclusivamente prodotti, imbottigliati ed esportati per essere venduti all’estero dall’attrice; l’art. 20 comma 2 c.p.i. dispone infatti che nei casi menzionati al comma 1, il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni e di esportare prodotti contraddistinti dal segno; pertanto anche l’attività di apposizione del segno sul prodotto al momento dell’imbottigliamento, la detenzione al fine dell’esportazione e l’esportazione, costituiscono condotta idonea a violare i diritti sul marchio di terzi.

Risultano conseguentemente infondate le domande di accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale proposte dalla convenuta nei confronti dell’attrice e delle terze chiamate.

Sono altresì infondate le domande della convenuta di nullità del marchio “STELLA ROSA”  e, per gli stessi motivi, dei marchi registrati di titolarità dell’attrice “STELLA PLATINUM” e “STELLA MIA”; anche per tali due marchi l’aggiunta di un termine non descrittivo del prodotto vino alla parola “STELLA” costituisce sufficiente differenziazione idonea ad evitare il rischio di confusione del pubblico, anche sotto forma di rischio di associazione fra i segni.

Sono invece fondate le domande della convenuta di nullità del marchio registrato “STELLA”, in quanto identico e quindi privo di novità ex art. 12 lett. d) c.p.i. rispetto al marchio precedente della convenuta, e dei marchi “STELLA BIANCO” e “STELLA ROSSO” in quanto le parole “BIANCO”  e “ROSSO” sono descrittive del prodotto vino per il quale sono usate e non costituiscono pertanto sufficiente differenziazione dal marchio precedente della convenuta al fine di evitare il rischio di confusione per il pubblico ai sensi dell’art. 12 lett. e) c.p.i..

Non si provvede in ordine alla domanda di marchio “STELLA BLACK”, non avendo la convenuta allegato e provato che il marchio è stato registrato.

Alla luce delle conclusioni esposte, appare superfluo esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti e non vengono ammesse le prove orali dedotte in ordine alla convalidazione del marchio “STELLA ROSA”, né le ulteriori prove di parte convenuta in ordine al risarcimento del danno.

Non viene accolta la domanda attorea di pubblicazione della sentenza su quotidiani e riviste, non apparendo la misura proporzionata alla pronuncia, di accertamento negativo di contraffazione, e non essendo evidenziati danni derivanti da condotte della convenuta che la pubblicazione potrebbe evitare o risarcire.

III. Le spese processuali seguono la soccombenza; pertanto nel rapporto tra attrice e convenuta vengono compensate tra le parti nella misura di 1/4, essendo accolte le domande di nullità dei marchi STELLA, STELLA ROSSO, STELLA BIANCO; per la restante quota dei 3/4 le spese sono poste a carico della convenuta, soccombente con riferimento all’accertamento della contraffazione e domande connesse e alla nullità del marchio STELLA ROSA, nonché dei marchi STELLA PLATINUM e STELLA MIA, trattandosi di soccombenza assolutamente prevalente. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n.55/14 nei seguenti importi che tengono conto della complessità degli argomenti trattati ma dell’assenza di istruttoria orale: per fase di studio € 4.374, per fase introduttiva € 2.790, per fase istruttoria € 6.000, per fase decisoria € 7.290, per complessivi € 20.454 per compensi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi e a  € 1.063 per esposti documentati; sicchè la quota dei 3/4 a carico della convenuta è di € 18.438,83 (di cui € 15.340,5 per compensi, € 2.301,08 per rimborso forfettario spese, € 797,25 per esposti). 

Nel rapporto tra convenuta e terze chiamate le spese processuali sono poste interamente a carico della convenuta, soccombente sulle domande svolte; le stesse sono liquidate in € 20.454 per compensi per ciascuna terza chiamata oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- accerta e dichiara che l’uso, da parte dell’attrice San Antonio Winery Inc. e da parte delle società che per essa imbottigliano il vino in Italia e lo esportano, ivi comprese le terze chiamate Santero Fratelli & C. I.V.A.S.S. s.p.a. e  Capetta I.VI.P. s.p.a., dei segni distintivi contenenti i componenti “immagine di corona + STELLA ROSA” o l’espressione “STELLA ROSA”, non costituisce contraffazione del marchio “STELLA” di titolarità della convenuta Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a.;

- respinge la domanda della convenuta di nullità dei marchi registrati italiani “STELLA ROSA” reg. n. 1236959, “STELLA PLATINUM” reg. n. 1613340, “STELLA MIA” reg. n. 1536651, di cui è titolare l’attrice;

- accerta e dichiara la nullità dei marchi registrati italiani “STELLA” (reg. n. 1641832 del 7.7.2015), STELLA ROSSO (reg. n. 1514596 del 19.10.2012), STELLA BIANCO (reg. n. 1514597 del 19.10.2012), di cui è titolare l’attrice San Antonio Winery Inc.;

- rigetta tutte le altre domande proposte dalla convenuta;

- nel rapporto tra attrice e convenuta, compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/4 e condanna la convenuta a rifondere all’attrice la restante quota dei 3/4 delle spese, quota che liquida in € 18.438,83 -di cui € 15.340,5 per compensi, € 2.301,08 per rimborso forfettario spese, € 797,25 per esposti- oltre CPA e IVA se dovuta;

- nel rapporto tra convenuta e terze chiamate, condanna la convenuta a rifondere alle terze chiamate le spese processuali, che liquida per ciascuna terza chiamata in € 23.522,1 -di cui € 20.454 per compensi e € 3.068,1 per rimborso spese forfettarie- oltre CPA e IVA se dovuta.

Dispone l’annotazione della presente sentenza, a cura dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel registro ai sensi dell’art. 122 comma 5 c.p.i..

Manda la Cancelleria a comunicare la sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122 comma 8 c.p.i..

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino in data 5.7.2019.

IL GIUDICE ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

   dott.ssa Silvia Orlando                                                           dott.ssa Silvia Vitrò