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Tribunale Venezia 10/07/2025 [Settore vinicolo - Tutela dei marchi - Salvaguardia dell'identità e reputazione delle aziende - Registrazione e uso di marchi per distinguere i prodotti sul mercato e prevenire la contraffazione e gli atti di concorrenza sleale - Apposizione dei segni distintivi non solo sui flaconi di vino o sulle relative confezioni, ma anche per la loro promozione e commercializzazione attraverso internet e social network]

Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 10-07-2025
Numero provvedimento: 3533
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Tutela dei marchi - Salvaguardia dell'identità e reputazione delle aziende - Registrazione e uso di marchi per distinguere i prodotti sul mercato e prevenire la contraffazione e gli atti di concorrenza sleale - Apposizione dei segni distintivi non solo sui flaconi di vino o sulle relative confezioni, ma anche per la loro promozione e commercializzazione attraverso internet e social network - Accertamento della validità dei marchi e della sussistenza di condotte contraffattive o di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. - Inibitoria dell'uso dei segni contestati, ritiro dal mercato e distruzione dei prodotti - Risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) e retroversione degli utili illecitamente conseguiti - Rilevanza del danno legata anche alla vanificazione degli investimenti pubblicitari e al pregiudizio all'immagine.



SENTENZA NON DEFINITIVA

n. 3533/2025 pubbl. 10/07/2025

(Presidente: dott.ssa Lina Tosi - Relatore: dott.ssa Bassi Maddalena)

 

nella causa civile n. 11048/2019 R.G., riunente la causa n. 12910/2019 R.G., promossa

DA
 

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Nervesa della Battaglia (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Mauro Albertini e Damiano Zamuner, in forza di procura unita alla comparsa di

costituzione di nuovo difensore;

ATTRICE


CONTRO

CP_1

in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in San  Vendemiano (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Chiara Spagnolo e Francesca Rech, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, Dorsoduro n. 3520, in forza di procura in atti;

CONVENUTA

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI CAPETTA I.VI.P. S.R.L.;

TERZA CHIAMATA CONTUMACE



CONCLUSIONI

Per Parte_2 :

Vista la sentenza parziale 849/2023, non appellata;

Vista l’ordinanza in data 29.11.2023, con cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, “ ritenuto di dover rimettere la causa in decisione circa la fondatezza nell’an delle pretese azionate in giudizio ed ancora sub judice;

precisa le conclusioni confermando quelle già formulate nei due giudizi riuniti, con esclusione delle domande già decise, che si riproducono in questa sede :

Quanto al giudizio RG. 11048/2019

Come precisate all’udienza del giorno 20.10.2020 nell’ambito del giudizio RG 11048/2019, con riferimento alle conclusioni formulate in atto di citazione in data 23.10.2019 e in note di trattazione 5.10.2020 che si riproducono : Quanto alle conclusioni formulate in atto di citazione:


CONCLUSIONI

Voglia l’illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:

A - in via principale:

Parte_1

1) accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni italiane di marchio nn. 1542679, 1402117 e 1219199 aventi ad oggetto il segno di titolarità della convenuta per le ragioni di cui in narrativa;

2) accertare e dichiarare che l’utilizzo da parte della convenuta nella propria attività economica, anche attraverso Internet, del segno “DE GIUSTI” o altri segni interferenti con i diritti attorei costituisce contraffazione della registrazione di marchio n. 1624283 per il segno Pt_1 di titolarità dell’attrice;

3) accertare e dichiarare che l’utilizzo, come descritto in narrativa, da parte della convenuta dei marchi Per_1 o di altri segni interferenti con i diritti attorei costituisce atto di concorrenza sleale ai danni dell’attrice, ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.;

4) inibire alla convenuta qualunque utilizzo - quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apposizione sulle proprie bottiglie di vino o sulle relative confezioni, l’offerta, l’immissione sul mercato e la detenzione dei medesimi prodotti a scopi commerciali, l’importazione o l’esportazione degli stessi, l’offerta e fornitura di servizi contraddistinti dal segno, l’uso nella corrispondenza commerciale, nella pubblicità nonché su Internet del segno

Per_1 o di altri segni interferenti con i diritti attorei;

5) disporre il sequestro presso la sede della convenuta e presso qualunque altra sede distaccata, magazzino, pertinenza, deposito o locale nella sua disponibilità dei prodotti, confezioni, etichette e di tutto il materiale pubblicitario, tecnico o promozionale in cui si è concretata la violazione dell’esclusiva;

6) disporre il ritiro dal mercato e la rimozione dei marchi e/o la distruzione di prodotti, confezioni, etichette e di tutto il materiale pubblicitario, tecnico o promozionale in cui si è concretata la violazione dell’esclusiva;

7) disporre un termine perentorio entro cui provvedere all’esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 5 e 6;

8) condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 1.000,00 per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione della emananda sentenza;

9) disporre ex art. 126 CPI la pubblicazione della sentenza nell’intestazione e nel dispositivo, a cura e a spese della convenuta, su “La Repubblica” ed “Il Corriere del Veneto”, nelle dimensioni pari ad almeno 2 moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale; disporre che, in caso di inadempienza della convenuta per oltre cinque giorni dalla comunicazione della sentenza, potrà provvedere alla pubblicazione a propria cura e spese l'attrice, con diritto a ripetere dalla convenuta le relative spese a semplice presentazione di fattura;

B- in via istruttoria:

10) ordinare alle convenute ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 121 co. 2 c.p.i., l’esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i registri di magazzino con entrate, uscite e giacenze, copie di tutte le fatture clienti e fornitori emesse e subite, con i relativi registri, di tutte le bolle fiscali di accompagnamento e dei documenti di trasporto, del listino prezzi, dei contratti, degli ordini di produzione, acquisto, vendita, e distribuzione del prodotto recante il marchio

Per_1 in contraffazione al fine di determinare il volume complessivo delle vendite del prodotto sopraindicato e gli utili conseguiti da tale attività;

11) disporre, ove occorra, consulenza d’ufficio tecnico-contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c. ai fini della determinazione del volume complessivo delle vendite dei prodotti recanti il segno Per_1 in contraffazione, da parte di Contro nonché ai fini della determinazione degli utili conseguiti da Contro della vendita dei prodotti recanti il marchio contraffazione;

C- in ogni caso:

Per_1 in

12) condannare la convenuta a rifondere all’attrice spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.

13) condannare la convenuta al risarcimento in favore dell’attrice dei danni patiti e patiendi a seguito degli illeciti di cui ai precedenti punti nn. 2 e 3, ivi compreso il danno non patrimoniale, nella misura che verrà determinata in corso di causa occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al risarcimento del lucro cessante;

Quanto alle conclusioni formulate nelle note di trattazione 5.10.2020:

Tanto premesso la Per_1 come sopra rappresentata e difesa, contesta le avversarie e prospettazioni in fatto e diritto e:

si oppone alle domande istruttorie, alle produzioni documentali e alle richieste formulate in via riconvenzionale per intervenute preclusioni, nonché si oppone alla richiesta di rimessione in termini in quanto infondata e in quanto non sussistono i presupposti di fatto e di diritto;

chiede che i documenti irritualmente prodotti da controparte con la comparsa a cui si replica vengano espunti dal fascicolo telematico.

Quanto al giudizio RG. 11048/2019

Come da comparsa di costituzione Parte_1 in data 27.02.2020, depositata nell’ambito del giudizio RG 1211048/2019, che si riproducono:


CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

nel merito, in via principale:

rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

in via riconvenzionale:

accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni italiane di marchio nn. 1542679, 1402117 e 1219199 aventi ad oggetto il segno cui in narrativa;

Per_1 di titolarità dell’attrice per le ragioni di accertare e dichiarare che l’utilizzo da parte dell’attrice nella propria attività economica, anche attraverso Internet, del segno Per_1 o altri segni interferenti con i diritti di parte convenuta costituisce contraffazione della registrazione di marchio n. 1624283 per il segno Pt_1 di titolarità dell’attrice;

accertare e dichiarare che l’utilizzo, come descritto in narrativa, da parte dell’attrice dei marchi Per_1 o di altri segni interferenti con i diritti di parte convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ai danni dell’attrice, ex art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c.;

inibire all’attrice qualunque utilizzo - quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apposizione sulle proprie bottiglie di vino o sulle relative confezioni, l’offerta, l’immissione sul mercato e la detenzione dei medesimi prodotti a scopi commerciali, l’importazione o l’esportazione degli stessi, l’offerta e fornitura di servizi contraddistinti dal segno, l’uso nella corrispondenza commerciale, nella pubblicità nonché su Internet - del segno Per_1 o di altri segni interferenti con i diritti di parte convenuta;

disporre il ritiro dal mercato e la rimozione dei marchi e/o la distruzione di prodotti, confezioni, etichette e di tutto il materiale pubblicitario, tecnico o promozionale in cui si è concretata la violazione dell’esclusiva;

disporre un termine perentorio entro cui provvedere all’esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti precedenti;

condannare l’attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 1.000,00 a titolo di penale per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione della emananda sentenza;

disporre ex art. 126 CPI la pubblicazione della sentenza nell’intestazione e nel dispositivo, a cura e a spese dell’attrice, su “La Repubblica” ed “Il Corriere del Veneto”, nelle dimensioni pari ad almeno 2 moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale; disporre che, in caso di inadempienza dell’attrice per oltre cinque giorni dalla comunicazione della sentenza, potrà provvedere alla pubblicazione a propria cura e spese la convenuta, con diritto a ripetere dall’attrice le relative spese a semplice presentazione di fattura;

Alla luce dell’ordinanza 29.11.2023, preso atto della riserva di decidere separatamente sull’an della pretesa attorea, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria sulle seguenti domande:

condannare l’attrice al risarcimento in favore della convenuta dei danni patiti e patiendi a seguito degli illeciti di cui in narrativa, ivi compreso il danno non patrimoniale, nella misura che verrà determinata in corso di causa occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al risarcimento del lucro cessante;

in via istruttoria:

ordinare all’attrice ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 121 co. 2 c.p.i., l’esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i registri di magazzino con entrate, uscite e giacenze, copie di tutte le fatture clienti e fornitori emesse e subite, con i relativi registri, di tutte le bolle fiscali di accompagnamento e dei documenti di trasporto, del listino prezzi, dei contratti, degli ordini di produzione, acquisto, vendita, e distribuzione del prodotto recante il marchio

Per_1 in contraffazione al fine di determinare il volume complessivo delle vendite del prodotto sopraindicato e gli utili conseguiti da tale attività;

disporre, ove occorra, consulenza d’ufficio tecnico-contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c. aifini della determinazione del volume complessivo delle vendite dei prodotti recanti il segno Per_1 in contraffazione, da parte di Contro nonché ai fini della determinazione degli utili conseguiti di contraffazione;

Contro della vendita dei prodotti recanti il marchio Per_1 in

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre a rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge. Per [...] CP_1 precisa le seguenti conclusioni, confermando quelle già formulate nei due procedimenti riuniti, con esclusione delle domande già decise con la sentenza parziale n. 849/2023, che qui si riportano:

Nel merito in via principale:

1) rigettare integralmente tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;

2) Accertare e dichiarare che la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, l'esportazione e la promozione pubblicitaria, ad opera della convenuta Parte_1 dei vini contraddistinti dal nome Pt_1 costituiscono contraffazione dei marchi, registrati, a tutela dei segni, azionati tutti da DMC, ex art. 20, n. 1, lett. b) c.p.i. e ex art. 9 (2), lettera b) nonchè 9 (3) lett. (a-e) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea;

3) Dichiarare la decadenza per non uso del marchio cpi; Per_1 (nazionale) n. 1624283 ex art. 24

4) Accertare e dichiarare che l’uso nell’attività pubblicitaria e/o di promozione, nonché per la produzione, commercializzazione, la distribuzione effettuata con il nome “GIUSTIWINE” e “GIUSTI WINE”, incluso il nome di dominio “GIUSTIWINE” sia con suffisso .com che .it, ad opera della convenuta Parte_1 in relazione ai vini, costituiscono contraffazione dei marchi, registrati, a tutela dei segni, azionati tutti da DMC, ex art. 20, n. 1, lett. b) c.p.i., art. 22 (1) c.p.i e ex art. 9, lettera b), nonché ex art. 9 (2), lettera b) e 9 (3) lett. (a-e) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea;

5) Accertare e dichiarare la nullità ex art. 12 (1) lett. (a) c.p.i. della domanda di marchio n. TV2014C000327, concessa al n. 0001610330, avente per oggetto la denominazione “GIUSTI WINE” che contraddistingue «bevande alcoliche (escluse le birre)»;

6) Accertare e dichiarare l’uso decettivo, ad opera di WINE e del segno GIUSTIWINE, ex art. 21 c.p.i. (2); Parte_1 del marchio GIUSTI

7) Accertare e dichiarare che l'imitazione della convenuta Parte_1 del marchio, registrato, a tutela del segno distintivo " Per_1 di Contro costituisce altresì atto di concorrenza sleale, ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c. nei termini illustrati, in particolare con riferimento alla concorrenza parassitaria e in ragione delle domande svolte in via riconvenzionale, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano;

8) disporre, ex art. 124 c.p.i., l'ordine di ritiro dal commercio di tutti i vini sovra citati e dei relativi materiali promozionali, contrassegnati dal marchio Pt_1 e/o GIUSTIWINE ovvero GIUSTI WINE, in violazione dei diritti anteriori di DMC sul marchio " [...] Per_1 ,

9) inibire - nei confronti di Parte_1 – la produzione, la promozione, il commercio e l'uso anche in funzione di ditta, nei social network e nella posta elettronica, nonché l'esportazione, della produzione, della commercializzazione, della distribuzione, dell'offerta in vendita dei prodotti contestati, contraddistinti dal nome Pt_1 10) fissare, nel disporre l'inibitoria, una somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) da far corrispondere alla convenuta, in favore dell’attrice per ogni violazione e/o inosservanza contestata, successivamente all'emananda sentenza di condanna e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ex art. 124 c.p.i.

11) disporre la distruzione, ex art. 124 c.p.i., a cura di Contro ed a spese di Parte_1 di tutti i prodotti contestati esclusiva di Contro Parte_1 ovvero, ritrovati, in violazione dei diritti di

12) condannare Parte_1 al risarcimento del danno, cagionato a DMC, in ragione degli atti di contraffazione e di concorrenza sleale esposti in narrativa, ex artt. 125, nn. 1, 2 e 3 c.p.i., in combinato disposto con gli artt. 1223, 1224 e 1226 c.c., procedendo, in particolare, alla liquidazione equitativa del danno subito e subendo dall’attrice, a norma degli artt. 1223, 1224 e 1226 ed 1227 c.c., applicando i criteri ex art. 125 c.p.i., nn. 1, 2 e 3, per quanto attiene il danno emergente ed il lucro cessante, ricomprendendo in tali voci altresì il danno all'immagine e la vanificazione degli investimenti pubblicitari. In particolare, condannare Parte_1 a risarcire il danno subito da Contro nella misura che risulterà in corso di causa, anche alla luce dei risultati dell'esibizione integrale delle scritture contabili e di tutta la documentazione, fiscale, commerciale e contabile della convenuta, per tutto il periodo di durata della contraffazione, ai fini della corretta quantificazione del danno, ex art. 125, n. 3 c.p.i., tenuto conto del grave pregiudizio arrecato all'immagine di Contro riguardo ai propri diritti titolati, caratteristiche tutte imitate da Parte_1 con un comportamento rilevante, sotto il profilo della concorrenza parassitaria;

13) ancora e per l'effetto, in via cumulativa, o alternativa alla liquidazione secondo equità, ai sensi dell'art 125, n. 3 c.p.i., condannare Parte_1 a versare a Contro l'indebito profitto - così come risulterà dalle scritture contabili di Parte_1 - ottenuto con la fabbricazione e la vendita dei prodotti contestati, caratterizzati dall'etichetta Pt_1 GIUSTIWINE, GIUSTI WINE, in violazione dei diritti anteriori esclusivi di propri segni distintivi, come descritti in narrativa;

14) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura della parte attrice ed a spese della convenuta, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", o su altro quotidiano a tiratura nazionale, su una rivista specialistica in materia di vini e sul sito Internet della convenuta Parte_1 [...] ex artt. art. 126 c.p.i. e 2600 c.c.. In via istruttoria - Disporre che Parte_2 ai sensi dell’art. 121 commi 2 e 2-bis CPI e/o ai sensi dell’art. 210 c.p.c., provveda all’esibizione come prova d'uso dei seguenti documenti: a) estratti dei libri magazzino della Pt_1 da cui risultino tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita ivi registrate rispetto alle singole unità di vino Pt_3 – comunque denominati GIUSTI e in ogni caso rispondenti alle caratteristiche del campione di etichette depositate da Contro e/o riportanti il segno distintivo GIUSTI, GIUSTI WINE di cui al DOC. 99 allegato all’atto di citazione di Contro – che Parte_2 abbia prodotto ed immagazzinato, con indicazione della rispettiva causale di movimentazione e del soggetto responsabile dell’immagazzinamento e/o del destinatario della merce in uscita; b) estratti dei libri contabili recanti le registrazioni di tutte e ciascuna le transazioni commerciali attraverso le quali la Pt_1 abbia eventualmente acquistato da propri fornitori e/o produttori esterni le singole unità di vino Prosecco come identificati al precedente sub.1), con indicazione delle relative quantità e dei relativi prezzi di acquisto; c) estratti dei libri contabili recanti le registrazioni di tutte e ciascuna le transazioni commerciali attraverso le quali la Pt_1 abbia venduto a soggetti terzi le singole unità di bottiglie di vino Prosecco come identificati al capitolo precedente, con indicazione delle relative quantità e dei relativi prezzi di vendita; d) copia delle singole fatture emesse dalla Pt_1 a fronte delle transazioni commerciali di cui al precedente punto con indicazione della denominazione sociale e dell’indirizzo di fatturazione dell’acquirente, delle relative quantità e dei relativi prezzi di vendita; e) il tutto, con riguardo alle movimentazioni e transazioni occorse nei 5 (cinque) anni precedenti la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio promosso da Contro f) disporre idonea Consulenza Tecnica d’Ufficio Contabile per determinare l’esatto quantitativo dei prodotti realizzati e commercializzati in violazione dei marchi e/o dei diritti di Contro gli esborsi effettuati da Parte_2 per l’acquisto e/o la produzione di tali prodotti e gli importi incassati da Parte_2 in ragione della rivendita a terzi di tali prodotti, nonché ai fini di determinare gli importi complessivi illecitamente guadagnati da vendita dei prodotti contestati. Parte_2 in forza della In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione del 23.10.2019, regolarmene notificato, Parte_2 [...] ha convenuto in giudizio CP_1 corrente in San Vendemmiano (TV), assumendo di operare, fin dal 2004, nel settore vitivinicolo e di essere titolare, oltre che del marchio di fatto Per_1 , anche del marchio nazionale registrato denominativo “GIUSTI WINE” n. 0001610330 e del marchio registrato figurativo europeo n. P.IVA_1 , ha rammentato di aver acquistato, nel dicembre del 2018, da Parte_4 marchio nazionale registrato figurativo n. 702788, costituito dalla parola in stampatello maiuscolo Pt_1 racchiusa in cornice ornata rettangolare, come da trascrizione presso l’UIBM del 3.1.2019. L’attrice ha, poi, precisato che detto ultimo marchio sarebbe stato registrato il 27.1.1997 su domanda della precedente titolare dell’11.8.1994, quindi rinnovato in data 20.8.2014, per la classe di Nizza n. 33 (bevande alcoliche) e regolarmente utilizzato, anche in ambito pubblicitario, mediante social network. Parte_2 ha, altresì, premesso che la convenuta CP_1 all’atto della richiesta nel giugno del 2016 di registrazione di ulteriori marchi della famiglia Per_1 , avrebbe frapposto opposizione in forza dall’affermata titolarità di marchi nazionali anteriori Per_1 rispettivamente depositati il 21.12.2006, il 29.12.2009 ed il 5.10.2012, sempre per contraddistinguere bevande alcoliche. Così, l’attrice ha lamentato che la convenuta CP_1 originariamente operante nel settore della torrefazione, avrebbe negli ultimi anni ampliato la sua attività alla produzione e commercializzazione di vini spumante utilizzando, anche ai fini promozionali mediante l’utilizzo di social network, il segno Per_1 , in contraffazione con il marchio anteriore che l’attrice ha acquistato da Parte_4 Peraltro, l’attrice, proprio sulla scorta del marchio anteriore da ultimo rammentato, ha affermato il difetto di novità dei tre marchi nazionali già menzionati. Per_1 , registrati da CP_1 e Parte_2 ha concluso chiedendo, oltre la declaratoria di nullità dei marchi indicati, l’accertamento della contraffazione del proprio marchio anteriore, condotta rilevante anche ai sensi dell’art. 2598 nn. 1) e 3) cc; la condanna, assistita da idonea penale dissuasiva, a cessare l’uso del segno Per_1 ; la condanna al ritiro dal mercato dei prodotti contrassegnati in contraffazione; la condanna al risarcimento del danno parametrato al pregiudizio patrimoniale emergente ed al lucro cessante, quale perdita di utili, mancato percepimento delle royalties, ovvero come retroversione degli utili, con pubblicazione dell’emananda sentenza. CP_1 si è costituita in giudizio tardivamente con comparsa depositata il 30.9.2020, dando atto di avere tempestivamente ricevuto la notificazione a mezzo pec dell’atto introduttivo del giudizio in data 24.10.2019, ma che l’allegato atto di citazione non sarebbe stato leggibile in quanto inviato in formato “p7m” anziché in formato “pdf”, di modo che solo installato il relativo programma informatico di lettura detto allegato si sarebbe potuto aprire, consentendo la costituzione. Sulla scorta di dette considerazioni, la convenuta ha fatto istanza ex art. 153 cpc di rimessione in termini, dovendosi così reputare tempestive tutte le sue difese, eccezioni e domande. Sempre in via preliminare, la convenuta ha fatto presente di avere ella introdotto separato e successivo giudizio, recante n. 12910/2019 R.G., convenendo la stessa [...] Parte_2 dinanzi all’intestato Tribunale, così chiedendone la riunione.

Nel merito, CP_1 ha allegato di commercializzare e distribuire da anni e su vasto territorio, oltre che nazionale anche europeo, vino prosecco a marchio Per_1 , segno costituente peraltro patronimico della famiglia. Così, la convenuta ha affermato di essere titolare di una serie di marchi registrati, ovvero del marchio nazionale denominativo [...] Per_1 , depositato il 21.12.2006, registrato il 7.10.2009 e rinnovato l’1.12.2016; del marchio nazionale figurativo Per_1 , depositato il 29.12.2009, registrato il 12.1.2011 e rinnovato il 10.10.2019; del marchio nazionale figurativo “DG DeGIUSTI”, depositato il 5.10.2012 e registrato il 15.5.2013; del marchio denominativo comunitario Per_1 , depositato il 4.5.2007 e registrato il 17.3.2008; del marchio comunitario figurativo [...] Per_1 , depositato il 29.6.2010, registrato il 13.7.2012; del marchio comunitario figurativo “DG DeGIUSTI”, depositato il 6.12.2012 e registrato il 22.4.2013.

Sempre in via di premessa, la convenuta ha anche rammentato che, in riferimento al marchio “GIUSTI WINE”, l’attrice avrebbe tentato di richiedere la registrazione in ambito comunitario ma che la convenuta medesima avrebbe presentato opposizione, tenuto conto dei propri marchi anteriori, appena citati, tanto che in data 6.4.2017 l’Ufficio avrebbe rigettato la domanda di deposito.

Peraltro, nel contesto delle iniziative intraprese dinanzi agli organi comunitari, CP_1 ha anche evidenziato che controparte avrebbe presentato alcune domande di nullità contro il proprio marchio figurativo “DG DeGIUSTI”, domande tutte respinte, con conferma da parte del Tribunale comunitario, mediante provvedimento T- 678/18. In detto contesto, contrassegnato dai tentativi di contravvenire in mala fede ai diritti di marchio della convenuta, Parte_2 CP_1 di a evidenziato che avrebbe il medesimo significato anche l’ultima iniziativa dell’attrice, concretizzatasi con l’acquisto da Parte_4 del marchio “ Pt_1 .

Tutto ciò premesso, la convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese azionate da controparte sulla scorta della titolarità del marchio anteriore acquistato da Parte_4 In particolare, CP_1 ha affermato che detto marchio sarebbe nullo, in forza degli artt. 19 e 25 D.Lgs. n. 30/2005 sanzionanti la registrazione ovvero l’acquisito in malafede, essendo evidente che Parte_2 avrebbe ottenuto il trasferimento del marchio al solo scopo di impedire l’uso legittimo dei segni della convenuta medesima.

In ogni caso, CP_1 ha invocato l’art. 23 cpi che vieterebbe il trasferimento del marchio nell’ipotesi in cui derivi inganno nei caratteri dei prodotti o servizi contrassegnati essenziali nell’apprezzamento per il pubblico, posto che il marchio in questione sarebbe stato utilizzato dalla dante causa per contrassegnare vini rossi piemontesi da pasto e non bianchi tipo prosecco. In tal senso la convenuta, non solo ha affermato la nullità dell’atto di trasferimento, a norma dell’art. 1418 cc, ma ha anche invocato l’applicabilità degli artt. 14 e 26 D.Lgs. n. 30/2005, nonché dell’art. 2573 cc, non essendovi traccia del trasferimento dell’azienda, trattandosi di marchio figurativo.

Nel contempo, la convenuta CP_1 ha affermato la nullità anche del marchio nazionale registrato di parte attrice “GIUSTI WINE”, già reputato nullo quale marchio comunitario in forza della rammentata pronuncia del Tribunale comunitario e considerata la sua identità rispetto ai marchi anteriori della convenuta medesima. Infine, considerati i propri diritti esclusivi sulla famiglia dei marchi Per_1 , la convenuta ha anche affermato che l’uso da parte dell’attrice del segno “ Per_1 , anche accompagnato da altri elementi, dovrebbe considerarsi espressione di condotta contraffattiva, essendo illecito l’utilizzo del nome anche come ragione sociale o nome a dominio, anche quale indirizzo di posta elettronica.

CP_1 ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di controparte e, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei marchi attorei Pt_1 n. 702788 e “GIUSTI WINE” n. 1610330, la nullità del contratto di cessione del marchio Pt_1 , nonché l’accertamento della condotta di contraffazione dei propri segni, rilevante anche ai fini della concorrenza sleale, con condanna alla cessazione dell’utilizzo dei medesimi; il trasferimento degli stessi, quali nomi a dominio, ai sensi dell’art. 118 cpi; il ritiro dal commercio; la fissazione di penale dissuasiva; il risarcimento dei danni patiti e la pubblicazione dell’emananda sentenza.

Con separato atto di citazione del 27.11.2019, regolarmente notificato, la stessa CP_1 ha evocato in giudizio Parte_2 riproponendo le sue difese e domande, spese nel pregresso processo, ad eccezione delle domande relative al marchio Pt_1 , trasferito alla convenuta da Parte_4 Costituendosi in giudizio, Parte_2 a sua volta, ha azionato il marchio da ultimo menzionato, di modo che, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, CP_1 ha introdotto le eccezioni e le domande in punto rilevanti già sollevate nel pregresso giudizio. Infine, è stata disposta la riunione tra i due giudizi; sono stati adempiuti gli oneri di comunicazione all’ufficio brevetti delle domande di nullità e decadenza proposte da parte attrice e parte convenuta; è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_4 in riferimento alla domanda di nullità del contratto di trasferimento del marchio Pt_1 in favore di Parte_2 è stata dichiarata la contumacia della terza chiamata.

Con sentenza non definitiva n. 849/2023 del 17/5/2023 pubblicata il 18/5/2023 il Tribunale chiariva quali fossero i titoli di privativa azionati nei due separati giudizi rispettivamente introdotti da osservando quanto segue. Parte_2 e da CP_1 e successivamente riuniti, Nella causa recante n. 11048/2019 R.G. l’attrice Parte_2 pur allegando la titolarità di un affermato marchio di fatto Pt_1 e pur affermando di essere titolare del marchio registrato nazionale denominativo “GIUSTI WINE” n. 1610330 e di altro marchio registrato comunitario figurativo n. 11496676, ha azionato unicamente il marchio figurativo n. 702788, costituito dalla parola in stampatello maiuscolo Pt_1 contenuta in riquadro rettangolare ornato, privativa acquistata dalla precedente titolare, Parte_4 nel dicembre del 2018, come da trascrizione presso l‘U.I.B.M. con n. 1624283 del 3.1.2019 (doc. n. 4 di fascicolo attoreo).

E’ proprio in riferimento a questo segno distintivo, concesso per la classe di Nizza n. 33 (bevande alcoliche) in data 27.1.1997 su domanda dell’11.8.1994, che l’attrice ha chiesto la declaratoria di nullità, per difetto di loro novità, dei marchi nazionali di parte convenuta CP_1 registrati ai nn. 1219199 (marchio denominativo Per_1 depositato il 21.12.2006), 1402117 (marchio figurativo  consistente  nelle  parole  stilizzate  in  corsivo Per_1 depositato  il 29.12.2009) e 1542679 (marchio figurativo consistente nella dicitura “DeGIUSTI” sopra la quale campeggia una raffigurazione che idealmente rappresenta una lettera “D” congiunta ad una lettera “G”, segno depositato il 5.10.2012) (docc. nn. 8, 9 e 10 di fascicolo attoreo). Inoltre, sempre sulla scorta dell’utilizzo di detti segni da parte della convenuta, [...] Parte_2 ha chiesto l’accertamento della violazione del proprio marchio anteriore acquistato da Parte_4 costituendo detto utilizzo anche concorrenza sleale rilevante ai sensi dell’art. 2598 cc, con conseguenti domande di inibitoria, risarcimento danni e accessorie. In detto giudizio, pur costituendosi tardivamente, CP_1 ha, in primo luogo, chiesto di accertare la nullità sotto diversi profili, nonché l’uso decettivo, con conseguente decadenza, del marchio figurativo n. 702788 acquistato dall’attrice nel dicembre del 2018, così come ha chiesto la declaratoria di nullità dello stesso atto di acquisto, privativa su cui si reggono le domande di Parte_2 Inoltre, la convenuta ha chiesto di dichiarare la nullità del marchio nazionale denominativo attoreo “GIUSTI WINE” registrato al n. 1610330 su domanda del 9.5.2014 per difetto di novità ed il suo uso decettivo, decettività propria anche del segno “GIUSTIWINE”, costituendo il loro impiego, con l’uso dei corrispondenti nomi a dominio, violazione dei marchi anteriori già menzionati nn. 1219199, 1402117 e 1542679, oltre che dei corrispondenti marchi comunitari n. 5902515, depositato il 4.5.2007; n. 9244955, depositato il 29.6.2010; n. 11402435, depositato il 6.12.2012; nonché costituendo la condotta illecita di parte attrice violazione delle regole della leale concorrenza.

Ciò posto, il Tribunale, osservato che nel successivo giudizio introdotto da CP_1 l’attrice aveva riproposto le medesime domande già fatte valere tardivamente nel giudizio precedentemente introdotto dall’attrice Parte_2 rigettava l’istanza di CP_1 di rimessione in termini, affermava che tutte le domande riconvenzionali, da valutarsi eventualmente anche in termini di mere eccezioni, inerenti all’affermata nullità, per difetto di novità o per registrazione in malafede, od inerenti all’eventuale uso decettivo, con conseguente eventuale decadenza, del marchio figurativo Pt_1 n. 702788 dovessero considerarsi inammissibilmente tardive, così come pacificamente dovessero considerarsi inammissibilmente tardive le domande azionate in via riconvenzionale da CP_1 relative all’accertamento della affermata contraffazione dei suoi marchi registrati, relative all’affermata concorrenza sleale, imputata a Parte_2 [...] e relative alle domande di inibitoria, risarcimento danni ed accessorie.

Il Tribunale, ritenuto inoltre che l’unica domanda riconvenzionale esaminabile, così come prospettata, fosse invece quella attinente all’affermata nullità del contratto di trasferimento del marchio acquistato da Parte_2 e sulla scorta del quale quest’ultima ha avanzato le sue domande, affermandosene l’illiceità, a norma dell’art. 1418 cc, questione di nullità contrattuale certamente rilevabile d’ufficio, rigettava detta questione e osservava per il resto l’ammissibilità delle domande proposte da CP_1 aventi ad oggetto la declaratoria di nullità del marchio “GIUSTI WINE” n. 1610330 di controparte, ovvero l’accertamento dell’uso decettivo del medesimo marchio e del segno “GIUSTIWINE”, nonché l’accertamento della contraffazione da parte dei segni posteriori utilizzati da Parte_2 di quelli anteriori di CP_1 contraffazione rilevante anche sotto il profilo della concorrenza sleale, con conseguenti domande di inibitoria, risarcimento ed accessorie. All’esito della sentenza non definitiva, le domande formulate da Parte_2 [...] che vanno esaminate sono le domande di declaratoria di nullità dei marchi nazionali di CP_1 nn. 1219199, 1402117 e 1542679; di accertamento della contraffazione del marchio Pt_1 n. 702788, quale condotta rilevante anche ai sensi dell’art. 2598 nn. 1) e 3) cc; di condanna, assistita da idonea penale dissuasiva, a cessare l’uso del segno Per_1 ; di condanna al ritiro dal mercato dei prodotti contrassegnati in contraffazione; di condanna al risarcimento del danno parametrato al pregiudizio patrimoniale emergente ed al lucro cessante, quale perdita di utili, mancato percepimento delle royalties, ovvero come retroversione degli utili, con pubblicazione dell’emananda sentenza.

Dette domande vengono formulate da Parte_2 sulla scorta della titolarità del marchio figurativo “GIUSTI” n. 702788. Il marchio è stato registrato per la classe di Nizza n. 33 (bevande alcoliche) in data 27.1.1997 su domanda dell’11.8.1994 ed è stato acquistato da Parte_2 [...] dalla precedente titolare, Parte_4 nel dicembre del 2018, come da trascrizione presso l‘U.I.B.M. con n. 1624283 del 3.1.2019 (doc. n. 4 di fascicolo attoreo). E’ costituito dalla parola in stampatello maiuscolo “GIUSTI” contenuta in riquadro rettangolare ornato, nella seguente rappresentazione grafica: Facendo valere detto marchio anteriore, Parte_2 chiede che venga dichiarata la nullità per carenza di novità ai sensi dell’art. 12 lett. d) cpi dei seguenti marchi nazionali Per_1 in titolarità di CP_1 - Marchio denominativo Per_1 n. 1219199 registrato in data 7 ottobre 2009 a seguito di domanda presentata il 21 dicembre 2006, per le classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35; - Marchio figurativo n. 1402117 registrato in data 12 gennaio 2011 a seguito di domanda presentata il 29 dicembre 2009, per le classi 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43; - Marchio figurativo  n. 1542679 registrato in data 15 maggio 2013 a seguito di domanda n presentata il 5 ottobre 2012, per le classi 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43. L’art. 25 cpi lett. a) dispone che il marchio è nullo se sussista uno degli impedimenti previsti dall’art. 12, il quale a propria volta prevede alla lett. d) che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Requisito di validità del marchio, la cui mancanza ne comporta la nullità, ai sensi della citata disposizione è, dunque, la novità del segno, da valutarsi rispetto a preesistenti domande di marchio o a preesistenti registrazioni di marchio identico o simile, da parte di altri, per prodotti o servizi identici o affini, in ragione del rischio di confusione per il pubblico in ordine all’origine dei prodotti. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti (Cass. 11031/2016; Cass. 8577/2018; Cass. 28 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, n. 591/12 P., Bimbo; 30 gennaio 2014, n. 422/12 P., Controparte_2 ).

Ciò che rileva nell’ambito di tale valutazione globale è l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, per cui la confondibilitả consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La valutazione del rischio di confondibilità deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, avuto riguardo alla percezione da parte del consumatore medio, il quale "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi e il quale nel comparare i segni usualmente non li ha di fronte entrambi, ma solo uno di essi, così affidandosi al ricordo imperfetto e all'immagine mnemonica dell'altro (cfr. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, nonché frequenti pronunce del Tribunale dell'Unione, ad es. Trib. Unione europea 21 ottobre 2015, n. T-664-13, Petco Animal Supplies Stores; 10 settembre 2008, Boston Scientific, T325/06; 9 luglio 2003, Laboratorios RTB, T-162/01; Corte di giustizia 10 settembre 2008, Capio; 11 novembre 1997, C251/95, Sabel). Nel caso di marchi complessi, costituiti da una pluralità di elementi, denominativi e figurativi, il giudizio di confondibilità va compiuto in relazione a ciascun elemento che sia dotato di capacità distintiva, dovendo anche in tal caso il confronto essere operato esaminando i marchi ciascuno nel suo complesso, non potendo avere ad oggetto solo la componente denominativa o solo quella figurativa, ben potendo, tuttavia, essere individuato un elemento “dominante” che va a integrare il nucleo caratteristico del segno (cd. cuore del marchio).

Sul punto la giurisprudenza comunitaria si è espressa nel senso che “La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo un elemento di un marchio complesso e a confrontarlo con un altro marchio.

È necessario, invece, effettuare il confronto esaminando i marchi in questione, considerati ciascuno nel loro insieme, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominato da uno o più dei suoi componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 53 Inoltre, il carattere più o meno distintivo degli elementi comuni ad un marchio richiesto e ad un marchio anteriore costituisce uno degli elementi rilevanti nell'ambito della valutazione della somiglianza dei segni [v. sentenza del 26 marzo 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T 581/13, non pubblicato, EU:T:2015:192, punto 41 e giurisprudenza citata]”. Il principio è stato affermato anche in recenti pronunce della Cassazione, nelle quali si dà atto che se è vero che  in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude, tuttavia, che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti (Cass. 2866/2023 e Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862).

Venendo quindi all’esame della domanda di nullità svolta da Parte_2 [...] va, in primo luogo, osservato che emerge dai documenti di causa – e comunque la circostanza è pacifica - che il marchio attoreo “ Pt_1 n. 702788 sia stato registrato in data anteriore rispetto ai marchi di CP_1 oggetto di contestazione. Tutte le questioni relative all’invalidità del contratto di cessione della privativa da parte dell’originario titolare a Parte_2 sono già state definite con la sentenza non definitiva di questo Ufficio. Il segno di parte attrice risulta composto da un elemento denominativo (la parola Pt_1 e da un elemento figurativo rappresentato dalla cornice rettangolare che racchiude la parola Per_1 senza  che  risulti  rivendicato alcun colore.

Detto  elemento rettangolare è caratterizzato, solo sui lati corti, da un piccolo elemento decorativo, simile ad un fregio. Si tratta di un elemento di forme semplici e comuni che non assume carattere particolarmente rilevante rispetto alla parte denominativa di cui alla parola Pt_1 che rappresenta, invece, l’elemento distintivo e dominante del marchio e che vale altresì a connotare il marchio in questione di una forte valenza distintiva, non presentando la parola “giusti” qualsivoglia connessione con i prodotti contraddistinti, di cui non ha alcuna valenza descrittiva e rispetto ai quali non presenta alcuna aderenza concettuale. I marchi di CP_1 oggetto di contestazione sono il marchio denominativo Per_1 (n. 1219199), il marchio figurativo rappresentato dalla dicitura Per_1 in caratteri stilizzati in corsivo (n. 1402117), e il marchio DG DeGiusti, composto dall’elemento figurativo stilizzato che rappresenta le lettere maiuscole «D» e «G» e, dall’altro, l’elemento denominativo stilizzato «degiusti» (n. 1542679).

Elemento distintivo e dominante dei marchi complessi di CP_1 è rappresentato dall’elemento denominativo “degiusti”. Si fanno proprie le considerazioni svolte riguardo al maggior rilievo dell’elemento denominativo dalla sentenza del Tribunale UE nella causa T-678/18 a cui entrambe le parti del giudizio fanno espresso richiamo, sentenza  che, rispetto al medesimo segno DG DeGiusti oggetto di registrazione nazionale n. 1402117 (e in quella sede ritenuto anteriore rispetto a quello di Azienda Agricola, non essendo là venuto in questione l’ancora anteriore marchio ex Pt_4 che oggi l’attrice vanta) , ha ritenuto che “tale marchio è composto da due elementi, vale a dire, da un lato, l’elemento figurativo stilizzato che rappresenta le lettere maiuscole «D» e «G» e, dall’altro, l’elemento denominativo stilizzato «degiusti».

Questi elementi sono scritti a lettere nere su sfondo rettangolare bianco”, nelle quali “l’elemento figurativo stilizzato sarà considerato come una rappresentazione grafica delle lettere iniziali maiuscole dei termini «de» e «giusti» o come un grafema composto da due lettere maiuscole «G» di cui una è il riflesso dell’altra, cosicché tale elemento fantasioso sarà percepito solo come una decorazione”. Si condividono, quindi, le conclusioni espresse dal Tribunale UE, per cui “è giocoforza constatare che l’elemento denominativo «degiusti» del marchio anteriore è atto a conferirgli un carattere distintivo e dominante”. Svolgendo l’analisi comparativa del segno “GIUSTI” di Parte_2 con i segni di CP_1 si vedrà allora che vi è una forte somiglianza tra i segni sotto il profilo fonetico, dal momento che entrambi hanno un nucleo comune rappresentato dall’elemento distintivo “giusti”, che coincide sul piano della pronuncia. Unico elemento di differenziazione è dato dalle lettere “de”, anteposte a “giusti” nei segni di CP_1 che a livello uditivo non rappresentano un significativo elemento di differenziazione tra i segni.

Sotto il profilo visivo l’elemento che spicca in tutti marchi è la parola Per_1 Elementi di differenziazione sono rappresentati dalla presenza del prefisso “de” e, nel marchio n. 1542679, anche delle lettere in stampatello D e G posizionate sopra il nome Per_1 (che per le ragioni espresse dal Tribunale UE appaiono come due “G” di cui una è il riflesso dell’altra), nonché dalla diversa stilizzazione nella rappresentazione del nome. Si tratta tuttavia di differenze stilistiche nella rappresentazione, di quello che viene ritenuto il cd. cuore di tutti i marchi in esame, ossia la parola “giusti”, che non sono, ad un esame complessivo e al ricordo visivo dei segni, in grado di rimarcare una significativa differenza tra gli stessi. Anche sotto il profilo concettuale i segni in questione condividono l’elemento Per_1 che in relazione ai prodotti che detti marchi sono volti a contraddistinguere viene percepito, in tutti i segni, quale cognome dei produttori di vino, che nell’un caso sarà Per_1 e nell’altro Per_1 , in cui ancora una volta, l’elemento saliente è rappresentato dalla parola Per_1

Tanto premesso in ordine alle differenze tra i segni in esame, nella valutazione di somiglianza rileva il fatto che i marchi in oggetto hanno in comune l’elemento denominativo della parola Per_1 , che rappresenta l’elemento maggiormente distintivo e dominante del segno, il cd. cuore del marchio, rispetto al quale sia la componente “de”, sia le diverse rappresentazioni grafiche dei segni appaiono del tutto trascurabili. Gli elementi figurativi dei segni a confronto non appaiono caratterizzati da forme, colori o grafie particolari, tali da sopravanzare la parte denominativa, che rimane, dunque, ad una valutazione globale, il nucleo caratteristico di ciascun segno. Nel giudizio di confondibilità si deve altresì tenere conto  del fatto che il consumatore medio, nel riferirsi ai prodotti in questione, faccia riferimento al nome del marchio piuttosto che alla descrizione dell’elemento figurativo. E’ stato, infatti, osservato che i consumatori sono abituati a designare e a riconoscere il vino in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarlo, dato che tale elemento designa in particolare il viticoltore o la proprietà su cui il vino è prodotto (sentenza del 13 luglio 2005, T-40/03, EU:T:2005:285, punto 56). Persona_2 Rilevante è, quindi, ai fini della confondibilità la somiglianza fonetica tra i segni, laddove, come osservato dal Tribunale UE “la differenza fonetica relativa alla pronuncia dell’elemento «de» nel marchio richiesto  non può essere percepita da una parte del pubblico di riferimento, in particolare quando ordina vini in luoghi di consumo necessariamente più rumorosi in quanto aperti al pubblico (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, aroa, T-536/12,non pubblicata, EU:T:2014:770, punto 56)”.

Si  deve,  inoltre, tenere conto del  fatto  che  i  segni in  questione sono  volti  a contraddistinguere prodotti di consumo oggetto di una distribuzione generalizzata, che nel panorama dei vini non rientrano tra i prodotti di alta gamma, per cui è da escludere che il consumatore normalmente informato presti un alto livello di attenzione nella scelta del prodotto, “con conseguente abbassamento della soglia del giudizio di confondibilità” (Cass. 11031/2018). In ragione quindi dell’elevata somiglianza dei segni in esame e dell’identità dei prodotti da essi contraddistinti, rappresentati dalla classe 33, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, bevande alcoliche con particolare riferimento a “vino”, va espressa una valutazione positiva in ordine al rischio di confusione da parte del pubblico tra i marchi esaminati, sia per quanto riguarda l’origine dei prodotti, sia sotto il profilo del rischio di associazione.

Va, pertanto, dichiarata la nullità dei marchi nazionali di CP_1 nn. 1219199, 1402117 e 1542679, per difetto di novità ai sensi dell’art. 12 lett. d) cpi. E’ preclusa a questo Tribunale ogni valutazione in ordine alla decadenza per non uso del segno GIUSTI riproposta da D.M.C. in comparsa conclusionale, perché già oggetto di pronuncia sulla quale in ogni caso a questa Sezione non compete ritornare e che peraltro  , a quanto dedotto da entrambe le parti, non è stata appellata.

La valutazione di confondibilità sin qui esposta opera non solo al fine di stabilire quando un segno anteriore possa privare di novità un marchio, ma anche al fine di accertare quando l’uso di un segno successivo si consideri violazione del marchio stesso. L’art. 20 lett. b) cpi dispone che il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

E’ indubbio che l’uso da parte di CP_1 dei propri marchi avvenga senza il consenso di Parte_2 Ne consegue che, alla luce del giudizio di confusione condotto ai fini della declaratoria di nullità, si debba ritenere che l’uso da parte di CP_1 [... di segni simili per prodotti identici integri contraffazione della privativa anteriore di Parte_2 Parte_2 ha inoltre chiesto che venga accertato l’illecito concorrenziale in relazione all’art. 2598 n. 1 e 3 cc. Secondo l’orientamento assolutamente dominante è ammesso il cumulo dell’azione di contraffazione e della tutela apprestata dalla disciplina in materia di concorrenza sleale, avendo la prima natura reale, a tutela del diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, e prescindendo dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, che è, invece, riservato al giudizio di concorrenza sleale, nel quale va accertato che quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (Cass. 2473/2019; Cass. 19 giugno 2008, n. 16647).

Ai fini del perfezionamento dell'illecito concorrenziale non è necessaria la produzione di un pregiudizio attuale al  patrimonio del  soggetto  concorrente, essendo  sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio (Cass. 12103/1995). Ciò posto, l’uso da parte di CP_1 di marchi simili al marchio registrato Pt_1 integra illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 n.1) cc, in quanto idoneo a creare confusione con i prodotti e l’attività di Parte_2 con il rischio di questa di subire un pregiudizio, che appare evidente ove si consideri non solo la medesimezza dei prodotti contraddistinti,  ma anche della provenienza di detti prodotti, avendo entrambe le società sede in Veneto. Solo genericamente allegata è, invece, la fattispecie di concorrenza sleale di cui al n. 3) dell’art. 2598 cc e inconferente sul piano della condotta illecita appare l’affermazione di Parte_2 secondo  cui “il  comportamento  scorretto  ed anticoncorrenziale della controparte rilevi altresì ex art. 2598, n. 3, c.c., in quanto si configura nel caso di specie l’idoneità di arrecare serio e grave pregiudizio all’attività commerciale della società titolare del marchio anteriormente registrato, così da esporre oggettivamente a diluizione gli investimenti pubblicitari relativi all’immagine dell’attrice”.

L’illecito è già perfettamente sussunto nella ipotesi normativa di cui all’art. 2598 n. 1 cc. Il dies a quo dell’illecito concorrenziale va fatto decorrere dal momento in cui CP_1 è stata informata dell’avvenuto acquisto da parte di Parte_2 del marchio Pt_1 da Parte_4 giusta comunicazione dell’11 gennaio 2019 con cui la mandataria in proprietà industriale di Parte_1 comunicava a CP_1 il recente acquisto del marchio italiano Pt_1 “regolarmente usato nel decorso dei decenni per vini di cui alla classe 33”, con cui veniva altresì fatto presente che “Questa importante acquisizione permette alla mia Assistita di vantare diritti risalenti nel tempo, ben anteriori rispetto alle date di deposito dei marchi Per_1 e di poter rivendicare argomentazioni giuridiche differenti rispetto a quelle utilizzate fino ad ora”, con riferimento al contenzioso in sede europea. In ragione delle argomentazioni esposte va pertanto inibito a CP_1 l’utilizzo dei marchi nazionali nn. P.IVA_2 , P.IVA_3 e 1542679 per la commercializzazione dei propri prodotti su bottiglie di vino, confezioni, materiale pubblicitario nonché sul sito web, sulle pagine social e nella corrispondenza commerciale della stessa. Va ordinato il ritiro dal mercato dei prodotti e del materiale (bottiglie, confezioni, etichette, materiale pubblicitario tecnico e promozionale) recanti i marchi contestati, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Va inoltre disposta nel medesimo termine la rimozione dei predetti marchi dai prodotti e dal materiale indicati.

Va inoltre stabilita una penale, che appare congruo determinare in ragione del valore dei prodotti, in € 50 per ogni bottiglia vendita in violazione dell’ordine di inibitoria e in € 100 per ogni giorno di inadempimento dell’ordine impartito di ritiro dal commercio e di rimozione dei segni contestati, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento. Va invece rigettata la domanda di sequestro, in quanto sovrabbondante rispetto alle esigenze probatorie e di tutela dei diritti di parte attrice. Si passa ora ad esaminare le domande di CP_1 ritenute ammissibili, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità del marchio “GIUSTI WINE” n. 1610330 di controparte, ovvero l’accertamento dell’uso decettivo del medesimo marchio e del segno “GIUSTIWINE”, nonché l’accertamento della contraffazione da parte dei segni posteriori utilizzati da [...] Parte_2 di quelli anteriori di CP_1 contraffazione rilevante anche sotto  il  profilo  della concorrenza sleale, con  conseguenti domande di  inibitoria, risarcimento ed accessorie. Ai sensi dell’art. 23 cpi il marchio può formare oggetto di cessione.

Con il trasferimento del marchio vengono trasferiti al cessionario tutti i dritti connessi alla privativa, quali il diritto del titolare di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio anteriormente registrato per prodotti o servizi identici o affini. In ragione della già discussa cessione del marchio Pt_1 a Pt_4 alla Parte_2 [...] regolarmente trascritta presso l’UIBM in data 03/01/2019 ai sensi dell’art. 138 cpi, questa ha la facoltà di fare uso della parola “wine” che ha natura puramente descrittiva del prodotto. E poiché la registrazione del marchio Pt_1 è anteriore ai marchi registrati di CP_1 – ed essendo coperta da giudicato ogni questione sollevata in via di azione o di eccezione da parte di CP_1 in ordine ai profili di nullità e decadenza del marchio Pt_1 avendo la sentenza 849/2023 già statuito che “è pacifico che si è verificata la decadenza in riferimento alle domande di nullità, decettività e decadenza relative al marchio di [...] Parte_2 acquistato da Parte_4 , dichiarandole inammissibili – va da sé che l’utilizzo del segno Pt_1 associato  alla parola WINE (GIUSTI WINE e GIUSTIWINE) non sia contraffattivo dei segni successivamente registrati da essendo, invece, vero il contrario.

Va, pertanto, affermato l’uso legittimo da parte di Parte_2 della parola “giusti” anche associata alla parola “wine”, con conseguente rigetto delle domande di nullità del marchio GIUSTI WINE e GIUSTIWINE e di contraffazione ai sensi degli artt. 20 lett. b) e 22 cpi, in ragione del legittimo utilizzo del segno anche come nome a dominio e posta elettronica. CP_1 lamenta inoltre che sia stato fatto un uso decettivo del segno GIUSTIWINE e del marchio GIUSTI WINE, quale ipotesi di decadenza del marchio.

La fattispecie che viene in rilievo non è quella dell’art. 23.4 cpi, ai sensi del quale “In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”, in quanto questione non più sub judice, essendo già stata risolta – relativamente al segno Pt_1 ogni questione di nullità e decadenza relativa alla cessione del marchio. Viene dunque in rilievo l’art. 21.2 cpi, che prevede la cd. decettività sopravvenuta, che si verifica quando un marchio, originariamente valido, diventa ingannevole a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare e concerne invece una conseguenza patologica del modo e del contesto in cui viene utilizzato un determinato segno dal suo titolare o con il suo consenso e che ”in quanto individua una ingannevolezza originariamente non sussistente, discende da uno specifico atteggiamento nel mercato da parte del titolare e non dal contenuto del marchio in sé”.

Pertanto, tale patologia, conseguente alla dinamica dell'esercizio del marchio, è esclusa in via di principio nel caso in cui il titolare dello stesso non abbia fatto altro che continuare allo stesso modo un uso dall'origine legittimo (Cass. 8409/1998). Spetta a chi intenda far valere la decadenza per sopravvenuta decettività provare che il titolare del marchio ne abbia fatto uso in un modo o in un contesto tale da renderlo idoneo a ingannare il consumatore. Detta prova non risulta essere stata fornita da CP_1 e anzi, manca a monte l’allegazione di quale sarebbe stato nello specifico il sopravvenuto uso ingannevole del marchio e pertanto la domanda va rigettata.

Va conseguentemente rigettata anche la domanda di accertamento del corrispondente illecito concorrenziale, non ravvisandosi un’ipotesi di imitazione servile, atteso il legittimo utilizzo da parte di Parte_2 delle proprie privative per contraddistinguere prodotti analoghi a quelli di CP_1 Né è ravvisabile la dedotta concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3) cc , non integrando ipotesi di “agganciamento” (come dedotto da CP_1 la partecipazione alle medesime manifestazioni fieristiche di settore, sussistendo concorrenza sleale ai sensi dell’invocato art. 2598 cc solo in ipotesi di “un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale” (Cass. 25607/2018), nella fattispecie non dedotto.

La causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione delle ulteriori domande oggetto di giudizio, come da separata ordinanza.



P.Q.M.


non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la nullità delle registrazioni italiane di marchio nn. 1542679, 1402117 e 1219199 aventi ad oggetto il segno “DE Pt_1 di titolarità di CP_1 2) rigetta la domanda di nullità e di decadenza del marchio nazionale n. 1610330 “GIUSTI WINE”; 3) rigetta le domande proposte da CP_1 di contraffazione e di concorrenza sleale; 4) accerta e dichiara che l’utilizzo da parte di anche attraverso Internet, del segno “ CP_1 Per_1 nella propria attività economica, costituisce contraffazione della registrazione di marchio n. 1624283 per il segno “ 5) accerta e dichiara che l’utilizzo dei marchi “ Pt_1 ; Per_1 di cui sopra integra atto di concorrenza sleale ai danni dell’attrice, ex art. 2598, n. 1 c.c.; 6) inibisce a CP_1 ’utilizzo dei marchi nazionali nn. 1219199, 1402117 e 1542679 per la commercializzazione dei propri prodotti su bottiglie di vino, confezioni, materiale pubblicitario nonché sul sito web, sulle pagine social e nella corrispondenza commerciale della stessa;

7) rigetta la domanda di sequestro svolta da Parte_2

8) dispone il ritiro dal mercato e la rimozione dei marchi di CP_1 da prodotti, confezioni, etichette e di tutto il materiale pubblicitario, tecnico o promozionale in cui si è concretata la violazione dell’esclusiva, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente provvedimento;

9) condanna CP_1 al pagamento, in favore di Parte_2 della somma di € 50 per ogni bottiglia vendita in violazione dell’ordine di inibitoria e di € 100 per ogni giorno di inadempimento dell’ordine impartito di ritiro dal commercio e di rimozione dei segni contestati, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

10) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.



Venezia, 04/06/2025

il Giudice est.

dott. Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Lina Tosi