Settore vinicolo - Marchio di fatto legato alla commercializzazione di vino - Registrazione del marchio - Contraffazione del marchio e concorrenza sleale - Danni economici per perdita di notorietà o mercato - Richiesta l'inibitoria dall'uso del marchio da parte della convenuta - Domanda di nullità del marchio per preuso nazionale non locale - Prova relativa al trasferimento di diritti tra i soggetti coinvolti (padre e figlio) - Contestazioni sulla continuità e sull’effettività dell’uso del marchio.
SENTENZA
n. 1306/2025 pubbl. 14/03/2025
(Presidente relatore: dott.ssa Chiara Campagner)
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1498/2020 R.G. promosso da:
Parte_1 e Parte_2, in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale denominata [...] Parte_3 , rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. Maurizio Nucci e Andrea D’Amico del Foro di Roma e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arrigo Ivancich in Venezia, S. Croce 312/a, giusta procura in calce all’atto di citazione
- attori -
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Milazzo e Lucia Vanzo del Foro di Verona e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma 468/b, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
avente per oggetto: nullità e contraffazione marchi
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“Nel merito
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale:
i. accertare e dichiarare: (a) che agli odierni attori spetta la titolarità del marchio registrato “L’EREMITA”, avendone peraltro gli attori fatto un uso effettivo ed ininterrotto dal 1991 ad oggi tale da procurare al segno una notorietà qualificata;
(b) che il contegno della convenuta descritto in narrativa ed, in particolare, l’impiego da parte della convenuta del marchio “Parte_4” e/o la riproduzione del cd. “look alike” delle etichette di parte attrice costituisce contraffazione del segno di titolarità degli attori, nonché atto doloso o comunque colposo di concorrenza sleale idoneo a indurre in confusione il pubblico di riferimento, ed ha cagionato agli attori un grave danno quantomeno per annacquamento del marchio “correlato indebito arricchimento della convenuta;
per l’effetto di quanto sopra
ii. inibire alla convenuta l’uso del marchio “Parte_4” (nonché di segni ad esso simili o affini) per contraddistinguere, fabbricare, pubblicizzare anche via internet, commercializzare e/o comunque distribuire al pubblico bevande alcoliche ed altri beni ad esse affini, concorrenti o complementari, nonché etichette, imballi, cataloghi e qualsivoglia altro materiale possa essere impiegato ai fini della promozione e/o commercializzazione delle proprie bevande alcoliche;
iii. ordinare la distruzione o comunque l’immediato ritiro dal commercio delle bevande alcoliche della convenuta recanti il marchio “Parte_4”, e/o il ritiro – o, se del caso, la distruzione o la cancellazione – di qualsivoglia bene – ivi comprese etichette, imballi, confezioni, brochure, cataloghi, pagine di siti internet, ecc. – comunque recante il marchio “Parte_4” in congiunzione con bevande alcoliche della convenuta, fissando un termine per l’esecuzione dell’ordine giudiziale non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione in cancelleria della sentenza;
iv. fissare una congrua penale, non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00), per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti sopra citati e/o per la violazione dell’inibitoria;
v. condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, da quantificarsi attraverso successivo, separato ed autonomo giudizio, salva l’eventuale provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c. che Codesto Ill.mo Tribunale vorrà eventualmente liquidare ad esito del presente giudizio, sussistendone i presupposti;
- con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta:
rigettarla in quanto del tutto infondata;
- in ogni caso:
con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite. In via istruttoria
Si reiterano le richieste istruttorie già avanzate, e, pertanto, salvo che per le istanze istruttorie
ammesse, si chiede all’intestato Tribunale di voler:
i. ordinare alla convenuta – ex artt. 121 c.p.i. ovvero, in subordine, 230 c.p.c. – di fornire ogni più ampia informazione e/o documentazione in proprio possesso inerente alla rete distributiva dei vini (e/o di qualsivoglia altra bevanda alcolica) a marchio “Parte_4” prodotti dalla convenuta medesima e/o da terzi. A tal fine l’intestato Tribunale vorrà disporre interrogatorio formale di ciascun socio e legale rappresentante pro-tempore della convenuta vertente sui capitoli di seguito riportati:
a. riferisca l’interrogato nome e indirizzo di qualsivoglia distributore di bevande alcoliche prodotte dalla convenuta e/o da terzi a marchio “Parte_4”, sia esso dettagliante o grossista ed ivi compresi coloro che operano tramite internet o qualsiasi altro mezzo di vendita a distanza;
b. dica l’interrogato le quantità di bevande alcoliche a marchio “Parte_4” prodotte, fabbricate e consegnate dalla convenuta e/o da terzi a far data dalla prima commercializzazione del proprio vino ad oggi.
ii. ordinare ex artt. 210-213 c.p.c. al competente consorzio di tutela (il “Consorzio [...] Controparte_2”, ovvero il diverso soggetto emerso in corso di causa) di comunicare il numero dei contrassegni (cd. “fascette”) indicanti la denominazione D.O.C.G. “Parte_4”, rilasciati alla convenuta dalla prima messa in commercio del proprio prodotto ad oggi;
iii. ordinare ex artt. 210-213 c.p.c. al competente consorzio di tutela (Valoritalia S.r.l., sede operativa provinciale di Solighetto, ovvero il diverso soggetto emerso in corso di causa) di comunicare il numero dei contrassegni (cd. “fascette”) indicanti la denominazione D.O.C.G. “Parte_4”, rilasciati agli attori dalla prima messa in commercio del proprio prodotto ad oggi;
iv. disporre CTU contabile sulle fatture prodotte da parte convenuta – se del caso da integrarsi anche in sede di CTU in base alla documentazione acquisita dal competente consorzio di tutela, ove essa attestasse un numero di fascette superiore alle vendite dichiarate dalla convenuta – ai fini del risarcimento dei danni cagionati agli attori;
v. disporre prova per testi, vertente sui seguenti capitoli di prova, ognuno dei quali deve intendersi preceduto dall’espressione “vero è che”, salvo laddove incompatibile:
a. in data 18.12.1997 ha acquistato presso gli attori n. 20 colli di bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da d.d.t. allegato sub doc. 38 che si rammostra al teste;
b. in data 01.10.1997 ha acquistato presso gli attori n. 36 bottiglie del vino a marchio
“Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 43 che si rammostra al teste;
c. in data 12.3.1998 ha acquistato presso gli attori n. 60 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 56 che si rammostra al teste;
d. in data 21.12.1999 ha acquistato presso gli attori n. 54 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 85 che si rammostra al teste;
e. nel corso degli anni 2006/2007 ha acquistato presso gli attori n. 180 confezioni del vinoa marchio “Parte_4” come da comunicazione allegata sub doc. 89 che si rammostra
f. nel corso dell’anno 2008 ha acquistato dagli attori n. 96 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” successivamente rivendute a CP_3, con sede legale a Milano (a sua volta fornitrice del Senato della Repubblica), come da fattura allegata sub doc. 90 che si rammostra al teste;
g. nel corso dell’anno 2008 ha acquistato dagli attori n. 72 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” successivamente rivendute a CP_3, con sede legale a Milano (a sua volta fornitrice del Senato della Repubblica), come da fattura allegata sub doc. 91 che si rammostra al teste;
h. nel corso dell’anno 2009 ha acquistato dagli attori n. 72 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” successivamente rivendute a Compass Group Italia SpA, con sede legale a Milano, come da fattura allegata sub doc. 98 che si rammostra al teste;
i. in data 19.2.2009 ha acquistato presso gli attori n. 120 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 103 che si rammostra al teste;
j. in data 6.8.2012 ha acquistato presso gli attori n. 240 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 147 che si rammostra al teste;
k. in data 19.12.2012 ha acquistato presso gli attori n. 60 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 159 che si rammostra al teste;
l. in data 15.10.2014 ha acquistato presso gli attori n. 300 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 169 che si rammostra al teste;
m. in data 22.1.2018 ha acquistato presso gli attori n. 120 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 175 che si rammostra al teste;
n. in data 21.8.2018 ha acquistato presso gli attori n. 120 bottiglie del vino a marchio “Parte_4” come da fattura allegata sub doc. 177 che si rammostra al teste;
o. riferisca il teste in quali regioni distribuisce, nella sua qualità di rappresentate, distributore e/o rivenditore, il vino a marchio “Parte_4” degli attori;
p. dica il teste se a partire dagli anni ‘90 ad oggi ha rilasciato “fascette” all’azienda agricola Parte_3, in persona dei Sig.ri Parte_1 e, successivamente, Pt_2 [...] specificando anche il numero delle fascette rilasciate, ove in grado;
q. nell’ottobre/novembre 2001 presso il ristorante da Lino a Solighetto è stata celebrata la festa per gli 80 anni del poeta Persona_1 in cui sono state scattate le foto allegate sub doc. 179 che si rammostrano al teste;
r. riferisca il teste l’anno dal quale acquista ininterrottamente dagli attori il loro vino a marchio “Parte_4”;
s. le bottiglie di vino a marchio “Parte_4” sono state ininterrottamente commercializzate dagli attori a partire quantomeno dal 1994 anche presso la “TENUTA SAN GALLO”, sita in Farra di Soligo (TV), Via San Gallo 40, ove tale vino è stato altresì proposto costantemente alla clientela ivi soggiornante.
Si indicano a testi:
➢ sui capitoli da a) a c), nonché i) e k):
Tes_1, uno dei principali clienti degli attori (Piazza del Granatiere 16, Cortellazzo di Jesolo, Venezia, c/o Ristorante Al Gambero);
➢ sul capitolo d):
Testimone_2, uno dei principali clienti degli attori (Vicolo Cavour 83, Lancenigo di Villorba, Treviso, c/o Impresa Buosi Costruzioni);
➢ sul capitolo e):
Testimone_3, c.e.o. di uno dei principali clienti degli attori (Corso Stati Uniti 35, Padova, c/o Controparte_4 );
➢ sui capitoli da f) a h):
Testimone_4 distributore del vino a marchio “Parte_4” (Via di Vannina 80/82, Roma);
➢ sui capitoli j) e da l) a n):
Testimone_5, uno dei principali clienti degli attori (Via Principi di Piemonte 3, Torre a Mare, Bari, c/o Ristorante Da Nicola);
➢ sul capitolo o):
Testimone_4, distributore del vino a marchio “Parte_4 ” (Via di Vannina 80/82, Roma); Antonio Scaloni, distributore del vino a marchio “Parte_4” (Viale Mazzini 122, Roma, c/o Enoteca Scaloni,);
Testimone_6, rappresentate di commercio (Via Primo Maggio 15, Campoleone, Lanuvio, Roma);
➢ sul capitolo p): il direttore pro-tempore della sede operativa provinciale competente di Valoritalia Società Controparte_5 qualità delle CP_6 vitivinicole e agroalimentari italiane S.r.l. (domiciliato per l’incarico presso la sede sita in Piazza Libertà n. 7, loc. Villa Brandolini Solighetto, Pieve di Soligo, Treviso);
➢ su tutti i restanti capitoli di prova a partire dalla lett. q) a seguire:
Tes_4 [...] distributore del vino a marchio “Parte_4” (Via di Vannina 80/82, Roma); Antonio Scaloni, distributore del vino a marchio “Parte_4” (Viale Mazzini 122, Roma, c/o Enoteca Scaloni,);
Testimone_6 rappresentate di commercio (Via Primo Maggio 15, Campoleone, Lanuvio, Roma);
Testimone_3 c.e.o. di uno dei principali clienti degli attori (Corso Stati Uniti 35, Padova, c/o Controparte_4); Tes_1 [...] uno dei principali clienti degli attori (Piazza del Granatiere 16, Cortellazzo di Jesolo, Venezia, c/o Ristorante Al Gambero);
Testimone_5, uno dei principali clienti degli attori (Via Principi di Piemonte 3, Torre a Mare, Bari, c/o Ristorante Da Nicola);
Testimone_2, uno dei principali clienti degli attori (Vicolo Cavour 83, Lancenigo di Villorba, Treviso, c/o Impresa Buosi Costruzioni);
Persona_2, cliente degli attori (Via Avicenna 9, Roma);
Testimone_7, dipendente della cantina Parte_3 (Via Predazzo 16, Farra di Soligo, Treviso);
Testimone_8, dipendente della cantina Parte_3 (Via Predazzo 16, Farra di Soligo, Treviso);
Testimone_9, ideatore dell’etichetta del vino a marchio “Parte_4” (Via Treviset 77, Col San Martino, Farra di Soligo, Treviso).
Parte convenuta così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
A) Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex artt. 81 e 100 c.p.c. del sig. Parte_1 con riguardo alle domande da questi formulate nel presente giudizio nei confronti della Controparte_1 [...] per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente dichiararsi inammissibili le suddette domande.
NEL MERITO
B) Rigettarsi e/o dichiararsi inammissibili tutte le domande ex adverso formulate nel presente giudizio dai sig.ri Parte_1 e Parte_2 quest’ultimo in proprio e quale titolare della ditta individuale Tenuta San Gallo, Azienda Agricola e Forestale di Viezzer Damiano, nei confronti della Controparte_1 [...] in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
C) Dichiararsi in tutti i casi l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente vantato dagli attori ex art. 2947 c.c. con riguardo al periodo anteriore al quinquennio precedente la promozione del presente giudizio e, in ogni caso, la prescrizione decennale ordinaria, qualora ritenuta applicabile alla richiesta di retroversione degli utili.
IN VIA RICONVENZIONALE
D) Accertarsi e dichiararsi che il marchio nazionale denominativo “Parte_4”, n. dep. domanda di registrazione TV1991C000139 del 10.06.1991 successivamente registrato in data 30.09.1994 con n. reg. 0000632385 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, in titolarità del sig. Parte_1 è scaduto per mancato rinnovo entro il termine di validità decennale di cui all’art.15 C.P.I.;
E) Accertarsi e dichiararsi che la Controparte_1 [...] è titolare del marchio di fatto “Parte_4” che sta usando per contraddistinguere il proprio prodotto vino sin dall’anno 2003, in modo effettivo, omogeneo, costante nel tempo e territorialmente diffuso a livello nazionale, con notorietà non puramente locale ma generale e qualificata;
F) Conseguentemente, per effetto del predetto preuso non puramente locale, accertarsi e dichiararsi la nullità per carenza del requisito di novità ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 comma 1 lett. a) e 25 comma 1 lett. a) C.P.I., dei seguenti marchi nazionali denominativi registrati in titolarità del sig. Parte_2
• marchio nazionale denominativo “L’EREMITA”, n. dep. domanda di registrazione 302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza.
• marchio nazionale denominativo “EREMITA”, n. dep. domanda di registrazione302018000000818 del 08.01.2018 successivamente registrato in data 22.10.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza.
Ordinando l’annotazione della sentenza nell’apposito Registro a cura della Controparte_7 [...]
G) In ogni caso accertarsi e dichiararsi il diritto della CP_1 [...] Controparte_1 CP_1 di continuare ad usare il marchio di fatto “Parte_4 ”per contraddistinguere il proprio prodotto vino, nei limiti del preuso effettivo esercitato. IN OGNI CASO:
Vittoria di spese, diritti e compensi di causa.
***
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede che l’Ill.mo Tribunale adito voglia ammettere la prova per testi formulata dalla società Parte_5 nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. depositata telematicamente in data 21.12.2020 sui capitoli (precedentemente non ammessi) nn. 4), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16) e 18) con i testi ivi indicati.
La società Parte_5 insiste nel chiedere il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori nei propri scritti difensivi riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. depositata telematicamente in data 11.01.2021 e nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 31.03.2021 depositate telematicamente in data 25.03.2021, oltre che negli ulteriori scritti difensivi di causa e verbali di udienza. Con abilitazione alla prova contraria nella denegata e non creduta eventualità di riammissione dei capitoli di prova di parte attrice, con i testi indicati dalla convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.”
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.2.2020, i sig.ri Parte_6 [...] quest’ultimo in proprio e quale titolare della ditta individuale [...] Parte_3 Parte_2 , citavano in giudizio la [...] Controparte_1 chiedendo volersi accertare e dichiarare (i) la titolarità in capo agli attori del marchio registrato Parte_4 ”, avendone essi ottenuto la registrazione e fatto un uso effettivo ed ininterrotto dal 1991 all’attualità tale da procurare al segno una notorietà qualificata; (ii) che il contegno della convenuta costituiva contraffazione del predetto segno, nonché atto doloso o comunque colposo di concorrenza sleale idoneo a produrre confusione nel pubblico di riferimento; (iii) che detto contegno aveva cagionato agli attori un grave danno quantomeno per annacquamento del marchio e/o perdita di mercato, con correlato indebito arricchimento della convenuta. Gli attori chiedevano quindi la pronuncia dell’inibitoria nell’uso del predetto marchio (nonché segni ad esso simili o affini), dell’ordine di distruzione e ritiro dal commercio delle bevande alcoliche e di ogni altro bene recante il suddetto marchio oltre che di etichette imballi, confezioni ecc., con termine per l’esecuzione non superiore a 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza e fissazione di una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione e/o ritardo, e la condanna della convenuta al solo an debeatur del risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in separato giudizio, salva la concessione di una provvisionale ex art. 278 comma 2 c.p.c.. In data 22.04.2020 si costituiva in giudizio la convenuta mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva in via preliminare che venisse accertata la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del sig. Parte_1 [...] con riguardo alle domande formulate nei confronti di Parte_5 con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle suddette domande.
Nel merito la società Parte_5 chiedeva il rigetto e/o la dichiarazione di inammissibilità di tutte le domande ex adverso formulate dagli attori nei propri confronti in quanto infondate in fatto e diritto e chiedeva che venisse comunque dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da essi asseritamente vantato ex art. 2947 c.c. con riguardo al periodo anteriore al quinquennio precedente la promozione del presente giudizio e, in ogni caso, la prescrizione decennale ordinaria, qualora ritenuta applicabile alla richiesta di retroversione degli utili. In via riconvenzionale, la società Parte_5 chiedeva volersi accertare e dichiarare (i) la scadenza per mancato rinnovo ex art. 15 c.p.i. del marchio nazionale denominativo Parte_4 ” registrato dal sig. Parte_1 in data 30.09.1994 con n. reg. 0000632385; (ii) il preuso costante, diffuso a livello nazionale, con notorietà non puramente locale ma generale e qualificata della società CP_1 sul marchio di fatto Parte_4 ” a far data dall’anno 2003 per contraddistinguere il proprio prodotto vino; (iii) la nullità, per effetto del predetto preuso non puramente locale, per carenza del requisito di novità ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 comma 1 lett. a) e 25 comma 1 lett. a) c.p.i., dei marchi nazionali denominativi “(...)” ed “(...)”, registrati dal sig. Parte_2 in data 04.01.2018 e in data 22.10.2018, con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, ordinando l’annotazione della sentenza nell’apposito Registro a cura dell’ Controparte_7 (iv) in ogni caso il diritto della Controparte_1 di continuare ad usare il marchio di fatto Parte_4 ” per contraddistinguere il proprio prodotto vino, nei limiti del preuso effettivo esercitato; (v) il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi di causa. La causa veniva istruita a mezzo escussione di testi.
Dalla banca dati dell’UIBM risultano i seguenti marchi con la denominazione Parte_4 ” riconducibili agli attori: 1) Marchio nazionale denominativo Parte_4 ”, domanda di registrazione n. TV1991C000139 del 10.06.1991 successivamente registrato in data 30.09.1994 con n. reg. 0000632385, con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza (doc.1 fasc. attore); tale marchio era in titolarità del sig. 10.06.2001 per mancato rinnovo ex art. 15 c.p.i. Parte_1 esso è scaduto in data 2) Marchio nazionale denominativo Parte_4 ”, domanda di registrazione n. 302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, in titolarità del sig. Parte_2 (doc.2 fasc. attore). 3) Marchio nazionale denominativo “EREMITA”, domanda di registrazione n. 302018000000818 del 08.01.2018 successivamente registrato in data 22.10.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, sempre in titolarità del sig. giudizio. Parte_2 (doc. 9 fasc. conv.), non invocato da parte attrice nel presente Parte attrice ha posto a fondamento delle proprie domande, da una parte, la registrazione, a nome di Parte_1 nel 1991 e a nome di Parte_2 nel 2016 del marchio denominativo Parte_4 dall’altro la titolarità da parte di entrambi del medesimo segno quale marchio di fatto a far data dal 1991. In via preliminare, parte convenuta ha osservato che il marchio di fatto Parte_4 sino alla data della sua registrazione nel 2016, è stato utilizzato, peraltro in modo saltuario, da parte del solo Parte_1 il quale ha cessato la propria attività aziendale nel 2017, sicchè egli sarebbe privo di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex artt. 81 e 100 cpc rispetto alle domande formulate in atto di citazione; non risulta, inoltre, agli atti di causa alcuna cessione di azienda da parte di comprensiva anche del diritto su tale segno.
I due attori, pur avendo allegato l’utilizzo da parte di entrambi del marchio di fatto Parte_4 hanno prodotto unicamente delle fatture emesse da Parte_2 relative alla commercializzazione di vino a marchio riferibili al periodo precedente. Parte_4 a far data dal 2018 e non invece Inoltre, gli attori risultano titolari di due distinte imprese individuali, rispettivamente l’impresa individuale Parte_1 scritta al Registro Imprese nel 1997, con inizio attività in data 10.2.1980, avente ad oggetto attività vitivinicola e cancellata per cessata attività nell’anno 2017 e l’impresa individuale Parte_3 [...] di denominazione “ Parte_2 Parte_2 , iscritta nel 1998, con inizio attività dal 29.9.1998 con la ” mutata nel 2017 nell’attuale denominazione, avente ad oggetto attività di viticoltura e dal 2019 attività di imbottigliamento di vini; negli atti di causa gli attori non hanno, in alcun modo, esplicato come sarebbe avvenuto tale utilizzo congiunto. Solo con le note di udienza del 26.3.2021 e dopo la scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc, gli attori hanno allegato che essi sarebbero stati l’uno, ossia il padre, il fondatore e l’altro, ossia il figlio, il continuatore della medesima azienda, seppur svolta in forma individuale, nella quale sarebbe stato commercializzato lo stesso vino con lo stesso marchio. Ferma la tardività di tali allegazioni, gli attori non hanno fornito sufficienti elementi di valutazione attestanti il giuridico e/o fattuale subentro di svolgimento dell’attività imprenditoriale del padre Parte_2 Parte_1 nella titolarità e Orbene, il marchio registrato dal sig. seguito del mancato rinnovo; il sig. Parte_1 Parte_1 nel 1991 è divenuto inefficace a successivamente al mancato rinnovo, ha continuato ad utilizzare il marchio di fatto, pur se con una significativa interruzione ed infine, dopo la cessazione dell’attività di impresa, non utilizza più il suddetto marchio.
Ed invero, la tutela del marchio di fatto trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa non più esercitata dal preteso titolare. Egli non è pertanto legittimato in senso sostanziale rispetto alle domande proposte in atto di citazione. Quanto a Parte_2 non vi è prova che egli abbia mai usato il marchio denominativo Parte_4 prima della registrazione a suo nome nel 2016 e nel 2018; le fatture prodotte sub docc, 175, 176 e 177 e da lui emesse si riferiscono tutte al 2018. Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono in ordine al difetto di prova del subentro di costui nell’azienda paterna, le domande proposte dalla parte attrice, con riferimento al marchio di fatto, risulterebbero, comunque, infondate, nel merito alla luce del preuso fatto valere da parte convenuta, che ha chiesto, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei marchi registrati da della novità. Parte_2 per carenza del requisito.
Tale ultima domanda è fondata, mentre sono infondate tutte le domande proposte dagli attori. La lettera a) dell’art. 12, comma 1 cpi prevede che non possono essere oggetto di registrazione come marchi di impresa i segni che siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il cit. art. 12 cpi dispone che l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso ed inoltre che l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione. Il secondo requisito di validità dei marchi, ossia quello della novità, che si affianca al requisito della capacità distintiva, viene meno in caso di preesistenza di marchi o di altri segni noti ai consumatori ed utilizzati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere. La norma prevede che il segno precedente, per ostacolare la registrazione del marchio successivo, sia noto e non solo utilizzato, e che tale notorietà non abbia rilevanza meramente locale, essendo invece previsto che, qualora il marchio abbia raggiunto una notorietà meramente locale, il preutente abbia diritto a continuare ad utilizzare il segno ma solo nei limiti della diffusione locale L'acquisto del diritto sul marchio di fatto dipende quindi non solo dall'utilizzo del segno, ma richiede anche che il segno abbia raggiunto una notorietà qualificata. Il preutente deve conseguentemente provare non solo l'uso, ma anche che il proprio preuso ha determinato la notorietà generalizzata del proprio segno distintivo (marchio di fatto, denominazione o ragione social, ditta individuale) prima dell'uso da parte di altri. Si deve trattare di un uso sistematico, non sporadico e tale da consentirne la conoscenza effettiva da parte del pubblico dei consumatori interessati, mediante commercializzazione dei prodotti o servizi.
La prova può essere offerta non solo documentalmente, tramite, ad esempio, la produzione di cataloghi e documentazione pubblicitaria, ma anche tramite prove testimoniali e indizi, purché dimostrino la rilevanza quantitativa o qualitativa del prodotto del servizio sul mercato, la durata della presenza e il suo ambito territoriale, facendo riferimento alle concrete modalità di diffusione del segno. La società convenuta ha fornito piena prova di produrre sin dall’anno 2001 un vino Parte_7 che è stato immesso in commercio per la prima volta nel 2003 con la denominazione Parte_4 ”.
Si tratta di un vino pregiato, posto in vendita al prezzo di circa € 25,00 a bottiglia da 500 ml (50 euro al litro). Come riferito dai testimoni, l’uva rimane ad appassire per 5-6 mesi e successivamente dopo la pigiatura trascorre un periodo di affinamento in botte di due anni. Le circostanze testè riportate sono state confermate dal teste Testimone_10 , Responsabile della produzione di CP_1 A riprova del preuso costante nel tempo e territorialmente diffuso a livello nazionale, con notorietà generale e qualificata del marchio di fatto Parte_4 ” da parte di [...] Pt_5 sin dall’anno 2003, militano sia la testimonianza della teste Tes_11 responsabile dell’Ufficio amministrativo e Contabile di CP_1 sia del teste Tes_12 [...] , impiegato amministrativo, sia la seguente produzione documentale:
• Foto bottiglie vino “ Parte_4 ” - doc. 10, 11 e 12: n. 3 foto raffiguranti le bottiglie del vino recioto L’EREMITA relative alle annate dal 2001 al 2017, conservate dalla società convenuta nel proprio archivio vinicolo. Nell’anno 2014 il vino in parola non è stato prodotto a causa delle condizioni climatiche non favorevoli (cfr. testimonianza Tes_10 );
• Fatture di vendita in Italia del vino Parte_4 ” anni 2003 – 2020 - doc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Per ciascun anno sono state prodotte delle fatture, recanti l’espressa indicazione del vino “ Parte_4 , dalle quali si ricava che la commercializzazione è stata effettuata in molteplici regioni, con una vendita di qualche migliaio di bottiglie all’anno; la teste CP_1 ha precisato che il vino in questione è stato indicato con il codice “BR Rr 3” e che la commercializzazione avveniva in tutta Italia; il teste Tes_13 consulente marketing esperto del settore vinicolo, ha dichiarato di aver contribuito a selezionare nel periodo di tempo compreso tra il 2000 e il 2020 i vini della società CP_1 da inserire nel portfolio della società Partesa del gruppo Heineken; ha confermato che Partesa effettuava una distribuzione dei vini di CP_1 compreso L’ Pt_4 su tutto il territorio nazionale e negli ultimi anni nelle regioni del Sud;
• Depliant pubblicitari della cantina Parte_8 [...] 71 contenenti anche la descrizione delle caratteristiche del vino L’Eremita • Pubblicazioni e riconoscimenti al Vino “L’Eremita” nelle seguenti Guide del Vino - doc. 31: “Enogea II serie – newsletter bimestrale indipendente dicembre 2005 – gennaio 2006”; - doc. 32: “ Parte_9 nella guida Parte_10 2007; - doc. 33: “I Parte_11 – Le Parte_12 ” negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015. - doc. 34: Parte_11 – Gambero Rosso”, per gli anni 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. - doc. 35: “Vitae – La Guida dei vini ( anni: 2017, 2018, 2019, 2020; Controparte_8 ” per i seguenti - Slow wine – Storie di vita vigne vini in Italia” per gli anni 2011, 2013, 2015 e 2019; - doc. 37 attribuzione di 90 punti al vino L’EREMITA del 2009 da parte della rivista “Wine Spectator; - docc. da 38 a 44 estratti archivi Internet di L’Eremita, circostanza confermata dalla teste CP_1 CP_1 contenenti la pubblicità del vino Inoltre, la società CP_1 è stata presente dal 2008 a tutte le edizioni della Fiera Vinitaly di Verona e dalle pose fotografiche dimesse sub docc. da 50 a 63 risulta esposto nello stand della società anche il vino Parte_4 come confermato dalla teste CP_1 e dal teste Tes_13 non essendo in tutte le pose fotografiche immediatamente intellegibile l’etichetta o l’anno di esposizione.
Per quanto riguarda i marchi di parte attrice, il riconoscimento del cd. preuso del marchio esige la prova della sua utilizzazione concreta, effettiva e continuata che, nella specie, avrebbe dovuto riguardare il periodo anteriore alla registrazione del marchio da parte di Parte_2 Orbene, non risulta prodotta alcuna documentazione che comprovi l’utilizzo da parte degli attori del marchio Parte_4 per un lasso di tempo assai considerevole di 8 anni dal 2000 al 2008, proprio in concomitanza con l’inizio dell’utilizzo da parte della convenuta del marchio Parte_4 L’unico documento prodotto per gli anni 2006-2007, ossia il doc. 89, attesta l’acquisto da parte di Porsche di 180 confezioni regalo per le festività di Natale 2006, come confermato da Testimone_3 Direttore Generale di Porsche Financial Services.
Le testimonianze assunte non consentono di supplire alla dedotta carenza documentale e di provare l’uso continuativo del marchio anche nel periodo dal 2001 (scadenza del marchio registrato nel 1994 e non rinnovato) al 2008. Ed invero, quanto ai testimoni assunti avanti al Tribunale di Roma, a mezzo prova delegata, il teste Testimone_4 ha dichiarato di aver cominciato ad acquistare lo spumante prosecco di Conegliano e Valdobbiadene d.o.c.g. di produzione dei sig.ri Pt_1 intorno al 1998 e di essere un loro rivenditore all’ingrosso limitatamente alla Regione del Lazio, specificando con riferimento al vino partite di tale vino e di averlo rivenduto ad Parte_4 CP_3 di aver acquistato nel 2008 due società che in allora gestiva il Ristorante degli Onorevoli Senatori sito presso Palazzo Madama; inoltre, ha confermato un successivo acquisto di tale vino del 2009, poi rivenduto a Compass Group Italia SpA, con sede legale a Milano.
Tuttavia, non vi è prova che per il periodo precedente al 2008, il teste avesse acquistato anche il vino Parte_4 in quanto i Pt_1 producono una moltitudine di spumanti, non solo a marchio Parte_4 ”, come si ricava dalle stesse fatture dimesse dagli attori con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. Il secondo teste, Antonio Scaloni, ha dichiarato di aver comprato il vino dei “signori Pt_1 per poi rivenderlo nella propria enoteca in Roma, ma di non ricordare come si chiamasse, ricordava solo che era un prosecco, circostanza questa del tutto irrilevante alla luce dei molteplici vini prodotti e commercializzati dagli attori. La teste Testimone_14 , titolare dell’impresa Buosi Costruzioni srl, ha confermato solo l’acquisto di 54 bottiglie nell’anno 1999. Il teste Tes_1 , titolare dei ristoranti Il Gambero di Cortellazzo e il Porto, attualmente chiuso, nel rispondere affermativamente ai capitoli a), b), c), i) e k), ha confermato gli acquisti del vino Parte_4 per gli anni 1997, 1998, 2009 e 2012. Il teste Testimone_5 , titolare del ristorante “Da Nicola” a Torre a Mare, presentato dagli attori come il loro principale cliente, ha dichiarato di approvvigionarsi da oltre trenta anni da Pt_13 e che ordina ogni anno il vino l’ Pt_4 molto apprezzato dai suoi clienti e confermato le fatture che gli sono state rammostrate, precisando che gli acquisti sono molti di più.
Tuttavia, tale unica testimonianza non consente di superare il deficit probatorio per il periodo di tempo 2000-2008. Dal complesso delle prove raccolte risulta allora che nel 2001 non è stato rinnovato il marchio Parte_4 registrato a nome di Parte_1 e che tale marchio fino al 2008 non è più stato utilizzato nemmeno come marchio di fatto (ad eccezione di una sola vendita a fine 2006 come da fattura di data 25.1.2007 doc. 89 fasc. attore). Successivamente a tale data, Parte_1 ha ripreso ad utilizzare tale marchio, con notorietà a livello non puramente locale.
L'uso non deve necessariamente essere effettuato in un ambito territoriale esteso, così escludendo una notorietà sull'intero territorio nazionale, ma è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto che la notorietà si riverberi ultra-localmente. Nel caso, di specie l’uso è stato effettuato quantomeno nelle province di Treviso e Venezia, Milano e Bari, nel Lazio. Essendo stato distribuito il vino a marchio Parte_4 degli attori in una pluralità di regioni, pur se con quantitativi non elevati, ritiene il Collegio che il marchio di fatto abbia acquisito una notorietà non puramente locale. La convenuta ha, invece, utilizzato in via continuativa e in un ambito territoriale nazionale il proprio marchio di fatto Parte_4 a partire dal 2003.
Quindi di fatto, parte attrice e parte convenuta, imprenditori in concorrenza tra loro, hanno utilizzato i loro marchi di fatto, obiettivamente confondibili, in ambito non meramente locale, tollerando per facta concludentia la reciproca attività per un prolungato periodo di tempo, fino a quando del marchio a suo esclusivo vantaggio. Parte_2 ha chiesto ed ottenuto la registrazione Nel caso in cui i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso non meramente locale, siano due, il preuso dell'altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione e nessuno dei due preutenti può registrare il segno senza il consenso dell'altro (cfr. Cass. civ. 2976 del 2020).
In sintesi, la domanda di registrazione n. TV1991C000139 del 10.06.1991 del marchio nazionale denominativo rinnovazione. Parte_4 ” deve essere dichiarata inefficace per mancata La domanda di nullità degli altri due marchi registrati da Parte_2 è fondata e va accolta stante la violazione compiuta dall’attore del disposto di cui all’art. 12 lett. a) c.p.i. In tema di invalidità di un marchio, l’art. 25, primo comma, lett. a) c.p.i. stabilisce che: “Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12. Viene pertanto accertata la nullità del marchio nazionale denominativo “L’EREMITA” di cui alla domanda di registrazione n. 302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza e di cui alla domanda di registrazione n. 302018000000818 del 08.01.2018 successivamente registrato in data 22.10.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza.
La convenuta Controparte_1 conserva il diritto di continuare ad usare il marchio di fatto Parte_4 ” per contraddistinguere il proprio prodotto vino, nei limiti del preuso effettivo esercitato e conseguentemente tale uso non integra concorrenza confusoria ex art. 2598 n. 1 cc. Parte attrice ha fatto valere la concorrenza sleale confusoria anche sotto il profilo dell’asserita rassomiglianza tra le due etichette. comparsa di costituzione e risposta non emerge alcun profilo di confondibilità. L’etichetta della bottiglia di parte attrice è di colore bianco, il marchio è di colore nero e in carattere corsivo, nella parte centrale è raffigurato un paesaggio con modalità stilistiche tradizionali, quasi rurali, e nella parte bassa è chiaramente indicata la denominazione dell’asserito produttore: “Derio Parte_14 – I” L’etichetta Parte_5 è di colore nero, il marchio è di colore rosso ed è in carattere stampatello, nella zona centrale è raffigurata l’immagine stilizzata di una casa con una pianta d’ulivo; nella zona bassa è chiaramente indicata la denominazione dell’azienda [...] Pt_5 . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile, complessità media e con aumento del compenso nella misura del 30% ai sensi dell’art. 4 comma 1bis del D.M. 55/14, in ragione dei collegamenti ipertestuali effettuati da parte convenuta con riguardo ai documenti depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 [...] e Parte_2, in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale denominata Parte_3 Parte_3 [...] nei confronti di Controparte_1 domanda ed istanza disattesa:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Dichiara inefficace per mancata rinnovazione la domanda di registrazione del marchio denominativo L’EREMITA n. TV1991C000139 del 10.06.1991 depositata da Parte_1 successivamente registrato in data 30.09.1994 con n. reg. 0000632385;
- Dichiara nulle le domande di registrazione depositate da Parte_2 del marchio denominativo L’EREMITA n. 302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe successivamente registrato in data 22.10.2018;
- ordina l’annotazione della presente sentenza nell’apposito Registro a cura dell aControparte_7
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.075,00 per anticipazioni 13.666,90 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 10 luglio 2024
Il Presidente est. dott.ssa
Chiara Campagner