Settore vinicolo - Settore della produzione e commercio di vini - Contraffazione del marchio MOMA di parte attrice da parte del marchio MOM della convenuta - Interferenza prospettata dalla società attrice tra i marchi da essa registrati e i segni distintivi apposti su alcune linee di bottiglie di gin prodotte e commercializzate dalla convenuta e distribuite in Italia - Registrazione di marchi con la denominazione “MOM” tentata dalla convenuta e rientranti nella classe 33 della classificazione di Nizza, potenzialmente confliggenti con quelli dell'attrice - Notorietà del marchio - Interferenza fondata sull’identità parziale alfabetica di tre lettere su quattro, la somiglianza tipologica e parzialmente grafica dei caratteri, il cromatismo scuro generale dell’etichetta, la presenza di un ulteriore elemento differenziante dal comune - Risarcimento del danno.
SENTENZA
n. 2385/2024 pubbl. 10/09/2024
(Presidente: Enrico Silvestro Ravera - Relatore: dott. Paolo Gibelli)
nella causa iscritta al n. 6560/2020, promossa da:
(...) elettivamente domiciliata presso l’Avvocato VITALI FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Francesco Casucci del Foro di Milano, come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE
contro
(...) elettivamente domiciliata in (...) presso l'Avvocato CALLORI MARIAGRAZIA che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
(...) elettivamente domiciliata in (...) presso l’Avvocato BONO ALESSANDRA che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTI CONVENUTE
causa nella quale, all’udienza del 10/10/2023 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito, poi confermate alla richiesta discussione orale, richiesta dalle parti e tenutasi in data 14 maggio 2024: N. 6560/2020 R.C.
Oggetto: contraffazione marchio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ogni contraria domanda, istanza, eccezione rigettata:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che la condotta delle convenute di cui in narrativa, costituisce contraffazione del marchio “MOMA” di titolarità di (...)
2. accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalle convenute costituisce, altresì, un’ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 1, 2, 3, cod. civ. e per l’effetto,
3. disporre l’immediato ritiro dal mercato UE e la distruzione ovvero l'assegnazione in proprietà all’attrice di tutti i prodotti e del materiale pubblicitario che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell’attrice di cui ai punti precedenti;
4. inibire alle convenute la continuazione degli illeciti di cui sopra, ossia produzione, importazione, esportazione, pubblicizzazione, commercializzazione, vendita – anche attraverso internet – dei prodotti in contestazione nell’ambito del mercato UE;
5. disporre l’oscuramento dei contenuti e immagini in violazone al marchio dell’attrice nel sito internet www.momgin.com e in ogni altra pagina Internet o social network sotto il controllo delle convenute;
6. condannare le convenute - in via solidale fra loro -, ai sensi degli artt. 125 C.P.I. (e specificatamente si fa anche domanda di retroversione degli utili indebitamente incamerati ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, co. 3, C.P.I.) e 2043 c.c. e 2600 c.c. al risarcimento dei danni subiti dall’attrice, nella misura da quantificarsi per l’Italia e l’intero ambito UE in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, al risarcimento del danno all’immagine non inferiore ad Euro 50.000,00;
7. fissare ai sensi dell’art. 131, co. 2, C.P.I., una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta dalle convenute all’attrice per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti e di Euro 1.000,00 per ogni prodotto importato, venduto, offerto al pubblico o commercializzato, o comunque, distribuito in spregio alla decisione di codesto Tribunale;
8. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza sulle prime pagine di due numeri consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali, ad esempio, “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” o "Il Sole 24 ore” nonché su due riviste specializzate, a caratteri CP_1 3 doppi rispetto al normale, a cura dell’attrice e a spese solidali delle convenute, con diritto di rivalsa delle spese stesse dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte delle convenute, nonché a cura e spese delle stesse, tanto in lingua italiana quanto in lingua spagnola ed inglese, sui siti internet delle convenute (www.gonzalezbyass.com, www.queenofthegins.com, www.momgin.com, www.onestigroup.com), in apposito banner pop-up auto-eseguibile e per almeno 30 giorni a far data da quello successivo al deposito del provvedimento. In via subordinata:
9. accertare e dichiarare l’arricchimento senza giusta causa da parte delle convenute nei confronti dell’attrice e, conseguentemente, condannare le medesime, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare l’attrice della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia. […] Con condanna delle convenute al rimborso di onorari, diritti e spese anche del 15%, IVA e CPA e spese di CTU sia della fase di descrizione ante causam sia del presente giudizio di merito”.
Per parte convenuta
“Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione,
1) in via preliminare, per quanto occorre e comunque nel merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con riferimento a tutte le domande dell’attrice aventi ad oggetto o relative alla commercializzazione del gin MOM in ambito UE al di fuori del territorio italiano;
2) nel merito, in ogni caso:
- rigettare tutte le domande formulate dall’attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
3) nel merito in via subordinata:
- dichiarare obbligata a manlevare e tenere indenne in relazione a quanto dovesse essere eventualmente condannata dal Giudice a pagare a a qualsivoglia titolo;
- in ogni, condannare a risarcire ad il danno alla stessa cagionato, a qualsivoglia titolo, ivi incluso il danno all’immagine, dal comportamento di (...) nella misura che verrà quantificata in corso di causa, o eventualmente anche in via equitativa, con rifusione delle spese di lite.
4) nel merito, in via ulteriormente subordinata: - sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni e di pubblicazione formulate da ripartire la relativa condanna in funzione dell’effettiva partecipazione e grado di responsabilità di ciascuna delle convenute negli illeciti lamentati;
5) in ogni caso: - condannare l’attrice all’integrale rifusione a favore della convenuta delle spese legali da questa sostenute anche per tutte le precedenti fasi cautelari”
Per parte convenuta
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Nel merito
- Rigettare integralmente le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l’effetto,
- Revocare l’ordinanza cautelare emessa dal Collegio in data 3 agosto 2020, così come modificata dall’ordinanza del Collegio del 24 novembre 2020 all’esito del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c.;
2. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, rigettare comunque integralmente tutte le domande formulate in via subordinata e riconvenzionale da parte di nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa; […]
3. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, compresi i precedenti gradi di giudizio ed il procedimento cautelare in corso di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
1. I fatti di causa
La presente controversia riguarda l’interferenza prospettata dalla società attrice, attiva nella produzione e commercio di vini, tra i marchi da questa registratati e i segni distintivi apposti su alcune linee di bottiglie di gin prodotte e commercializzate dalla convenuta e distribuite in Italia dall’altra convenuta, In particolare, parte attrice è titolare, tra gli altri, del marchio comunitario n. 004895926 “ , depositato il 13/02/2006 e registrato il 21/02/2007 nella classe 33 della Classificazione di Nizza, in cui rientrano le “Bevande alcoliche, escluse le birre”. Secondo le allegazioni di parte attrice, dalle consuete attività di monitoraggio a tutela dei propri marchi emergeva che, a partire dal 2013, stava tentando la registrazione di marchi con la denominazione “MOM”, rientranti anch’essi nella classe 33 e potenzialmente confliggenti con i propri. Ripetutamente, la società attrice si opponeva a tali registrazioni, ottenendo tutela anche grazie alle decisioni EUIPO, che, in più occasioni, rifiutava le registrazioni dei marchi tentate da Successivamente, nel corso del 2018, parte attrice si avvedeva che, da tempo, aveva cominciato a porre sul mercato prodotti - come anticipato, una linea di bottiglie di gin - contrassegnati dai segni distintivi di cui aveva tentato la registrazione, distribuendoli in Italia tramite .
2. Il procedimento cautelare ante causam
Precedentemente all’instaurazione del giudizio di merito, parte attrice ha agito in via cautelare con ricorso (iscritto a R.G. 5095/2018, Giudice designato Paolo Gibelli) finalizzato a ottenere un provvedimento di descrizione inaudita altera parte, nonché, tra l’altro, gli ordini di inibitoria e ritiro dal mercato dei prodotti con i segni distintivi confliggenti con il proprio marchio registrato, commercializzati da e distribuiti in Italia da , con efficacia estesa all’intero territorio dell’Unione Europea. Dopo avere disposto la descrizione inaudita altera parte, costituitesi le parti resistenti, il procedimento cautelare proseguiva caratterizzandosi fin da subito per “un lungo e travagliato iter processuale” (p. 1 dell’ordinanza datata 22/06/2020, conclusiva del procedimento). Veniva allora disposta una consulenza tecnica tesa essenzialmente a valutare la confondibilità dei segni grafici dei due marchi, oltre ad accertare, anche attraverso un’indagine demoscopica, la diffusione commerciale e la notorietà dei marchi e dei prodotti, specie della ricorrente. Rivelatosi il compimento delle operazioni peritali particolarmente gravoso, sia per la complessità intrinseca delle stesse - estese a Stati dell’Unione Europea e transfrontalieri, in cui risultasse la commercializzazione dei prodotti delle società contrapposte - che per la sovrapposizione di paralleli oneri di cooperazione giudiziaria assunti dal CTU nominato, il termine originariamente fissato per la consegna della relazione finale veniva più volte differito, avendo il Giudice valutato la preferibilità del mantenimento dell’incarico all’esperto nominato rispetto a una sua sostituzione.
In questo contesto, parte ricorrente chiedeva che il quesito formulato al CTU venisse limitato al solo territorio italiano e, pur mantenendo fermo il fondamento europeo delle domande proposte in ricorso - individuato nel Regolamento (Ue) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio -, rinunciava alla valenza comunitaria della tutela richiesta (cfr. sul punto, in particolare, il verbale d’udienza del 22/11/2019, nonché, precedentemente, la memoria depositata fuori udienza il 07/06/2019, il verbale d’udienza del 10/09/2019 e la memoria depositata il 02/10/2019).
Dato atto a verbale delle contestazioni delle parti resistenti relativamente alla rinuncia della ricorrente - motivate dalla “dichiarata intenzione [di parte ricorrente] di voler comunque coltivare le misure interdittive per l’intero territorio comunitario [in sede di merito]” (cfr., ancora, il verbale d’udienza del 22/11/2019) -, il Giudice, sciogliendo la riserva fuori udienza, rilevava che, a seguito della rinuncia, si era verificata una limitazione del thema decidendum nella sede cautelare, corrispondentemente limitando il quesito rivolto al CTU, e riservando il giudizio sull’eventuale riproposizione della domanda abdicata a futura valutazione nella sede opportunamente adita a riguardo, cautelare o di merito.
Depositato infine l’elaborato peritale, alcune delle considerazioni in esso contenute sono state valorizzate dal Giudice nell’ordinanza conclusiva del procedimento cautelare, in particolare per quanto riguarda l’esito dell’indagine demoscopica volta a saggiare diffusione, conoscenza e percezione dei marchi nel territorio italiano. Pur ritenuta la comunanza grafica oltre la soglia di tollerabilità dei segni distintivi dei due marchi, quello registrato da parte di e quello utilizzato de facto da - il giudizio determinato, soprattutto, dalla condivisione del puntino al centro della lettera “o” nelle parole “MOMA” e “MOM”, e dalla condivisione dell’aspetto cromatico con prevalenza di toni scuri su entrambi i prodotti -, nonché la somiglianza tra i due prodotti recanti tali segni - vino da un lato e gin dall’altro, ascrivibili alla medesima categoria merceologica -, la fattispecie prevista dall’art. 9, par. 2, lett. b) del Reg. (Ue) 2017/1001è stata giudicata non integrata, in mancanza dell’ulteriore presupposto previsto dalla norma, ossia “il rischio di confusione da parte del pubblico”. Infatti, argomentando a partire dalla ritenuta netta separazione dei mercati di vino e gin è stato escluso che i consumatori possano essere in qualche modo tratti in inganno dalle sovrapposizioni tra i due marchi e prodotti sopra richiamate.
Esito opposto per la fattispecie contemplata dall’art. 9, par. 2, lett. c) del Reg. (Ue) 2017/1001, la quale, invece, è stata ritenuta perfezionata, in particolare per quanto riguarda i presupposti della notorietà del marchio, seppur con la limitazione territoriale di cui infra, e del pregiudizio arrecato.
Quanto al primo dei due requisiti evocati, si è dapprima premessa una ricostruzione sul significato da attribuire al concetto di notorietà (così nel testo italiano dell’art. 9, par. 2, lett. c), mentre nelle due principali lingue utilizzate in sede europea, l’inglese e il francese, si leggono, rispettivamente, le parole “reputation” e “renommée”; cfr. p. 5 dell’ordinanza del 22/06/2020). Fatta tale premessa, i dati raccolti dall’indagine demoscopica hanno mostrato come, nelle Regioni dell’Emilia-Romagna e del Trentino- Alto Adige, a differenza della Lombardia - le tre Regioni in cui si concentra il 90% del fatturato italiano di -, il marchio MOMA fosse conosciuto da una percentuale di esercenti del settore (cinque su diciannove in Emilia-Romagna e tre su cinque in Trentino-Alto Adige) ritenuta particolarmente significativa, e in grado di restituire il carattere notorio del marchio. Ciò in considerazione dell’importanza che tale categoria di soggetti (proprietari di rivendite di vino, ristoranti, bar, osterie etc.) ricopre nel campo del commercio del vino, nonché ponendo mente alla grande proliferazione di marchi di vino esistenti, la quale legittima l’affermazione per cui: “Anche gli operatori commerciali non possono conoscere che una frazione dei marchi del mercato italiano, e normalmente conoscono quelli con corrispondenza territoriale o quelli veramente celebri, o quelli accidentalmente testati” (p. 6 dell’ordinanza del 22/06/2020). In merito all’altro presupposto, esclusa in radice l’ipotesi dell’approfittamento sulla scorta del maggior volume di vendite di rispetto a quello di “che fa apparire paradossale l’idea di un collocamento di tale casa “in scia” al molto meno diffuso marchio della (ivi, p. 7), è stato giudicato sussistente il requisito del pregiudizio patito dal marchio MOMA, per avere l’irruzione sul mercato del marchio di “diluito” la capacità distintiva del primo (ibidem: “Nei settori dove il marchio [MOMA] ha acquisito un livello apprezzabile di conoscenza, siccome collegato alle qualità di un ben preciso prodotto, ovvero alle qualità tradizionali, culturali, territoriali del vino italiano, l’associazione, anche solo sospetta, […] ad un prodotto così diverso come il Gin MOM, carico invece di evocatività britannica e di rimandi ironici al carattere “nazionale” dell’uso del gin in quel paese, e ciò con evidente ulteriore allusione alla musica giovanile moderna di declinazione anglofona, può sicuramente generare, agli occhi degli operatori di cui si è prima parlato, un sentimento negativo di sconcerto o confusione, una sensazione relativa ad una impropria esondazione del produttore che, appunto, sminuisce il significato del segno che lo contraddistingue”). Secondo il Giudicante, inoltre, la giurisprudenza di matrice europea che ammette la limitazione della tutela del marchio al territorio di singoli Stati da intendersi quali “parte sostanziale del territorio della Comunità” (CGUE, Sez. II, 06/10/2009 n. 301) conforterebbe, nell’ottica della concezione unitaria del mercato europeo e nel caso di importanti porzioni territoriali ed economiche infrastatuali, la possibilità di restringere la tutela anche a singole Regioni di uno Stato.
Infine, ritenuto presente anche il periculum in mora, è stata accordata la tutela inibitoria richiesta, con ordine di ritiro del prodotto dal mercato, limitatamente alle Regioni dell’Emilia-Romagna e del Trentino-Alto Adige, affiancando a tali prescrizioni la previsione di un astrainte per ogni violazione dei due dispositivi cautelari di cui sopra.
3. La fase di reclamo
Avverso l’ordinanza che ha concluso la prima fase del procedimento cautelare, sia parte ricorrente - odierna attrice -, che la resistente hanno proposto reclamo (R.G. 5737/2020, cui è stato riunito il 5744/2020).
Decidendo sui reclami proposti, il Collegio (composto da: Domenico Pellegrini, Presidente; Daniele Bianchi, Giudice; e Francesca Lippi, Giudice relatrice) ha ritenuto non condivisibile la valutazione che ha condotto al riconoscimento del carattere notorio del marchio MOMA - con la limitazione territoriale delle due Regioni dell’Emilia- Romagna e del Trentino-Alto Adige.
Secondo il Collegio, il Giudice di prime cure avrebbe errato parametrando il giudizio sulla notorietà del marchio agli operatori del settore, “essendo evidente che gli operatori del settore, come le società attive nel commercio di bevande alcoliche (distributori, esercenti commerciali, ristoratori o titolari di bar) di norma conoscono i marchi dei prodotti vinicoli presenti sul mercato e quindi non solo rappresentativi della notorietà dei marchi” (p. 5 dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo).
Tale giudizio, invece, avrebbe dovuto essere compiuto avendo riguardo alla “percezione del consumatore medio di riferimento” - come predicato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, n. 26000 del 17/10/2018).
Pertanto, valorizzando i dati dell’indagine demoscopica relativi ai privati cittadini - soltanto una persona in Trentino-Alto Adige ha dichiarato di conoscere i vini a marchio MOMA -, è stato escluso che il marchio MOMA sia da considerarsi noto. Ritenuta non sussistente la fattispecie prevista dall’art. 9, par. 2, lett. c) del Reg. (Ue) 2017/1001, è stata invece giudicata integrata quella di cui alla lett. b).
Sul punto sono state condivise le argomentazioni contenute nell’ordinanza che ha concluso la prima fase del procedimento cautelare relativamente a comunanza grafica dei segni distintivi oltre la soglia di tollerabilità e somiglianza tra i prodotti recanti tali segni. Invece, la valutazione del Giudice di prime cure è stata rivista riguardo all’effetto confusivo che la combinazione di tali fattori può ingenerare presso i consumatori, i quali ultimi potrebbero essere spinti ad associare il gin MOM all’azienda produttrice del vino a marchio MOMA: “l’appartenenza del vino e del gin alla categoria delle bevande alcoliche e il fatto che, nella maggior parte dei casi, i canali di distribuzione e di vendita dei prodotti in questione sono i medesimi (enoteche, negozi di vini, supermercati) rappresentano elementi che, per ragioni logiche, portano a valutare come sussistente - pur sempre nei limiti propri della presente fase cautelare- il concreto rischio di confusione, comprensivo del rischio di associazione, posto che una parte significativa di consumatori medi può essere indotta a ritenere che prodotti contraddistinti dai marchi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate” (ivi, p. 6). Ricondotta la fattispecie nell’alveo dell’art. 9, par. 2, lett. b), è affermato come la limitazione territoriale della tutela inibitoria a sole due Regioni fosse intimamente legata agli esiti del giudizio sulla notorietà e che, pertanto, escluso il carattere notorio del marchio MOMA, tale limitazione non avrebbe più alcun motivo di essere mantenuta.
Come conseguenza, vista la rinuncia di parte ricorrente alla valenza transfrontaliera della tutela demandata con il giudizio cautelare - operata, come già ricordato, all’udienza del 22/11/2019 -, l’ordinanza reclamata è stata parzialmente riformata estendendone l’ambito territoriale all’intero territorio nazionale. Inoltre, accogliendo la domanda di parte ricorrente, è stata ordinata, a spese delle resistenti in via solidale, la pubblicazione dell’ordinanza che ha deciso sui reclami su due numeri consecutivi dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 ore”, nonché sulle due riviste specializzate “Spirito di Vino” e “Civiltà del Bere”.
Tale prescrizione è stata poi oggetto di due distinti ricorsi ex art. 669-duodecies c.p.c. proposti dalle resistenti (R.G. 5737-1/2020, al quale è stato riunito il 5737-2/2020), decisi collegialmente con ordinanza che ha limitato l’ordine di pubblicazione al solo dispositivo, integrato come in motivazione.
4. Il procedimento cautelare in corso di causa
Dopo avere incardinato il procedimento di merito, parte attrice ha proposto un ricorso cautelare in corso di causa teso, in particolare, ad ampliare l’ambito territoriale della tutela ottenuta nella fase cautelare ante causam, fino a ricomprendere tutto il territorio dell’Unione Europea (R.G. 6560-1/2020). L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza a firma dello scrivente, motivata sia sulla base della rinuncia, operata nella fase cautelare ante causam (cfr. supra, par. 2), alla 11 domanda riproposta con il ricorso cautelare in corso di causa, sia considerando l’assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Avverso tale ordinanza, parte ricorrente/attrice ha proposto reclamo (R.G. 9642/2021), il quale è stato deciso dal Collegio (composto da: Mario Tuttobene, Presidente; Daniele Bianchi, Giudice estensore; e Francesca Lippi, Giudice) nel senso della conferma del provvedimento reclamato.
5. Il processo di merito
Secondo la prospettazione di parte attrice, la condotta delle convenute - allegata e documentata nel corso della fase cautelare, nonché ulteriormente richiamata e aggiornata, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione di nuove linee (“ e “ ) e formati di prodotti, nella presente sede - integrerebbe tutte le fattispecie contemplate dall’art. 9 del Reg. (Ue) 2017/1001 e, pertanto, parte attrice avrebbe il diritto di vietarne la prosecuzione.
Ciò è a dirsi, anzitutto, per quanto riguarda le lett. a) e b) dell’art. 9, richiamando sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità a mente del quale “la valutazione del giudice deve essere sintetica e globale, in quanto condotta con riferimento al contesto generale dei segni, in relazione al complesso di insieme dei loro elementi costitutivi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici, etc.), senza aver riguardo alla possibilità di un attento esame comparativo, di particolare competenza ed approfondimento” (p. 16 della comparsa conclusionale di parte attrice).
Infatti, tra il marchio registrato dalla società attrice e i segni distintivi apposti sui prodotti commercializzati da e distribuiti in Italia da intercorrerebbe: - somiglianza visiva, dal momento che: il cuore di entrambi i segni sarebbe rappresentato dalla particella “MOM” - essendo l’espressione “God save the gin”, sottostante la scritta “MOM”, un mero pay-off, privo di capacità distintiva -; il numero delle lettere sarebbe pressoché coincidente, attestandosi nei numeri di 4 per il marchio MOMA e di 3 per MOM; infine, a essere condivise sarebbero anche la grafica dei caratteri nonché la presenza del puntino al centro della lettera “O”; - somiglianza fonetica, considerato anche che in molte lingue l’ultima vocale delle parole non sarebbe pronunciata o verrebbe aspirata; - somiglianza concettuale, visto che nessuno dei due segni avrebbe uno specifico significato proprio. Sotto tale ultimo profilo, inoltre, parte attrice ha rivendicato i richiami concettuali al mondo dell’arte sottesi dal marchio MOMA: il lemma “MOMA” sarebbe l’acronimo di “My Own MAsterpiece”, con la parola “capolavoro” che rimanderebbe sia al contenuto della bottiglia sia all’opera d’arte che, nell’etichetta della bottiglia, compare al di sopra della scritta “MOMA”; tale opera d’arte - inizialmente “Le Bagnanti” di - è stata di recente sostituita, a seguito dello svolgimento dell’Umberto Cesari Art Contest n.3, un concorso internazionale con cadenza quinquennale teso a premiare opere grafiche o pittoriche di artisti emergenti, con l’immagine di un calice di vino stilizzato, tratto dall’opera “Golden Glass” di In questo senso, le nuove etichette apposte sulle bottiglie di vino prodotte dalla società attrice, lungi dal rappresentare la volontà di dismettere il marchio MOMA, testimonierebbero, al contrario, l’intenzione di dare corso al progetto nella continuità dell’evoluzione del marchio MOMA. Completando l’esame dei requisiti richiesti dall’art. 9 lett. b), sussisterebbero poi i presupposti della somiglianza tra i prodotti - vista, in particolare, l’identità della classe (la n. 33 della Classificazione di Nizza) all’interno della quale sia vino che gin devono essere registrati -, nonché dell’effetto confusivo presso i consumatori - atteso l’elevato rischio associativo riguardo alla provenienza dei prodotti che si potrebbe ingenerare in capo a questi ultimi. Anche qualora si ritenesse che i presupposti dell’art. 9 lett. b) non siano integrati, le condotte delle controparti fonderebbero il riconoscimento della tutela ultramerceologica ai sensi dell’art. 9 lett. c).
In particolare, sussisterebbe il requisito dell’indebito vantaggio, dal momento che le società convenute avrebbero beneficiato “dell’affermata posizione dell’attrice per lucrarne l’affermazione sul mercato” (p. 21 della comparsa conclusionale di parte attrice).
Quanto invece al pregiudizio arrecato, esso ricorrerebbe nella forma della c.d. dilution, “articolata in due ipotesi, e cioè da un lato, nella diluizione della forza distintiva del marchio “MOMA” (c.d. “ blurring”) e, dall’altro lato, all’offesa alla reputazione commerciale del segno (c.d. “ tarnishment”) (ivi, p. 22).
Parallelamente, inoltre, le condotte delle convenute integrerebbero le ipotesi di concorrenza sleale previste dall’art. 2598 cod. civ.
Pertanto, si richiede che le convenute siano condannate al risarcimento dei danni, da quantificarsi sull’intero territorio europeo, secondo l’art. 125 c.p.i., anche ai sensi del comma 3.
Costituitesi in giudizio, entrambe le parti convenute si sono opposte all’accoglimento delle domande di parte attrice. La convenuta anzitutto, ha contestato che, in virtù della rinuncia alla domanda con efficacia transfrontaliera operata da parte attrice in sede cautelare, l’ambito d’indagine del presente giudizio di merito sarebbe ridotto al solo territorio italiano.
Negli scritti difensivi è poi ricordato come le decisioni EUIPO non potrebbero in alcun modo deporre nel senso voluto dall’attore - che pretenderebbe di trarne indici determinanti per riconoscere l’illegittimità delle condotte commerciali delle convenute -, atteso che EUIPO può soltanto riconoscere o rifiutare la registrazione dei marchi, ma non vietarne l’uso sul mercato.
Peraltro EUIPO, malgrado le opposizioni della società attrice, avrebbe comunque concesso la registrazione del marchio di “MOM Queen of the Gins”. Ciò detto, le fattispecie previste dall’art. 9 lett. a) e b) del Reg. UE 2017/1001 non potrebbero in alcun modo dirsi integrate. Secondo la convenuta, l’applicazione al caso di specie della giurisprudenza citata da parte attrice - a mente della quale la valutazione demandata al Giudice in sede di comparazione dei segni distintivi deve essere condotta in via globale e complessiva, procedendo per confronti sulla somiglianza visiva, uditiva e concettuale dei segni stessi, con particolare riguardo agli elementi dominanti di questi - condurrebbe a esiti opposti rispetto a quelli perorati da controparte.
L’interferenza tra i due marchi sarebbe esclusa, anzitutto, da un punto di vista visivo, considerando, in particolare:
- la centralità ricoperta nel marchio avversario dalla componente “ , sottostante alla scritta “MOMA”; - la posizione eminente, nel marchio “MOM”, dello slogan “God save the gin”;
- la diversa lunghezza delle due parole “MOMA” e “MOM”; - il ricorso a colori diversi; - la diversità grafica tra le due lettere “O” con il puntino al centro. Proprio relativamente a tale ultimo elemento, è sostenuta, in capo alla società attrice, l’assenza di alcun tipo di prerogativa nell’utilizzo del puntino al centro della lettera “O”: esso, invece, rappresenterebbe un accorgimento grafico comune a molti segni distintivi italiani ed europei - anche in ambito vitivinicolo -, e sarebbe divenuto un segno grafico di dominio pubblico, il quale, affondando le proprie radici nel simbolo della poi ripreso dal logo del gruppo musicale “The Who”, evocherebbe ormai l’immaginario britannico a cui nella sua componente sarebbe debitrice. Inoltre, è sostenuto che, già durante il procedimento cautelare ante causam, la società attrice avrebbe dismesso l’utilizzo del marchio azionato, cominciando a utilizzarne un altro, anch’esso registrato. Il riferimento corre alla comparsa, sulle bottiglie di vino commercializzate dall’attrice, della figura di un calice di vino stilizzato a sovrastare la scritta “MOMA”, che contribuirebbe a rendere i segni contrapposti ancor più diversi.
La somiglianza sarebbe esclusa anche dal punto di vista fonetico - essendo priva di pregio l’argomentazione avversaria per cui in molte lingue la vocale finale delle parole sarebbe spesso non pronunciata o aspirata, circostanza che sicuramente non ricorrerebbe nelle lingue italiano e spagnolo, principalmente coinvolte dalla presente vertenza.
Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il profilo concettuale - visto che, contrariamente a quanto affermato dall’attore, la parola “MOM”, nella lingua inglese, ha un suo significato proprio; inoltre valorizzando i richiami al mondo dell’arte sottesi dal marchio “MOMA”, mentre il marchio “MOM” si ispirerebbe, prevalentemente, all’immaginario britannico. Il raffronto merceologico deporrebbe poi per la non fungibilità dei beni in questione, considerati gli aspetti distintivi intercorrenti: nel differente tipo di consumo, nelle diverse modalità di produzione e nelle caratteristiche intrinseche dei prodotti, nonché nelle differenti fasce di prezzo in cui essi si posizionano.
Anche per tali ragioni, non potrebbe dirsi in alcun modo presente l’effetto confusivo, presupposto dalla disposizione in questione ai fini del suo perfezionamento.
Parimenti, non sarebbero in alcun modo integrate le fattispecie previste dall’art. art. 9 lett. c) del Reg. UE 2017/1001, nonché alcuna delle ipotesi di concorrenza sleale invocate da controparte. In punto risarcitorio, è sostenuto come le richieste di parte attrice non siano in alcun modo provate, né per quanto attiene l’elemento soggettivo dell’illecito né per quanto concerne il nesso di causalità tra i fatti allegati e i presunti danni subiti.
Quanto al distributore, sono state riproposte le tesi sopraesposte della convenuta già fatte proprie in sede cautelare.
Alle stesse, la convenuta suddetta ha sostanzialmente aderito, con minor enfasi in ordine alle caratteristiche tecniche del marchio, e maggiore in ordine all’assenza di danno e di concreta interferenza commerciale tra i prodotti in questione.
Per la propria posizione, dopo aver interrotto fin dalla fase cautelare ogni distribuzione del prodotto con marchio controverso, ha evidenziato l’assenza di colpa anche antecedente con articolata esposizione del proprio operato commerciale, e ha spinto la selezione suddetta fino a denegare la propria legittimazione passiva a giudizio quale “non autrice della contraffazione”. Coerentemente con l’impostazione suddetta, per il caso di propria condanna comunque emessa anche in difetto di titolo fondato sulla colpa, ha richiesto di essere garantita dalla convenuta quale committente e unico soggetto in concreto in grado di apprezzare l’esistenza di una problematica contraffattiva. Nel corso del giudizio di merito, è stata disposta consulenza tecnica finalizzata alla verifica dei fatturati e dei margini di utile relativi alla vendita “in Italia” del superalcolico con marchio controverso. Il quesito, conformemente alla volontà abdicativa di parte attrice di cui si è dato conto supra, ha avuto la limitazione territoriale al solo territorio italiano - sul punto la suddetta parte ha insistito e, tutt’ora, insiste per l’estensione del quesito, ritenendo la propria rinuncia “ristretta alle esigenze interdittali”. L’esito ricognitivo della CTU non è stato contestato, fatta eccezione per la richiesta di parte convenuta di dedurre dalla quantificazione del proprio utile i costi di pubblicizzazione del prodotto, dei quali ha sottolineato la natura di “costi incrementali”. Sul punto il CTU ha ritenuto tardiva e nuova l’allegazione di tale elemento, non considerandolo nella quantificazione finale.
IN DIRITTO
1. La violazione del marchio è accertata, l'interferenza è sussistente ed è sufficiente alla tutela inibitoria. La differenza merceologica dei prodotti con marchio simile non esclude una interferenza parziale con le potenzialità del marchio imitato.
2. L’interferenza formale ha la sostanzialmente la consistenza ritenuta da EUIPO
3. Si tratta di interferenza modesta, ma espressamente ritenuta più volte, il che ha generato una conformazione di fatto del diritto che autorizza anche un intervento risarcitorio, nella misura dell’omesso corrispettivo per la concessione. Quanto sopra a prescindere dalla natura rinomata del marchio oggetto di tutela
4. Il marchio non è in disuso (e lo dovrebbe essere per cinque anni)
5. Rinvii ad ulteriori questioni
6. La domanda su scala europea è stata rinunciata. In ogni caso la stessa era sprovvista di interesse per difetto di prova circa una concreta presenza commerciale in loco. In assenza di quella risulterebbe contraria a buona fede la pretesa della royalty.
7. Quanto a responsabilità soggettive il risarcimento è dovuto unicamente da In ordine alla posizione dell’importatore , nonostante la colpa si presuma, sussiste un valido quadro presuntivo circa il suo difetto.
8. Analizzata la natura della redibizione dell’utile, lo stesso, potenzialmente dovuto da ambo i convenuti, non lo è nel caso di specie.
9. Contro va concessa la tutela inibitoria su base nazionale e risarcitoria nella misura detta; la stessa va condannata al risarcimento nella misura dei diritti non corrisposti per la distribuzione dei sui prodotti i Italia.
10. Le spese si compensano tra le parti in ragione della complessità delle questioni
In base agli elementi di causa sopra esposti non risulta dubbia la configurabilità del comprovato uso del proprio marchio da parte di (marchio MOM) come una illecita interferenza nelle private rilevanti (nazionali e comunitarie). Non è discussa la partecipazione materiale parziale di all’illecito nonostante, come si vedrà in conclusione, alla stessa non possano ascriversi conseguenze né risarcitorie né riparatorie. Effettivamente, riesaminati tutti i dati di causa, si deve convenire con la soluzione adottata dal collegio del reclamo circa l’indipendenza della violazione dal carattere “rinomato” o “celebre” del marchio e sulla valenza nazionale della concedenda tutela (per altro già in atto in via cautelare) nella dimensione territoriale detta.
1.1. Nessuno ha mai discusso i titoli originari attorei.
1.2. I convenuti insistono nel sostenere che è il marchio MOM di Gonzalez a “non interferire” con la sfera di protezione del marchio MOMA, soprattutto per la differenza di prodotto su cui è apposto (Gin in luogo di Vino). La tesi è sostenuta, con pretesa concreta, da che mantiene la diffusione all’estero del proprio prodotto, e si attiene alla prescrizione cautelare con evidente riserva. , invece, ha cessato la diffusione su licenza di cui era titolare e non parrebbe propensa a riprenderla fino ad definizione della lite totalmente chiarificatrice. L’interferenza, in effetti, era già stata ritenuta tecnicamente sussistente dall’estensore, quale giudice della cautela, ma poi esclusa proprio per la marcata differenza merceologica dei prodotti. Come sottolineato dalla difesa attore, tuttavia, tale differenza non appartiene tuttavia alla “categorie merceologiche formali” in uso comune (in sede EUIPO) per la definizione degli ambiti di estensione della protezione dei marchi. L’argomento era stato ritenuto largamente superabile dalla “evidenza” della scarsissima interferenza di fatto tra il mercato dei superalcolici e quello del vino da pasto o da degustazione in ambito nazionale (in generale con maggiori o minori sfumature in ambito mediterraneo). Tuttavia, rivisitando la questione, il Collegio ritiene che alla minor “interferenza in fatto” tra le aree merceologiche non possa attribuirsi una capacità “di diritto” di escludere “in toto” il valore della privativa, così dovendosi ricorrere, per accordare la protezione extra – merceologica, alla tutela del marchio “celebre”.
1.3. La partizione della tutela per “aree di mercato cui il marchio inerisce” ha una funzionalità astratta, ovvero quella di individuazione di un limite massimo, e certo, oltre il quale la tutela non possa spingersi, chiarendo così l’ambito di ripristino pieno della “libertà di impresa” (col la sola attenzione al particolare caso dei – pochi- marchi celebri). Il limite esclusivo del diritto va quindi “astrattamente” interpretato. Anche se la differenza nella destinazione di mercato produce un “danno modesto” alla vittima della contraffazione non si vede perché tale danno non debba essere risarcito. Quanto sopra tenuto anche conto della compressione delle “potenzialità” di un marchio contraffatto. La presumibile modestia inciderà piuttosto sotto l’aspetto quantitativo, comprimendo il risarcimento verso il basso, secondo il consueto canone controfattuale: se l’interferenza non vi fosse stata non molto sarebbe mutato per il titolare della privativa. La differenza merceologica “in fatto” potrebbe condurre al rigetto dell’istanza di tutela risarcitoria “solo” ove facesse scadere la prova del danno al di sotto del livello della apprezzabilità di una sua qualsiasi sussistenza (aliquid debeatur). Per la tutela inibitoria invece l’interferenza ridotta in fatto è sufficiente, posto che non può essere consentita la protrazione di alcun danno ingiusto.
2. Nel caso concreto l’interferenza formale sussiste e concerne la medesima area formale. In particolare, come già detto in sede cautelare, il Tribunale reputa tale interferenza fondata su quattro elementi: a) l’identità parziale alfabetica di 3 lettere su quattro (nel marchio contraffatto); b) la somiglianza tipologica e parzialmente grafica dei caratteri (stampatello maiuscolo di tipologia non troppo dissimile); c) il cromatismo scuro generale dell’etichetta anche se molto più marcato nel marchio MOM; d) la presenza di un ulteriore elemento differenziante dal comune rappresentato dal carattere “non alfabetico” di una “O” con puntino al centro (a mò di coccarda aeronautica); l’interferenza forma in area merceologica formalmente unitaria è confermata. Per ovviare all’interferenza almeno dati di interferenza su quattro dovrebbero essere rimossi, ovvero rimosso il quarto e più rilevante ed attenuato un altro.
3.0. Non si tratta di una interferenza fattualmente irrilevante, neppure sotto il profilo risarcitorio.
3.1. In proposito occorre considerare primariamente che la stessa, in via di contenzioso amministrativo sul riconoscimento del marchio, è stata ritenuta dall’EUIPO e poi dalla giurisdizione interna superiore in ambito UE. E’ vero, come già esposto da questo giudice che quanto sopra non pregiudica la “piena tutela” giurisdizionale in questa sede, ma è anche vero che la nettezza e definitività del pronunciamento dell’ufficio competente ha certamente avuto un riflesso, sempre di fatto, sulla sostanziale sussistenza portata economica del diritto inciso. Chiarita l’interferenza, infatti, ci si poteva ragionevolmente attendere che almeno al fine di vendere in Italia, ricercasse il consenso di ed offrisse una somma per la concessione liberatoria dell’uso (royalty). Nella disciplina dettata dall’art. 125 c.p.i. in ordine alla lesione del diritto al marchio sono contenute disposizioni, su cui si tornerà anche ad altri fini, che contribuiscono ad apprezzarne la reale consistenza, nella misura in cui ne determinano le modalità di reintegrazione. La facoltà ipotizzata dalla seconda modalità risarcitoria prevista (ipotesi della royalty non versata) non è una forma “equitativa e forfetaria” di risarcimento del danno, ma corrisponde ad una “perdita effettiva”, posto la potenzialità di commercializzazione è una caratteristica economicamente apprezzabile del marchio. L’alternatività tra “determinazione in concreto del lucro cessante” e “determinazione col sistema della royalty non concessa”, dipende solo dal fatto che, nella seconda ipotesi, il giudizio controfattuale, che sempre sostiene la logica risarcitoria, per necessità di coerenza causale, perviene ad ipotizzare una attività “lecita” del presunto contraffattore (commercio autorizzato). L’ipotesi suddetta, ovviamente, non ammette l’apprezzamento di altri danni, posto che nel contro fatto non realizzatosi gli stessi sono “giusti”. Quanto sopra, ovvero l’alternatività logica con il risarcimento per lucro cessante classico, non toglie che la “mancata corresponsione dei diritti dovuti” sia un “danno reale” nella misura in cui tali diritti potevano essere ragionevolmente pretesi. Dopo i pronunciamenti degli uffici competenti europei, in senso conforme alla interferenza del nuovo marchio, la possibilità di ottenere una royalty per la sua concessione diviene quanto mai “significativa” e penetrante. Ove, come nel caso, la violazione si ritenga integrata, quel danno da mancata corresponsione- è reale - e - va risarcito- anche se non trova corrispondenza in una riduzione del mercato dell’azienda “vittima”.
3.3. Così deve avvenire nel caso per a dispetto delle sue difese che reiteratamente tendono a dimostrare su basi anche parzialmente realistiche, l’insussistenza di danno a carico di (...). L’indubitabile dato, già citato, del carattere “non succedaneo”, sul mercato italiano, dei consumi di vino e superalcolici, ha indotto la difesa attorea a ricercare la “consistenza ontologica” della lesione subita nei concetti di “diluizione del marchio” e di “lesione delle potenzialità di marchio rinomato”. Una marginale “diluizione” non si può negare proprio perché la “sostanza” del concetto è rappresentata dall’effetto negativo per il pubblico della diffusione del marchio in settori impropri (con l’eccezione di quello celebre che, in qualche modo è autonomizzato). A tale diffusone è associata naturalmente una riduzione del “significato di apprezzamento di una determinata produzione” implicito nel marchio. La lesione del “marchio rinomato” è invece come già detto concetto che non si conferma. Lo stesso era stato basato su una certa notorietà, emersa da indagine commissionata in causa, tra gli operatori del settore, di alcune regioni. Questo collegio tuttavia, come quello del reclamo, in definitiva condivide la necessità di valutare il carattere in esame “solo a livello di consumatori” o di “operatori intermedi” solo ove gli stessi costruiscano un “mercato in sé”, non troppo influenzabile a valle dalle scelte dei consumatori. In proposito risulta molto acuta l’osservazione della “difesa che evidenzia come, in definitiva, nel consumo di vino, molto più che in quello di Gin, il nome del produttore è ordinariamente “esposto direttamente al consumatore” sicché la conoscenza tra gli operatori intermedi poco rileva.
3.4. L’incidenza economica negativa della contraffazione sul marchio MOMA e sul commercio effettivo dei prodotti che lo recano, risulta quindi non inesistente, ma molto modesta. Nondimeno la sussistenza di un chiaro riconoscimento preventivo da parte dell’autorità comunitaria di tale interferenza arricchiva il marchio della potenzialità di una ragionevole pretesa avverso l’uso interferente di Tale ragionevole pretesa, in forza della già vista modesta interferenza economica in fatto, si ridimensione alla misura della ragionevole probabilità di ottenere una royalty pari al 5% dell’utile, avverso il 7% di cui al computo in sede di CTU. Ma oltre tale misura abdicare ad ogni risarcimento significherebbe legalizzare l’arbitrio.
3.5. Il collegio è ben consapevole che, nella ricostruzione sopra prospettata, viene parzialmente ammessa una “tutela solo formale del marchio” che prescinde dalla sua “valenza identificativa di una certa linea produttiva o commerciale”. Si tratta di una visione per alcuni aspetti criticabile in chiave di analisi economica del diritto, nella misura in cui “esalta” un valore aziendale astratto (non collegato ad un effettivo valore della produzione). Nondimeno una parziale caratterizzazione in tal senso delle privative industriali è diffusissima nella struttura della tutela organizzata dalle fonti comunitarie raggiungendo il suo punto centrale nell’abbandono o nella estrema riduzione di ogni opposizione alla circolazione separata (indipendente dall’azienda) dei segni distintivi. Inoltre, nel caso, si propone una implicanza molto limitata del concetto posto che la “ragionevolezza del diritto alla royalty viene valutata con riguardo alle condizioni concrete, compresa la reale incidenza delle produzioni”.
4 4. In causa si è dato del recente uso da parte di di un marchio differenziato, in effetti meno prossimo all’interferenza, per la giunta di elementi ulteriormente distintivi. Il marchio precedente rimane tuttavia nella disponibilità attorea e non mutano le ragioni della sua tutela né inibitoria, che inerisce alla libertà di un suo ulteriore uso, né risarcitoria, attenendo la stessa al passato. Non risultano certo gli estremi del sopravvenuto “non uso” del marchio.
5.5. Il riconoscimento dell’illecito e della misura della responsabilità di risolve la “questione centrale di causa”. Rimandando al penultimo paragrafo per l’esatta definizione delle tutele e per le quantificazioni, occorre prima esaminare le altre due questioni di rilievo, ovvero l’estensione soggettiva ed oggettiva delle tutele concedibili.
6.0. In ordine alla richiesta di inibitoria su scala europea parte attrice richiamato il principio relativo alla competenza giurisdizionale comunitaria per cui “l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri possono essere citati dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi, adito nell’ambito di un’azione per contraffazione, con domande proposte nei loro confronti dal titolare di un marchio dell’Unione europea quando sia contestata ai convenuti una violazione sostanzialmente identica di tale marchio commessa da ciascuno di essi, nel caso in cui tali convenuti siano legati da un contratto di distribuzione esclusiva.”. (Corte di Giustizia UE del 7 settembre 2023), richiede che interdittiva e (si suppone) risarcimento, siano parametrati alla scala comunitaria, pronunciati per in in rapporto all’intero territorio comunitario. Ritiene nella sostanza la società attrice che, adito il giudice italiano in ragione della causa di maggior rilievo, ovvero quella relativa alla violazione della frazione italiana del marchio UE, anche le cause relative alle violazioni commesse in altri stati siano attratte dalla competenza/giurisdizione italiana per ragioni di connessione e pertanto insiste per una dimensione comunitaria del divieto.
6.1. A prescindere dalla fondatezza, e corretta formulazione, della domanda suddetta la stessa risulta rinunciata. Nel corso del primo procedimento cautelare che ha preceduto la fase di merito, procedimenti già introdotto per il contrasto del marchio avversario su base comunitaria, parte ricorrente ha poi dichiarato a verbale di rinunciare alla domanda su tale scala, “anche al fine” di favorire l’opera del CTU. La dichiarazione detta è successiva a quella “in memoria” in cui a rinuncia era formulata a più ristretti fini cautelari. Nell’immediatezza e nelle udienze successive la verbalizzazione suddetta non è mai stata contestata. In ogni caso il procedimento cautelare, anche se non richiede la “formulazione previa della domanda di merito”, ne richiede, per una serie di ragioni processuali la “indicazione esatta”. La domanda di merito deve quindi essere almeno “presente alle parti” fin danna fase cautelare, essendo diversamente il ricorso inammissibile. Orbene, posto che le domande giudiziali sono rinunciabili anche in via stragiudiziale ed 23 anticipata, a molta maggior ragione lo sono in una sede processuale e tecnica nella quale le stesse sono presenti alle parti, essendo le stesse tecnicamente assistite. 6.2. Oltre che rinunciata la domanda su scala comunitaria sarebbe stata certamente sprovvista di corrispondente “interesse ad agire” posto che non consta alcuna vendita di prodotti dell’attrice in altri paesi della UE. Ove poi vi fosse una iniziale presenza o un progetto espansivo, la modesta interferenza già rilevata condurrebbe il danno al di sotto della già menzionata soglia di ravvisabilità, facendo riemergere, come già cennato, la questione della differenza di area merceologica, differenza non ovviabile con la considerazione del valore potenziale della royalty che, nel caso, sarebbe difficile da supporre e la cui pretesa, in difetto di un concreto, anche se potenziale, rapporto competitivo risulterebbe del tutto contraria a parametri minimi di buona fede.
7.0. Nel rilevare positivamente la sussistenza di un illecito industrialistico e la sussistenza di una obbligazione risarcitoria correlativa di si sono lasciate aperte la questione della responsabilità (eventualmente ritenuta in solido) di e della obbligazione dell’una e dell’atra società alla restituzione degli utili (art. 125 c.p.i. ultima parte)
7.1. I principi in proposito si traggono, quasi completamente dalla recente pronuncia di legittimità in proposito (Cass. Civ. Sez. I 29 luglio 21 n. 21832). La pronuncia detta contiene una esegesi accurata della derivazione dalla direttiva UE n. 48/04 del testo attuale dell’art. 125 c.p.i., come risultante dal d. lgs 16 marzo 2006 n. 140. Il contesto giurisdizionale ha determinato una focalizzazione della pronuncia in ordine all’istituto concretamente discusso della retroversione degli utili. Nondimeno si trae dalla stessa la conferma definitiva della necessità della colpa quale elemento costitutivo della contraffazione, a sua svolta speciale forma di concorrenza sleale. Propria in ragione di tale rapporto di genere a specie con l’istituto della concorrenza sleale, risulta applicabile al caso della contraffazione l’art. 2600 c.c., il quale prevede in proposito una presunzione di colpa in caso all’autore delle violazioni, vincibile da prova contraria libera.
L’elemento della colpa risulta quindi necessario ad ogni fine risarcitorio di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125 c.p.i. Il dato è del resto conforme al teso che parla di diritto violato che l’autore della violazione conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
7.2. Applicando la tematica in esame per quanto concerne l’illecito risulta pienamente doloso, almeno per la quota di esso, assolutamente maggioritaria, perpetrata dopo la vertenza prezza l’EUIPO. Per quanto concerne , la pronta interruzione della distribuzione, l’adempimento all’obbligo di pubblicazione, l’obiettiva inesigibilità di una raffronto di merito tra tutti i marchi distribuiti (pacificamente numerosi) e gli ancor più numerosi rischi di interferenza degli stessi, la non immediata percepibilità della contraffazione in atto da parte di soggetto rimasto estraneo alla vertenza presso EUIPO, l’assenza di un interesse diretto all’illecito, tutti i detti elementi, fanno propendere per l’assenza di colpa propria quale contraffattore.
8.0. Viene infine la questione della retroversione degli utili.
8.1. Prendendo posizione su punto da lungo tempo incerto la Cassazione, nella pronuncia citata (21832/21) colloca l’istituto fuori dall’area del risarcimento ed esclude che lo stesso vada ristretto a violazioni colpose. In effetti la motivazione come detto “esegetica” della Corte appare piuttosto persuasiva e del resto coerente col testo della norma. Il terzo comma dell’art. 125 c.p.i., pur genericamente dedicato alle conseguenze risarcitorie dell’illecito, dopo due commi aventi chiaramente l’oggetto, suddetto e dedicati rispettivamente al risarcimento per cernita dell’effettivo lucro cessante ed a quello per computo dei diritti non versati, si apre con l’espressione “in ogni caso”, alludendo quindi ad un istituto diverso. Inoltre il testo della norma si discosta da quello del primo comma (e del secondo che si limita a fissare una modalità alternativa di riparazione dell’illecito di cui al primo) contenendo un riferimento all’autore dell’illecito, ma non più all’autore “consapevole”. Soprattutto il terzo comma utilizza l’espressione “restituzione degli utili” con utilizzo di una espressione significativamente collegata alla ipotesi di indebito, di possesso sine titulo e, in generale di arricchimento senza causa. La sentenza ascrive quindi la sentenza a questa sfera assegnandole una “funzione completativa” del risarcimento, e ritenendo in ciò persino superati gli obblighi derivanti dalla direttiva. La motivazione contiene anche riferimenti al danno punitivo, riferimenti intesi ad evidenziare come una locupletazione ulteriore del risarcimento puramente indennitario sia possibile nell’ordinamento nazionale e comunitario vigente.
8.2. Se in linea generale la pronuncia di legittimità si può condividere la stessa non risulta ancora completa nella analisi della natura e struttura dell’istituto, natura e struttura che invece lo stesso testo normativo evidenzia. Si deve condividere la natura riallocativa speciale della norma. Gli utili del contraffattore derivano (in parte) dall’uso del marchio di terzi, ovvero di un diritto assoluto di terzo. L’ipotesi è intermedia tra quella dell’arricchito senza causa, il quale deve – in forma di principio di chiusura dell’ordinamento, solo ciò che ha consumato del diritto altrui (limite dell’impoverimento) e quella del possessore della cosa altrui il quale è tenuto a restituire i frutti (che non hanno consumato il bene, ma si sono allo stesso aggiunti) solo se “di mala fede”. In effetti il contraffattore in parte “sfrutta produttivamente” il diritto altrui, in parte “lo compromette” in tale sfruttamento potendosi realizzare nel complesso le due ipotesi con diversa intensità.
La situazione è colta dal legislatore con la disposizione di cui al terzo comma la quale considera l’impoverimento del danneggiato (essenzialmente il lucro cessante) non come limite assoluto all’entità della restituzione, ma come entità incompatibile, da sottrarsi dalla stessa perché dovuta ad altro titolo. La retroversione viene quindi a consistere solo l’utile maggiore della perdita altrui. E’ ritenuta possibile anche la richiesta della sola retroversione, ovviamente per l’ipotesi in cui non vi sia un lucro cessante in capo al danneggiato, ma al contrario vi sia comunque un “lucro crescente” dello stesso. In tutte le altre ipotesi, infatti, la scelta della applicazione combinata sarebbe economicamente equivalente, e più favorevole per il caso di lucro cessante maggiore dell’utile del contraffattore. L’ipotesi di “lucro crescente” del danneggiato non è tuttavia infrequente. E’ infatti ben possibile che, nonostante la contraffazione che genera nuovi utili (da marchio), in capo al contraffattore, anche la “vittima” espanda il suo giro di affari. In tal caso non si potrebbe configurare un lucro cessante, 26 ma la redibizione sarebbe comunque dovuta in base alla scelta alternativa del titolare della privativa violata.
Nella sostanza nell’ipotesi in cui l’utile tratto dal marchio in modo congiunto da titolare dello stesso e contraffattore si riduca rispetto alla condizione antecedente alla contraffazione (ipotesi assai rara) vi sarebbe solo risarcimento, perché si sarebbe generato solo un danno. Gli utili del contraffattore risulterebbero minori del danno per la stessa ipotesi considerata di complessivo regresso dell’utile. Non vi sarebbe ragione di richiedere la retroversione alternativamente al danno. Nella richiesta congiunta il danno supererebbe il margine ritratto dal contraffattore, per l’ipotesi posta. La spazio autonomo per la redibizione sorgerebbe invece nel caso di espansione dell’area complessiva di utile. In tal caso il contraffattore dovrebbe l’utile “sottratto” a titolo “risarcitorio” e quello generato ex novo “a titolo restitutorio”. Nel caso di “contraffazione senza colpa” risulta dovuto tutto e solo l’utile creato con lo sfruttamento dell’altrui diritto. Nel caso di contraffazione “senza nuovo utile complessivo” (puramente appropriativa) la posizione del contraffattore sarebbe migliore, perché lo stesso sarebbe “esente dal risarcimento maggiore”, nel caso invece di “contraffazione espansiva dell’utile complessivo”, sarebbe dovuto tutto l’utile generato, non sottraendosi nulla a titolo risarcitorio, ma la posizione sarebbe economicamente equivalente. Giustamente il contraffattore inconsapevole dovrebbe rifondere solo nella misura del suo arricchimento e non per la parte in cui esso abbia prodotto un danno maggiore. Come si è illustrato la concezione oggettiva della restituzione appare in grado di sviluppare una articolazione economicamente razionale delle conseguenze della contraffazione. Presupposto indefettibile della ricostruzione suddetta risulta tuttavia che gli utili in considerazione siano quelli “ritratti dal marchio” e non dalla “vendita del prodotto o del servizio col marchio”. Si è infatti già visto che la redibizione degli utili è in correlazione dinamica ed alternativa col danno da lucro cessante. Il lucro cessante è quello da minori vendite “a causa della confusione del marchio o della sua perdita di attrattiva”. L’entità non comprende certo la diminuzione di vendite di prodotti col marchio “per altre cause”. Ne consegue che il marchio deve essere l’antecedente causale e non accidentale tanto di utili quanto di danni considerati.
La mancata corresponsione delle royalty invece è incompatibile con il risarcimento di cui al primo comma e si pone in rapporto del tutto particolare con la redibizione degli utili di cui al terzo comma. La royalty è infatti un costo e quindi la sua sottrazione (come costo indotto a posteriori) dall’utile realizzato è automatica, venendo meno l’ipotesi di chiedere la redibizione in via alternativa autonoma. 8.3. Provando ad applicare il concetto al caso attuale occorre allora domandarsi se sia configurabile nel caso un “utile dei contraffattori direttamente derivante dalla contraffazione”. Perché lo stesso ricorra occorrerebbe ammettere che un qualche consumatore di Gin abbia acquistato il prodotto con marchio MOM, proprio perché aveva già consumato vino MOMA e riteneva che il Gin in questione, fosse espressione della medesima casa. Mentre l’ipotesi della diluizione del marchio MOMA appare dotata di un minimo realismo (tutti i consumatori solo vedendo la bottiglia di GIN, e quindi anche i non numerosissimi conoscitori del marchio potevano pensare alla intrapresa di una particolare espansione di mercato della “casa vinicola”) al contrario l’idea di una “spinta positiva” alla vendita del Gin derivante dalla lata analogia del marchio con un vino rosso di medio pregio risulta del tutto fantasiosa. (Si consideri che il maggior consumo di Gin è quello presso i locali, specie discoteche in cui è consumato il Gin tonic, e che, nel caso la marca del Gin non viene ordinariamente controllata ed è rarissimamente richiesta). In definitiva quindi la retroversione degli utili non risulta dovuta nel caso da nessuno dei due convenuti. 9 9. Si è così esaminato il fondamento di tutte le richieste attoree. L’ordine di esibizione va mantenuto in relazione al territorio italiano. La condanna al risarcimento va pronunciata solo nei confronti di e nella misura del 5% del fatturato italiano per gli anni contestati nella misura dei diritti che sarebbero stati da corrispondere. La condanna va parametrata a fatturato di distributore finale, anche se dovuta da Se infatti la stessa fosse stata imposta avrebbe avuto quale base il prezzo finale del venduto, e quindi il venduto dal distributore e non certo al distributore dall’esportatore. CP_1 CP_3 CP_6 [...] CP_3 28 I ricavi suddetti sono stimati con esattezza in CTU in euro 383.849 e conseguentemente il risarcimento ammonta a complessivi euro 19.208,00. Nessuno deve la retroversione degli utili. risulta assolta da ogni domanda, solo formalmente destinataria dell’inibitoria per il caso di nuova richiesta della sua opera. L’inibitoria va presidiata con penale che si fissa fin d’ora nella misura di 50 euro per ogni bottiglia del Gin di causa commercializzato in violazione. La pubblicazione della sentenza ha natura sanzionatoria e va imposta a Stante la natura innovativa ed in qualche modo “limite” delle questioni trattate si reputano sussistere motivi di eccezione per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
DICHIARA la contraffazione del marchio MOMA di parte attrice, per come descritto in atti da parte del marchio MOM della convenuta sempre per come descritto in atti.
VIETA alla convenuta la vendita di prodotti alcolici con marchio MOM, per come descritto in atti, sull’intero territorio italiano; FISSA per ogni violazione alla disposizione di cui sopra una penale di euro 50 (a bottiglia);
CONDANNA la convenuta a versare all’attrice a titolo risarcitorio la somma di euro 19.208,00 a titolo di danno oltre interessi commerciali sulla summa suddivisa in quote proporzionali anno per anno ai ricavi dalla distribuzione secondo quanto indicato in CTU;
DISPONE la pubblicazione per una sola volta a carattere ordinario sul quotidiano “il Sole 24 ore” della presente sentenza a cure e spese della convenuta
ASSOLVE la conventa da ogni avversaria pretesa, ferma l’inibitoria;
COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido ed in pari misura.
Così deciso in GENOVA il 23 luglio 2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Paolo Gibelli
IL PRESIDENTE
Dott. Enrico Ravera