Settore vinicolo - Confondibilità tra marchi - Rischio di confusione tra il marchio registrato “Fattoria del Cerro” ed il marchio di fatto “Cantine del Cerro” - Usurpazione e contraffazione di marchio registrato - Atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cod. civ. - Inibitoria all’utilizzo, in ogni forma e modo, del marchio di fatto con eliminazione del marchio “Cantine del Cerro” dal sito internet della società convenuta e ritiro dal commercio di tutte le bottiglie contrassegnate da etichette riportanti tale dicitura - Domanda di risarcimento del danno subito.

SENTENZA

n. 7746/2023 pubbl. il 09/10/2023

(Presidente: dott. Stefano Tarantola - Relatore: dott.ssa Elisa Fazzini)

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11137/2020, decisa nella camera di consiglio del 18.05.2023, vertente

TRA

TENUTE DEL CERRO S.P.A. - SOCIETA’ AGRICOLA (...),
elettivamente domiciliata in PIOVE DI SACCO, PIAZZA INCORONATA, 2, presso lo studio degli avvocati PARIDE PADULA ed EMILIA DE FRANCO, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata all’atto di citazione,

ATTRICE

contro

CANTINE DEL CERRO SAS DI GASPARRI ANGELO & C. (...),
elettivamente domiciliata in RHO, VIA DEI MARTIRI, 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PANIGO GUERRA, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA


CONCLUSIONI

Per TENUTE DEL CERRO S.P.A. - SOCIETA’ AGRICOLA: “Nel merito: Respinta ogni avversa eccezione e domanda proposta anche in via riconvenzionale a mezzo di Comparsa di Costituzione e Risposta dalla società convenuta vorrà il Tribunale accogliere le seguenti domande di cui all’Atto introduttivo:

• Accertare e dichiarare che Tenute del Cerro Spa è titolare del marchio “Fattoria del Cerro” con deposito del 21 aprile 1989, registrazione n. 0000527916 e registrazione avvenuta il 15 maggio 1990 e poi rinnovata il 05 luglio 2002 n. 0000872079 ed il 07 giugno 2010 n. 0001304893; Accertare e dichiarare che vi è confondibilità tra il marchio Fattoria del Cerro e quello di fatto ”Cantine del Cerro” utilizzato da Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C e che l’utilizzo costituisce usurpazione e contraffazione del marchio registrato, nonché atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.;

• con inibitoria nei confronti di Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C all’utilizzo, in ogni forma e modo, del marchio di fatto “Cantine del Cerro”, con eliminazione del marchio “Cantine del Cerro, dal sito internet della società convenuta e ritiro dal commercio di tutte le bottiglie contrassegnate da etichette riportanti tale dicitura, entro un termine che l’Ill.mo Tribunale vorrà assegnare.

• Con condanna al risarcimento del danno subito da Tenute del Cerro Spa da quantificarsi in € 10.000,00. In via istruttoria: Si insiste per l’accoglimento di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 depositata il 22/04/2021, nonché per l’ammissione della CTU richiesta, opponendosi all’ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi tutti già esposti in Memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 depositata l’11/05/2021. Spese rifuse”; 

per CANTINE DEL CERRO SAS DI GASPARRI ANGELO & C.:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le più opportune declaratorie in rito così giudicare: A. Nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia e, al tempo stesso, (i) accertare e dichiarare il diritto della convenuta all’uso esclusivo del segno utilizzato ex art. 2571 c.c. e del relativo dominio (ii) accertare e dichiarare la nullità del marchio successivamente registrato ed utilizzato da parte attrice per difetto di novità. B. In via istruttoria, senza peraltro voler invertire l’onere probatorio, solo per scrupolo difensivo, si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. da aversi qui per integralmente ritrascritte, con i testi ivi indicati. C. In ogni caso: con vittoria di spese, e competenze di avvocato, oltre al rimborso spese generali del 15%, nonché IVA e C.p.A.”.


SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.02.2020, Tenute del Cerro Spa, già Saiagricola Spa, ha agito in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C., chiedendo che venisse accertato e dichiarato che Tenute del Cerro Spa è titolare del marchio “Fattoria del Cerro”, depositato il 21.04.1989, registrato al n. 0000527916, in data 15.05.1990, poi rinnovato il 05.07.2002 al n. 0000872079 e successivamente il 07.06.2010 al n. 0001304893; che venisse accertato e dichiarato che vi è confondibilità tra il marchio “Fattoria del Cerro” e quello di fatto “Cantine del Cerro”, utilizzato da Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C e che l’utilizzo di quest’ultimo costituisce usurpazione e contraffazione del marchio registrato, nonché atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.; che venisse disposta l’inibitoria nei confronti di Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C all’utilizzo, in ogni forma e modo, del marchio di fatto “ Cantine del Cerro”, con eliminazione del marchio “Cantine del Cerro” dal sito internet della società convenuta  e ritiro dal commercio di tutte le bottiglie contrassegnate da etichette riportanti tale dicitura, con condanna al risarcimento del danno subito da Tenute del Cerro Spa da quantificarsi in € 10.000,00. A fondamento della sua domanda, parte attrice ha affermato: 1) che Saiagricola Spa era stata costituita nel settembre 1981 come società di investimento della Sai Assicurazioni nel settore della produzione agricola e delle attività connesse, la quale, fin dalla sua fondazione, era nota per la produzione e vendita di vini, specialmente vini rossi, contrassegnati con l’etichetta “Fattoria del Cerro”; 2) che tale etichetta era presente sulle bottiglie prodotte e commercializzate dall’attrice già a decorrere dalle annate del 1978; 3) che, pertanto, Saiagricola era, sin dagli inizi degli anni ’80, nota per la produzione e vendita di vino pregiato, contrassegnato con l’etichetta “Fattoria del Cerro”, il quale risultava menzionato sulle principali guide annuali; 4) che Saiagricola Spa, forte della notorietà generale del marchio di fatto “Fattoria del Cerro”, non ritenendo necessario all’epoca provvedervi immediatamente, aveva richiesto la registrazione a suo nome del segno “Fattoria del Cerro” solo il 21.04.1989, registrato al n. 0000527916 in data 15.05.1990, rinnovato il 05.07.2002 al n. 0000872079 ed il 07.06.2010 al n. 0001304893: 5) che, dall’aprile 2014, in occasione della fusione di FondiariaSai in Unipol, era stato deliberato il cambio di denominazione da Saiagricola Spa in Tenute del Cerro Spa; 6) che, al momento della instaurazione del giudizio, detto marchio aveva raggiunto livelli di assoluto riguardo, avendo, per il 2019, la Tenuta del Cerro fatturato € 3.048.321 in paesi esteri ed € 4.011.509 in Italia; 7) che il marchio consiste nelle parole “Fattoria del Cerro” in caratteri maiuscoli corsivi, con una quercia interposta, racchiusa da due filetti arcuati, sovrastante e sottostante
 

ed è registrato per le classi di prodotti n. 29 e n. 33 “vino, grappa, acquavite”; 8) di avere recentemente scoperto la commercializzazione da parte di Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C., con sede in Cerro Maggiore (MI), Via San Clemente, 66, di vini con etichette rappresentanti un marchio del tutto  simile a quello oggetto di registrazione attoreo, denominato “Cantine del Cerro”, rappresentato anch’esso dalla sagoma di una quercia del tutto simile se non addirittura identica a quella rappresentata nel marchio attoreo, nonché dall'utilizzazione di un sito aziendale caratterizzato dal segno distintivo “Cantine del Cerro” e di un nome dominio www.cantinedelcerro.it.; 9) che è evidente la contraffazione del marchio registrato, stante la somiglianza tra i due segni, e la sussistenza di atti di concorrenza sleale.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.12.2020, Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la mancanza di ogni somiglianza tra i due marchi, affermando che, comunque, l’utilizzazione dell’etichetta “Cantine del Cerro” era in uso già dagli anni ’60. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande e che venisse dichiarato il diritto della medesima all’uso esclusivo del segno utilizzato, ex art 2571 c.c., e del relativo dominio. Ha chiesto, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la nullità del marchio attoreo registrato e utilizzato successivamente.

Il tribunale, istruita la causa attraverso la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazioni delle conclusioni l’udienza del 14.02.2023, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.05.2023.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Domanda principale di accertamento e di dichiarazione della titolarità del marchio “Fattoria del Cerro”, depositato il 21 aprile 1989, registrato al n. 0000527916 in data 15.05.1990, poi rinnovato il 5.07.2002 al n. 0000872079 e il 7.06.2010 al n. 0001304893 e domanda riconvenzionale del marchio per difetto di novità. 

La domanda svolta in via principale è fondata, mentre deve essere rigettata la domanda svolta in via riconvenzionale.

Per quanto concerne la domanda svolta da parte attrice, il tribunale ritiene che quest’ultima abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di essere titolare delle registrazioni del marchio nazionale figurativo consistente “nelle parole “Fattoria del Cerro” in caratteri maiuscoli corsivi, con una quercia interposta, racchiusa da due filetti arcuati, sovrastante e sottostante”:
 

La registrazione di tale marchio è avvenuta a seguito di domanda n. 1989C048637 depositata la prima volta presso l’UIBM in data 21.04.1989, con registrazione in data 15.05.1990 al n. 527916, poi rinnovata con domanda n. 301999900766140 depositata in data 19.03.1999, oggetto di registrazione al n. 0000872079 in data 5.07.2002, successivamente rinnovata con domanda n. 302009901719404 depositata in data 1.04.2009, oggetto di registrazione al n. 0001304893 in data 7.06.2010 e, infine, rinnovata con domanda n. 362019000029863 depositata in data 11.03.2019. Tale marchio risulta registrato per le classi n. 29 (“carne, pollame e selvaggina: estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili”) e n. 33 (“Bevande alcoliche (escluse birre)”), con la specificazione nella sezione “Prodotti e servizi oggetti di protezione non inclusi nella classificazione Nizza-MGS” “Descrizione: VINO, GRAPPA, ACQUAVITE” (doc. 15 del fascicolo di parte attrice).

Deve essere, invece, rigettata la domanda riconvenzionale di nullità del marchio registrato per mancanza di novità, stante il preuso da parte convenuta di un marchio di fatto “Cantine del Cerro” già a partire dagli anni ’60. Il Collegio osserva, infatti, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, che in tema di marchio registrato, a fronte della domanda del relativo titolare volta a ottenerne tutela, fa capo a colui che chiede in via riconvenzionale l'accertamento della nullità del marchio stesso l'onere di provarne la causa di invalidità, ai sensi dell'art. 121 Codice della proprietà industriale (cfr. Cass. ord. 30455/2022). Nella fattispecie in questione, infatti, godendo il marchio registrato di una presunzione semplice di validità, incombeva su parte convenuta, che ha impugnato il titolo, provarne la nullità, tenuto conto che solo il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale può comportare tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato a opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del r.d. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione (cfr. Cass. 22350/2015). Invero, tale onere non risulta essere stato assolto, non avendo parte convenuta fornito, come era suo onere, la prova rigorosa dell’esistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge in caso di preuso del marchio, ossia un uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso su tutto il territorio nazionale, ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. e art. 28 c.p.i.. Si osserva, peraltro, che una notorietà a livello nazionale deve essere, allo stato, esclusa alla luce di quanto asserito dalla stessa parte convenuta, la quale già in sede di comparsa di costituzione e risposta ha affermato un uso meramente locale del segno, atteso che, contrariamente dai prodotti della attrice, i propri “si rivolgono principalmente e quasi esclusivamente ad un pubblico di privati, soprattutto nelle zone limitrofe ai due negozi (provincia di Milano nord e provincia di Varese sud), avvalendosi anche di una comunicazione sui canali on line”.

In ogni caso, il Collegio osserva che la società convenuta risulta essere stata costituita solo nel 1999 (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), ossia dopo la registrazione del marchio di parte attrice avvenuta nel 1989, e non è stata fornita alcuna prova scritta di una continuità aziendale tra l’odierna convenuta e la società di persone che asseritamente ha fatto uso del marchio di fatto già a decorrere dagli anni 60. 

2. Domanda principale volta ad accertare e a dichiarare che vi è confondibilità tra il marchio “Fattoria del Cerro” e quello di fatto “Cantine del Cerro” utilizzato da Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C e che l’utilizzo costituisce usurpazione e contraffazione del marchio registrato, nonché atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c..

Ciò precisato in ordine alla validità del marchio di parte attrice, il tribunale ritiene necessario accertare se, nel caso di specie, sussista una ipotesi di contraffazione da parte del marchio di fatto di cui è titolare parte convenuta. Si osserva, infatti, che se è vero che la registrazione del marchio conferisce al relativo titolare il diritto di fare uso esclusivo del segno, ex art. 20 c.p.i., e, pertanto, di vietare l’uso di un segno identico o simile per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui il segno è stato registrato, è anche vero che in caso di identità di marchi tale contraffazione è presunta, mentre, nel caso, come quello di specie, in cui vi sia solo una similitudine tra segni, ai fini della integrazione dell’illecito della contraffazione, occorre provare che, a causa della somiglianza, sussiste un rischio di confusione fra i prodotti o i servizi contrassegnati con il reale marchio e quelli, cui è apposto il segno contraffatto.

Nel caso di specie, il Collegio osserva che è circostanza pacifica che i due marchi abbiano per oggetto i medesimi prodotti, rappresentati dalle bevande alcoliche e, in particolare, dal vino.

Passando alla comparazione dei segni e a un raffronto sulla somiglianza degli stessi, il tribunale osserva che i due marchi oggetto del contendere sono i seguenti:
a) il marchio registrato “Fattoria del Cerro”, così rappresentato:

b) il marchio di fatto “Cantine del Cerro”, così rappresentato:
 

Da un mero raffronto visivo, il Collegio ritiene che i due segni appaiono coincidere sia nell’elemento figurativo, caratterizzato da un albero che si contraddistingue per una folta chioma, sia nell’elemento verbale dominante rappresentato dalle parole “del Cerro”, dovendosi evidenziare che in entrambi i marchi la parola CERRO è rappresentata in caratteri maiuscoli.

Si ritiene, peraltro, che non appaia idoneo a distinguere i segni il fatto che nel marchio di parte convenuta sia presente anche la parola “Cantine”, mentre nel marchio di parte attrice sia indicata la parola “Fattoria”, trattandosi di parole del tutto marginali anche per la loro rappresentazione grafica, essendo entrambe riportate in caratteri minuscoli.
Il Collegio osserva, peraltro, che, da un punto di vista concettuale, i due termini “Fattoria” e “Cantine” risultano affini, in quanto il primo richiama il luogo dove si svolge l’attività agricola, mentre il secondo richiama il locale dove avviene la conservazione del vino, facendo entrambi riferimento a una provenienza del prodotto da una tenuta di campagna.

Da un punto di vista fonetico, il tribunale ritiene che i due segni siano accomunati nel suono dei termini “Del CERRO”, differendo nel suono dei termini iniziali “Fattoria” e “Cantine”. Si ritiene, al riguardo, che tale differenziazione non appare rilevante, atteso che i termini iniziali presentano, peraltro, un  carattere generico e diffuso nel settore vinicolo e sono meramente descrittivi del luogo di fornitura o di produzione del prodotto in questione, e, pertanto, privi di un carattere distintivo, tenuto conto che l’attenzione del consumatore è rivolta all’elemento dominante in entrambi i marchi rappresentato dai termini “del CERRO”, che indicano l’origine commerciale del prodotto. Si osserva, peraltro, che i due termini “del CERRO”, che assumono una rilevanza centrale all’interno del marchio, presentano un carattere senza dubbio distintivo, in quanto slegato dal prodotto (vino) che rappresentano, con conseguente qualificazione del marchio registrato come marchio “forte” in ragione della dominanza di elementi che non integrano i caratteri del prodotto contrassegnato ma, piuttosto, quelli di componenti di fantasia, al quale deve essere, dunque, apposta una tutela che si estende al “nucleo ideologico” che i segni esprimono. Ne consegue, dunque, che, stante tale qualificazione, una piccola differenza tra i due segni non è sufficiente a elidere l’evidente rischio di confusione e devono essere ritenute interferenti tutte le variazioni e modificazioni che lasciano meramente persistere l’identità concettuale del segno.

Alla luce di ciò, stante il concreto rischio di confondibilità tra i due marchi, il tribunale accerta e dichiara la contraffazione del marchio dell’attrice da parte della convenuta.

Nell’accoglimento della domanda di contraffazione deve ritenersi assorbita la domanda di concorrenza sleale, non essendo stati allegati e, pertanto, accertati ulteriori comportamenti rilevanti rispetto a quelli che danno origine alla contraffazione.

3. Domanda di risarcimento del danno.
Per quanto concerne, invece, la domanda di risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00 svolta da parte attrice, il tribunale ritiene che essa debba essere rigettata, avendo parte attrice formulato tale domanda solo in sede di conclusioni, senza allegare alcun elemento nella parte motivazionale dell’atto di citazione o nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., entro cui si cristallizza la domanda, in ordine all’an e al quantum debeatur.

4. Le altre misure richieste.
Passando ad analizzare le ulteriori domande svolte, il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di inibitoria e, per l’effetto, inibisce a parte convenuta ogni ulteriore utilizzo del segno “Cantine del Cerro”, ossia la produzione, la messa in vendita, la commercializzazione e la pubblicizzazione in qualsiasi modo e forma dei prodotti riportanti tale marchio e ogni altro uso con qualsiasi mezzo e modalità, di suddetto segno, anche per mezzo del sito internet e del nome a dominio www.cantinedelcerro.it.
Il Collegio ritiene, invece, di non dovere accogliere la domanda volta al ritiro dal commercio delle bottiglie contrassegnante da etichette riportanti tale segno, atteso che la tutela inibitoria sopra accordata è già idonea ad assicurare una tutela del segno contraffatto, tenuto conto che dalla documentazione in atti è emersa una diffusione di tali prodotti meramente locale e limitata.

5. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 
- accerta e dichiara la validità del marchio “Fattore del Cerro” di titolarità di Tenute del Cerro Spa, depositato presso l’UIBM in data 21 aprile 1989, con domanda n. 0000527916 e registrato in data 15.05.1990, successivamente regolarmente rinnovato;
- accerta e dichiara che il segno “Cantine del Cerro” di titolarità di Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C. è posto in contraffazione del “Fattore del Cerro” di titolarità di Tenute del Cerro Spa;
- per l’effetto inibisce a Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C. ogni ulteriore utilizzo del segno “Cantine del Cerro”, ossia la produzione, la messa in vendita, la commercializzazione e la pubblicizzazione in qualsiasi modo e forma dei prodotti contraffattori e ogni altro uso con qualsiasi mezzo e modalità, di suddetto segno, anche per mezzo del sito internet e del nome a dominio www.cantinedelcerro.it.;
- rigetta ogni altra domanda svolta;
- condanna Cantine del Cerro Sas di Gasparri Angelo & C. al pagamento in favore di Tenute del Cerro Spa delle spese di lite, che sono liquidate per il presente giudizio in € 545,00 per spese e in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.05.2023


Il Giudice Relatore

dott.ssa Elisa Fazzini
 

Il Presidente

dott. Stefano Tarantola