Settore vinicolo - Titolarità del marchio comunitario “Champagne Louis Lamar Reims” registrato per i prodotti della classe merceologica n. 33 “Bevande alcoliche, tranne le birre, ovvero conformi alle caratteristiche di Champagne” - Utilizzo del segno per contraddistingue vini di tipologia ‘champagne’, prodotti a Reims, da vitigni dell’omonima regione francese, previo riconoscimento ed autorizzazione del Comitato interprofessionale del vino di champagne - Registrazione successiva dei marchi denominativo e figurativo “Conte Lemár” per prodotti della medesima classe n. 33 - Registrazione dei marchi in violazione del disposto dell’art. 12 n. 1 lett. d) c.p.i. - Pericolo di confusione tra i rispettivi prodotti delle parti - Concorrenza sleale e parassitaria in violazione del disposto dell’art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ. - Accertata una modesta similitudine tra i segni in conflitto - Non coincidenza tra i due nomi propri - Non confondibilità dei segni.

SENTENZA

n. 14072/2023 pubbl. il 05/10/2023

(Presidente: dott.ssa Claudia Pedrelli - Relatore: dott.ssa Laura Centofanti)

 

nella causa civile iscritta al n. 59885 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all’udienza del 22 febbraio 2023
 

TRA
 

Berebene s.r.l., con sede a Roma (...), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Massimiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G. Andreoli n. 2;

- attrice
 

E
 

Amphora Wineries AG (...), con sede in Svizzera (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Sterpi e Angela Tasillo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Gianni & Origoni, in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;

- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l’udienza del 22 febbraio 2023, riportate in motivazione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, Berebene s.r.l. conveniva in giudizio AMPHORA WINERIES AG dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “a) accertare e dichiarare la nullità della registrazione italiana del marchio denominativo n. 1389209 - “Conte Lemár”, registrato in Italia il 15 Febbraio 2018, a seguito di deposito di domanda internazionale n. 1389209 del 14 dicembre 2017, e del marchio figurativo n. 1389131 - “Conte Lemár”, registrato in Italia il 15 Febbraio 2018, a seguito di deposito di domanda internazionale n. 1389131 del 14 Dicembre 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, co. 1 lett. a) c.p.i., poiché carente del requisito della novità previsto dall’art. 12, co. 1, lett. d) c.p.i., disponendo ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la trasmissione della sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l’annotazione di cui all’art. 122, co. 4 c.p.i.; b) accertare che la condotta avversaria esposta in narrativa integra gli estremi della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c., co. 1, e della concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 c.c., co. 3, e, conseguentemente, condannare la Amphora Wineries AG per tali illeciti; c) inibire alla Amphora Wineries AG, qualunque uso, diretto o indiretto con qualsivoglia modalità dei marchi realizzati in violazione dei diritti della Berebene s.r.l.; d) condannare la Amphora Wineries AG al pagamento in favore della Berebene S.r.l. delle spese …”.

Premetteva l’attrice di essere società appartenente al Gruppo Bernabei Liquori, leader italiano nel settore della produzione e distribuzione di bevande alcoliche e analcoliche e di essere titolare, per quanto di interesse in questa sede, del marchio comunitario “Champagne Louis Lamar Reims” (n. 012129821), registrato in data 6 febbraio 2014, per i prodotti della classe merceologica n. 33 “Bevande alcoliche, tranne le birre, ovvero conformi alle caratteristiche di Champagne”; di avere utilizzato il segno in questione per contraddistingue vini di tipologia ‘champagne’, prodotti a Reims, da vitigni dell’omonima regione francese, previo riconoscimento ed autorizzazione del Comitato interprofessionale del vino di champagne.

Esponeva di essere venuta di recente a conoscenza dell’esistenza: (i) del marchio denominativo n. 1389209 - “Conte Lemár”, registrato in Italia il 15 Febbraio 2018, a seguito di deposito di domanda internazionale n. 1389209 del 14 Dicembre 2017, per prodotti della medesima classe n. 33 e (ii) del marchio figurativo n. 1389131 - “Conte Lemár”, registrato in Italia il 15 Febbraio 2018, a seguito di deposito di domanda internazionale n. 1389131 del 14 Dicembre 2017, per prodotti della medesima classe n. 33, entrambi nella titolarità della convenuta.

Affermava di avere riscontrato rilevanti similitudini tra detti marchi ed il proprio e di avere, pertanto, diffidato la convenuta dal proseguire nell’utilizzo dei segni, in quanto contraffattivi.

In questa sede, si doleva del fatto che i marchi citati fossero stati registrati in violazione del disposto dell’art. 12 n. 1 lett. d) c.p.i., essendo i segni simili al proprio, sotto il profilo denominativo, fonetico e figurativo, ed essendo essi utilizzati per la commercializzazione di prodotti identici o comunque affini e sosteneva la sussistenza di un concreto pericolo di confusione tra i rispettivi prodotti delle parti, tanto più tenendo conto del fatto che essi fossero commercializzati tramite i medesimi canali di distribuzione.

Deduceva che la condotta della convenuta integrasse, altresì, gli estremi della concorrenza sleale ed anche parassitaria, in violazione del disposto, rispettivamente dell’art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c., idonea a recarle pregiudizio.

Si costituiva la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, la nullità della notificazione dell’atto di citazione avversario, non essendo stata la stessa eseguita presso il domicilio eletto dalla medesima all’estero e, comunque, perché eseguita senza rispetto del termine a comparire.

Nel merito, contestava la fondatezza delle domande dell’attrice, eccependo la nullità del marchio che la medesima assumeva essere stato oggetto di contraffazione, per ingannevolezza; ulteriormente, eccepiva l’intervenuta decadenza del marchio dell’attrice per non uso di esso da parte della titolare per un periodo di tempo di almeno cinque anni. In subordine, deduceva che il marchio figurativo Champagne Louis Lamar e i marchi Conte Lemár fossero tra loro differenti, non essendo né identici né simili ed ancora la differenza dei prodotti per i quali i marchi fossero rispettivamente utilizzati sul mercato, argomentando, quindi, nel senso dell’insussistenza di qualsivoglia pericolo di confusione tra gli stessi. Negava, poi, la coincidenza dei canali di distribuzione dei rispettivi prodotti delle parti ed ancora la circostanza che le sue condotte avessero integrato sotto ogni profilo gli estremi della concorrenza sleale confusoria od anche parassitaria.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare e riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell’atto di citazione di Berebene ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c. e disporre gli opportuni rinvii nonché la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione medesimo; dichiarare la nullità del marchio figurativo Champagne Louis Lamar per ingannevolezza ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. g) del Regolamento (UE) 2017/1001 o, comunque, dichiararne la decadenza per non uso ai sensi degli artt. 18 e 58 Regolamento sul marchio dell’Unione Europea, UE 2017/1001, con ogni conseguente provvedimento, inclusa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. In subordine e nel merito: accertare e dichiarare l’infondatezza delle ragioni ex adverso dedotte per uno o più dei motivi dedotti in narrativa e per l’effetto rigettare integralmente le domande formulate da controparte; condannare la Berebene al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. In ogni caso: condannare Berebene al pagamento, in favore di Amphora, delle spese…”.

Il Giudice, rilevato che la fondatezza dell’eccezione di nullità della notificazione della citazione per violazione del termine a comparire non fosse stata neppure contestata, in accoglimento dell’istanza formulata dalla parte convenuta all’atto della sua costituzione in giudizio, disponeva differimento dell’udienza ex art. 183 c.p.c..

Nella memoria depositata nel termine di venti giorni prima della successiva udienza, la parte convenuta integrava le proprie allegazioni in punto di nullità del marchio dell’attrice, per ingannevolezza, aggiungendo che il segno non avrebbe potuto essere registrato in quanto raffigurante una corona, e quindi un simbolo contemplato nell’araldica, in difetto di titolarità da parte del produttore dello champagne di titoli nobiliari.

All’udienza erano concessi i termini richiesti dalle parti per il deposito delle memorie istruttorie; nel termine previsto dall’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la parte attrice, proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di “dichiarare la nullità dei marchi denominativo e figurativo Conte Lemàr anche per ingannevolezza rispetto alla natura, qualità o provenienza geografica del prodotto, ex art. 7 co. 1 lett. g, RMUE”.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti: queste ultime precisavano le conclusioni all’udienza del 22 febbraio 2023, che si svolgeva nelle forme previste dall’art. 127 ter c.p.c.; all’esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

*********

Va preliminarmente rilevato che la parte convenuta, nella propria comparsa conclusionale, ha dedotto che, in data 10 marzo 2023, il marchio Champagne Louis Lamar nella titolarità dell’attrice fosse stato dichiarato decaduto per non uso dalla divisione cancellazioni dell’EUIPO - ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento sul marchio dell’Unione europea 2017/1001 - a far data dall’8 settembre 2021 e ha depositato copia della decisione nella sua versione originale in lingua francese e nella sua traduzione in lingua italiana. In considerazione di tale sopravvenienza e sul presupposto della conseguente inesistenza del diritto di privativa dell’attrice, ha sostenuto quindi che la domanda di contraffazione proposta dalla medesima non potesse che essere integralmente rigettata.

Ritiene il Collegio che debba essere rilevata, in rito, la tardività delle allegazioni e delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta nella comparsa conclusionale: benché il fatto dedotto e documentato si sia verificato a seguito della celebrazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, in ogni caso, l’allegazione di esso non avrebbe potuto essere compiuta dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale, dato che gli scritti conclusivi, per il cui deposito erano stati concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c., sono destinati alla sola illustrazione dei fatti già dedotti in giudizio (cfr., da ultimo, in questo senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022). Tale rilievo è di per sé assorbente di ogni altra considerazione in ordine alla non definitività del provvedimento impugnato, allegata da parte dell’attrice nella memoria di replica.

Nel merito, le domande dell’attrice nei confronti della convenuta sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.

La Berebene s.r.l. ha dedotto la contraffazione del marchio nella sua titolarità, registrato presso l’Euipo in data 6 febbraio 2014, il quale ha natura complessa, essendo costituito da una componente denominativa e una figurativa, da parte della convenuta, mediante la registrazione di due distinti marchi, l’uno - “Conte Lemár” - denominativo, registrato in Italia il 15 Febbraio 2018, a seguito di deposito di domanda internazionale n. 1389209 del 14 Dicembre 2017, per prodotti della medesima classe n. 33 e l’altro figurativo, registrato in Italia il 15 Febbraio 2018, a seguito di deposito di domanda internazionale n. 1389131 del 14 Dicembre 2017, per prodotti della medesima classe n.

33. Ha infatti affermato la similitudine dei marchi della convenuta rispetto al proprio, sotto plurimi profili - denominativo, figurativo e fonetico - tale da far ritenere l’invalidità della registrazione dei segni per difetto del requisito della novità, e sul presupposto che l’utilizzo di essi fosse idoneo a generare confusione nel pubblico.

Ritiene il Collegio l’infondatezza dell’assunto: invero, muovendo dalla comparazione del marchio denominativo registrato dalla convenuta “Conte Lemàr” con il marchio complesso dell’attrice, è dato rilevare una modesta similitudine tra i due segni. Se, infatti, essi comprendono nomi propri assonanti (‘Lamar’ e Lemàr’), è pur vero che entrambi sono composti anche da altre parole: nell’un caso, il marchio dell’attrice è invero composto da plurime parole “Champagne Louis LAMAR – Reims France”; nell’altro, il marchio della convenuta è composto da due parole “Conte Lemar”; cosicché la non coincidenza tra i due nomi propri, unitamente al fatto che essi sono accompagnati da altre parole, depone nel senso della non confondibilità dei segni sotto il profilo denominativo.

Del resto, si ritiene che i due marchi non siano neppure confondibili sotto il profilo figurativo, essendo diverse le lettere che compongono le parole costituenti il marchio ed anche diversi i caratteri utilizzati per la scrittura di esse; né ancora i marchi appaiono simili, al punto da rivelarsi tra loro confondibili, avuto riguardo al profilo fonetico, sia se letti nella loro interezza, che considerando soltanto le parole che sembrano assumere nell’impressione complessiva dei segni valenza prevalente (‘Champagne Lamar’ e ‘Conte Lemar’).

Ancora più evidente la differenziazione tra il marchio figurativo della convenuta, registrato al n. 1389131 e il marchio complesso dell’attrice; in questo caso, infatti, gli elementi distintivi tra i due segni si rivelano ancora più marcati e tali da consentire di escludere ogni pericolo di confusione tra di essi.

Ne discende che, nonostante i marchi siano tutti utilizzati per la commercializzazione di beni appartenenti alla stessa classe merceologica, per le ragioni esposte, assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti nei rispettivi scritti, le domande proposte dall’attrice nei confronti della convenuta debbano essere respinte.

Ritiene, altresì, il Collegio l’infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ed avente ad oggetto l’accertamento della nullità del marchio dell’attrice, sotto il profilo dell’ingannevolezza sul presupposto che il segno fosse idoneo ad indurre in errore il pubblico sulla natura, sulla qualità o sulla provenienza geografica del prodotto o del servizio, con riferimento al disposto dell’art. 7, co. 1, lett. g) del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea ed anche sul presupposto che nel marchio fosse riprodotta una corona, la quale costituisce un simbolo araldico che riconduce alla titolarità di un titolo nobiliare, invero in nessun modo riferibile al produttore dello Champagne Lamar.

In ordine al primo profilo, rileva il Collegio che l’attrice ha fornito idoneo riscontro del fatto che l’uso da parte sua della denominazione “champagne” fosse stata espressamente autorizzata dall’Ente preposto, il Comité interprofessionnel du vin de Champagne, producendo in atti il certificato comprovante la circostanza: non trova invece riscontro la deduzione della convenuta secondo la quale tale autorizzazione fosse stata conferita a soggetto distinto dalla Berebene, giacché tale ultima società risulta, al contrario, espressamente menzionata nell’atto autorizzativo depositato in atti.

In relazione al secondo profilo, ritiene il Collegio che la deduzione dell’attrice (neppure compiutamente contestata nel merito da parte della convenuta), secondo la quale la corona raffigurata nel marchio non costituisse imitazione pedissequa di alcun simbolo araldico meritevole di tutela, bensì mera rappresentazione di fantasia dell’oggetto in sé, sia dirimente al fine di escludere l’invalidità del segno, non potendo condividersi l’assunto della convenuta secondo il quale l’inserimento nel proprio marchio di tale elemento sarebbe del tutto preclusa a soggetti privi di origini nobiliari.

Ancora la convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto che fosse accertata l’intervenuta decadenza del marchio dell’attrice, per non uso di esso per oltre un quinquennio.

Sul punto, fermo quanto già esposto in ordine alla tardività di ogni allegazione avente ad oggetto la decisione assunta dall’Euipo, all’esito del procedimento instaurato dalla stessa parte convenuta presso l’Ufficio – della cui pendenza il Tribunale non era stato informato nel corso del giudizio – si osserva che l’attrice ha contestato la fondatezza della domanda, allegando l’utilizzo del marchio per la pubblicizzazione e la commercializzazione dei propri prodotti e producendo in atti copiosa documentazione fotografica della diffusione del segno in diversi contesti, essendo stato il segno impiegato per la sponsorizzazione di plurimi eventi, nonché nell’ambito di video musicali; la parte convenuta, nei successivi scritti difensivi, ha omesso anche solo di contestare compiutamente la valenza probatoria della produzione documentale dell’attrice, né ha contestato la datazione dei documenti operata dalla medesima, quest’ultima del resto in alcuni casi agevolmente ricostruibile. Ne discende che la convenuta non abbia assolto all’onere probatorio sulla medesima incombente, ex art. 121 c.p.i., in relazione alla domanda di decadenza per non uso del marchio dell’attrice: per tali ragioni, sono quindi da respingere le domande riconvenzionali formulate nei confronti della medesima dalla convenuta.

Infine, si rileva che, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l’attrice ha poi chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità dei marchi denominativo e figurativo Conte Lemàr anche per ingannevolezza, sia rispetto alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica del prodotto, ex art. 7 co. 1 lett. g, RMUE, allegando che essi fossero utilizzati al fine di distinguere un prodotto (vino rosato) che, nonostante richiamasse concettualmente l'isola della Sardegna, fosse invece realizzato su commissione da una società svizzera, che per l’inserimento nel segno dell’appellativo “Conte”, prima del nome proprio Lemàr, giacché idoneo a far ritenere che la produzione vinicola della convenuta fosse riconducibile ad una famiglia che potesse fregiarsi di tale titolo nobiliare.

La convenuta ha eccepito l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, poiché connotata dal carattere della novità e proposta soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..

L’attrice ha contestato la fondatezza dell’eccezione, asserendo che le proprie allegazioni costituissero mera precisazione della domanda di accertamento della nullità del marchio della convenuta.

Ritiene il Collegio che la domanda formulata dall’attrice nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., sia invero tardiva e come tale inammissibile: l’attrice ha dedotto in essa circostanze del tutto nuove, mai esposte nei precedenti scritti difensivi - nei quali si era limitata ad argomentare in ordine alla carenza del requisito della novità nel marchio registrato dalla convenuta, sul presupposto che esso fosse simile o comunque confondibile con il proprio; mentre nella memoria 183 co. 6 n. 1 ha proposto domande fondate su causa petendi del tutto distinta da quella in precedenza dedotta.

Senza considerare che le doglianze dell’attrice sarebbero peraltro del tutto infondate nel merito: da un lato, il marchio in sé (‘Conte Lemar’), non reca alcun riferimento al luogo di produzione del vino cui è associato, cosicché non sarebbe neppure ipotizzabile l’ingannevolezza di esso, con riferimento al disposto dell’art. 7 RMEU lett. g); d’altro lato, quest’ultima non potrebbe neppure desumersi dal fatto il marchio contenga la parola ‘Conte’ prima del nome proprio ‘Lemar’: infatti, pur ammettendo che essa svolga la funzione di predicato del nome, non essendo stato neppure ipotizzato il riferimento del segno ad una casato nobiliare esistente, non potrebbe certo ritenersi preclusa la registrazione quale segno distintivo di un nome riferibile ad un personaggio di fantasia, di origini nobili.

Quanto alle spese del procedimento, in ragione della parziale soccombenza reciproca, si dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.
 

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio e dichiara l’inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla medesima nella memoria depositata nel termine concesso ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.;

- respinge le domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta;

- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.

 

Così deciso nella camera di consiglio del 27 luglio 2023.

Il Giudice est. Laura Centofanti

Il Presidente

Claudia Pedrelli