Settore vinicolo - Commercializzazione e distribuzione su territorio nazionale ed europeo di vino prosecco contraddistinto da marchio patronimico - Utilizzo di marchi e altri segni interferenti con diritti di parte attrice - Atto di concorrenza sleale ai danni dell’attrice, ex art. 2598, n. 1) e 3), cod. civ. - Domanda per inibire alla convenuta qualunque utilizzo dei segni oggetto di contestazione - Domanda di risarcimento dei danni parametrati al pregiudizio patrimoniale emergente ed al lucro cessante, quale perdita di utili, mancato percepimento delle royalties, ovvero come retroversione degli utili.
SENTENZA
n. 849/2023 pubbl. il 18/05/2023
(Presidente relatore: dott. Luca Boccuni)
nella causa civile n. 11048/2019 R.G., riunente la causa n. 12910/2019 R.G., promossa
DA
SOCIETA’ AGRICOLA GIUSTI DAL COL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Nervesa della Battaglia (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Mauro Albertini e Damiano Zamuner, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE
CONTRO
D.M.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in San Vendemiano (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Chiara Spagnolo e Francesca Rech, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, Dorsoduro n. 3520, in forza di procura in atti;
CONVENUTA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
CAPETTA I.VI.P. S.R.L.;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE SOCIETÀ AGRICOLA GIUSTI DAL COL S.R.L.
“Quanto al giudizio n. 11048/2019 R.G., in via principale, dichiarare la nullità delle registrazioni italiane di marchio nn. 154269, 1402117 e 1219199 aventi ad oggetto il segno “DE GIUSTI” di titolarità della convenuta per le ragioni di cui in narrativa. Dichiarare che l’utilizzo da parte della convenuta nella propria attività economica, anche attraverso internet, del segno “DE GIUSTI” o altri segni interferenti, con i diritti attorei costituisce contraffazione della registrazione di marchio n. 1624283 per il segno “GIUSTI” di titolarità dell’attrice. Dichiarare che l’utilizzo, come descritto in narrativa, da parte della convenuta dei marchi “DE GIUSTI” o di altri segni interferenti con diritti attorei costituisce atto di concorrenza sleale ai danni dell’attrice, ex art. 2598 nn. 1) e 3) cc. Inibire alla convenuta qualunque utilizzo, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apposizione sulle proprie bottiglie di vino o sue relative confezioni, l’offerta, l’immissione sul mercato e la detenzione dei medesimi prodotti a scopi commerciali, l’importazione o l’esportazione degli stessi, l’offerta e fornitura di servizi contraddistinti dal segno, l’uso nella corrispondenza commerciale, nella pubblicità nonché su internet del segno “DE GIUSTI” o di altri segni interferenti con i diritti attorei. Disporre il sequestro presso la sede della convenuta e presso qualunque altra sede distaccata, magazzino, pertinenza, deposito o locale nella sua disponibilità dei prodotti, confezioni, etichette e di tutto il materiale pubblicitario, tecnico o promozionale in cui si è concretata la violazione dell’esclusiva. Disporre il ritiro dal mercato e la rimozione dei marchi o la distruzione di prodotti, confezioni etichette e di tutto il materiale pubblicitario, tecnico o promozionale in cui si è concretata la violazione dell’esclusiva. Disporre un termine perentorio entro cui provvedere nell’esecuzione dei punti che precedono. Ordinare alla convenuta il pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 1.000,00.= per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione della emananda sentenza. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patendi a seguito degli illeciti di cui ai precedenti punti, ivi compreso il danno non patrimoniale, nella misura che verrà determinata in corso di causa, occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al risarcimento del lucro cessante. Disporre ex art. 126 cpi la pubblicazione della sentenza nell’intestazione e nel dispositivo, a cura e spese della convenuta, su La Repubblica ed Il Corriere della Sera del Veneto, nelle dimensioni pari almeno a due moduli ed in caratteri doppi del normale; disporre che nel caso di inadempimento per oltre cinque giorni, possa provvedere a propria cura e spese l’attrice, con diritto a ripetere dalla convenuta le relative spese a semplice presentazione della fattura. In via istruttoria, come da verbale di data 28.12.2022. In ogni caso, condannare la convenuta a rifondere all’attrice spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Quanto al giudizio n. 12910/2019 R.G., nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. In via riconvenzionale, dichiarare la nullità delle registrazioni italiane di marchio nn. 154269, 1402117 e 1219199 aventi ad oggetto il segno “DE GIUSTI” di titolarità dell’attrice per le ragioni di cui in narrativa. Dichiarare che l’utilizzo da parte dell’attrice nella propria attività economica, anche attraverso internet, del segno “DE GIUSTI” o altri segni interferenti, con i diritti di parte convenuta costituisce contraffazione della registrazione di marchio n. 1624283 per il segno “GIUSTI” di titolarità dell’attrice. Dichiarare che l’utilizzo, come descritto in narrativa, da parte dell’attrice dei marchi “DE GIUSTI” o di altri segni interferenti con diritti di parte convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ai danni dell’attrice, ex art. 2598 nn. 1), 2) e 3) cc. Inibire all’attrice qualunque utilizzo, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apposizione sulle proprie bottiglie di vino o sue relative confezioni, l’offerta, l’immissione sul mercato e la detenzione dei medesimi prodotti a scopi commerciali, l’importazione o l’esportazione degli stessi, l’offerta e fornitura di servizi contraddistinti dal segno, l’uso nella corrispondenza commerciale, nella pubblicità nonché su internet del segno “DE GIUSTI” o di altri segni interferenti con i diritti di parte convenuta. Disporre il ritiro dal mercato e la rimozione dei marchi o la distruzione di prodotti, confezioni etichette e di tutto il materiale pubblicitario, tecnico o promozionale in cui si è concretata la violazione dell’esclusiva. Disporre un termine perentorio entro cui provvedere nell’esecuzione dei punti che precedono. Condannare l’attrice al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 1.000,00.= per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione della emananda sentenza. Condannare l’attrice al risarcimento dei danni patiti e patendi a seguito degli illeciti di cui ai precedenti punti, ivi compreso il danno non patrimoniale, nella misura che verrà determinata in corso di causa, occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al risarcimento del lucro cessante. Disporre ex art. 126 cpi la pubblicazione della sentenza nell’intestazione e nel dispositivo, a cura e spese dell’attrice, su La Repubblica ed Il Corriere della Sera del Veneto, nelle dimensioni pari almeno a due moduli ed in caratteri doppi del normale; disporre che nel caso di inadempimento per oltre cinque giorni, possa provvedere a propria cura e spese la convenuta, con diritto a ripetere dall’attrice le relative spese a semplice presentazione della fattura. In via istruttoria, come da verbale del 28.12.2022. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA D.M.C. S.R.L.
“Nella causa n. 11048/2019 R.G., in via pregiudiziale, insiste nell’istanza di rimessione in termini ex artt. 153 e 294 cpc, con consequenziale riapertura dei termini anche per le domande riconvenzionali in tema di contraffazione, validità dei titoli azionati dalla controparte e risarcimento del danno. In via principale, rigettarsi le domande tutte avanzate dalla parte attrice per le ragioni tutte esposte. Dichiarare che la produzione, commercializzazione, distribuzione, esportazione e promozione pubblicitaria, ad opera dell’attrice Dal Col, dei vini citati nel presente atto, contraddistinti dal nome “GIUSTI”, costituiscono contraffazione dei marchi, registrati, a tutela dei segni azionati tutti da DMC ex art. 20 n. 1 lett. b) cpi ed ex art. 9 lett. b) nonché 9 lett. a – e del Reg. sul marchio dell’Unione Europea. Dichiarare la nullità ex art. 12 lett. a) cpi del marchio n. 1610330, avente ad oggetto le denominazione “GIUSTI WINE” che contraddistingue bevande alcoliche, escluse le birre nonché del marchio figurativo n. 1624283. Dichiarare l’uso decettivo ad opera di Dal Col del marchio “GIUSTI WINE “ e del segno “GIUSTIWINE” ex art. 21 cpi. Dichiarare la nullità ex art. 19 cpi e 25 cpi in ragione della malafede, del marchio figurativo “GIUSTI” n. 1624283 che contraddistingue bevande alcoliche. Dichiarare ex art. 23 cpi e ai sensi dell’art. 1418 cc la nullità dell’atto di trasferimento del marchio “GIUSTI” n. 1624283. Dichiarare, in ragione dell’art. 14 cpi, che n. 2) (illiceità sopravvenuta) sanziona per il tramite della decadenza ex art. 26 cpi, qual marchio “GIUSTI” n. 1624283 che, lett. a), sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità e provenienza di prodotti per i quali è registrato, ed in ogni caso ex art. 2573 cc, dichiararsi l’ingannevolezza in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Dichiarare che l’imitazione dell’attrice Dal Col del marchio a tutela del segno distintivo “DE GIUSTI” di DMC costituisce altresì atto di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1), 2) e 3) cc nei termini illustrati, in particolare con riferimento alla concorrenza parassitaria con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano. Per l’effetto, inibire la produzione, la promozione, il commercio e l’uso anche in funzione di ditta, nei social network e nella posta elettronica, nonché l’esportazione, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, l’offerta in vendita dei prodotti contestati, contraddistinti dal nome “GIUSTI”. Inibire la produzione, la promozione, il commercio e l’uso nonché l’esportazione, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, l’offerta in vendita di prodotti vino con il nome “GIUSTIWINE” e “GIUSTI WINE”. Trasferire i detti nomi a dominio giustiwine.com e giustiwine.it a nome della convenuta DMC. Inibire all’attrice Dal Col qualsiasi comportamento sleale e di malafede ex art. 2599 cc. Disporre, l’ordine di ritiro dal commercio di tutti i vini sovra citati e dei relativi materiali promozionali, contrassegnati dal marchio “GIUSTI” o “GIUSTIWINE” ovvero “GIUSTI WINE”, in violazione dei diritti anteriori di DMC sul marchio “DE GIUSTI”.
Fissare, nel disporre l’inibitoria, una somma di euro 5.000,00.= da far corrispondere all’attrice, in favore della convenuta per ogni violazione o inosservanza contestata, successivamente all’emananda sentenza di condanna e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti ex art. 124 cpi. Disporre la distruzione a cura della convenuta ed a spese dell’attrice, di tutti i prodotti contestati Dal Col, ovvero in violazione dei diritti di esclusiva della convenuta. Condannare l’attrice al risarcimento del danno cagionato alla società convenuta, in ragione degli atti di contraffazione e di concorrenza sleale esposti in narrativa ex art. 125 nn. 1), 2) e 3) cpi in combinato disposto con gli artt. 1223, 1224 e 1226 cc, per quanto attiene al danno emergente e al lucro cessante, ricomprendendo in tali voci altresì il danno all’immagine e la vanificazione degli investimenti pubblicitari. In particolare, condannare l’attrice a risarcire il danno subito dalla convenuta, nella misura che risulterà in corso di causa, anche alla luce dei risultati dell’esibizione integrale delle scritture contabili per tutto il periodo di durata della contraffazione, ai fini della corretta quantificazione del danno, tenuto conto del grave pregiudizio all’immagine arrecato, riguardo ai propri diritti titolati. Ancora, in via cumulativa o alternativa, alla liquidazione secondo equità, condannare l’attrice a versare alla convenuta l’indebito profitto ottenuto con la fabbricazione e la vendita dei prodotti contestati caratterizzati dalle etichette “GIUSTI”, “GIUSTIWINE” e “GIUSTI WINE”. Disporre la pubblicazione della sentenza, a cura della parte convenuta ed a spese dell’attrice, sul quotidiano Il Corriere della Sera o su altro quotidiano a tiratura nazionale, su una rivista specialistica in materia e sul sito internet dell’attrice. Condannare l’attrice alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA ed ogni altro accessorio di legge. In via istruttoria, come da verbale di data 28.12.2022.
Nella causa n. 12910/2019 R.G., in via principale, rigettarsi le domande tutte avanzate in via riconvenzionale dalla parte convenuta per le ragioni tutte esposte. Sempre in via principale, dichiarare che la produzione, commercializzazione, distribuzione, esportazione e promozione pubblicitaria, ad opera dell’attrice Dal Col, dei vini citati nel presente atto, contraddistinti dal nome “GIUSTI”, costituiscono contraffazione dei marchi, registrati, a tutela dei segni azionati tutti da DMC ex art. 20 n. 1 lett. b) cpi ed ex art. 9 lett. b) nonché 9 lett. a – e del Reg. sul marchio dell’Unione Europea. Dichiarare che l’uso nell’attività pubblicitaria o promozionale, nonché per la produzione, commercializzazione, la distribuzione effettuata con il nome “GIUSTIWINE” e “GIUSTI WINE”, incluso il nome a dominio “GIUSTWINE” sia con il suffisso .com che .it ad opera della convenuta Giusti Dal Col, in relazione ai vini, costituiscono contraffazione del marchi registrati, a tutela dei segni azionati da DMC ex art. 20 n. 1 lett. b) cpi, art. 22 cpi e ex art. 9 lett. b), nonché ex art. 9 lett. b) e lett. a – e del Regolamento sui marchi dell’Unione Europea. Dichiarare la nullità ex art. 12 lett. a) cpi del marchio n. 1610330, avente ad oggetto le denominazione “GIUSTI WINE” che contraddistingue bevande alcoliche, escluse le birre. Dichiarare l’uso decettivo ad opera di Dal Col del marchio “GIUSTI WINE “ e del segno “GIUSTIWINE” ex art. 21 cpi. Dichiarare che l’imitazione della convenuta Dal Col del marchio a tutela del segno distintivo “DE GIUSTI” di DMC costituisce altresì atto di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1) e 3) cc nei termini illustrati, in particolare con riferimento alla concorrenza parassitaria con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano. In via riconvenzionale, dichiarare la nullità ex art. 19 cpi e 25 cpi in ragione della malafede, del marchio figurativo “GIUSTI” n. 1624283 che contraddistingue bevande alcoliche. Dichiarare ai sensi dell’art. 1418 cc la nullità dell’atto di trasferimento del marchio “GIUSTI” n. 1624283. Dichiarare, in ragione dell’art. 14 cpi, che n. 2) (illiceità sopravvenuta) sanziona per il tramite della decadenza ex art. 26 cpi, qual marchio “GIUSTI” n. 1624283 che, lett. a), sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità e provenienza di prodotti per i quali è registrato, ed in ogni caso ex art. 2573 cc, dichiararsi l’ingannevolezza in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Dichiarare la decadenza ex art. 24 cpi del marchio “GIUSTI” n. 1624283. Per l’effetto, inibire la produzione, la promozione, il commercio e l’uso anche in funzione di ditta, nei social network e nella posta elettronica, nonché l’esportazione, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, l’offerta in vendita dei prodotti contestati, contraddistinti dal nome “GIUSTI”. Inibire la produzione, la promozione, il commercio e l’uso nonché l’esportazione, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, l’offerta in vendita di prodotti vino con il nome “GIUSTIWINE” e “GIUSTI WINE”. Trasferire i detti nomi a dominio giustiwine.com e giustiwine.it a nome dell’attrice DMC. Inibire all’attrice Dal Col qualsiasi comportamento sleale e di malafede ex art. 2599 cc. Disporre, l’ordine di ritiro dal commercio di tutti i vini sovra citati e dei relativi materiali promozionali, contrassegnati dal marchio “GIUSTI” o “GIUSTIWINE” ovvero “GIUSTI WINE”, in violazione dei diritti anteriori di DMC sul marchio “DE GIUSTI”. Fissare, nel disporre l’inibitoria, una somma di euro 5.000,00.= da far corrispondere alla convenuta in favore dell’attrice per ogni violazione o inosservanza contestata, successivamente all’emananda sentenza di condanna e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti ex art. 124 cpi. Disporre la distruzione a cura dell’attrice ed a spese della convenuta, di tutti i prodotti contestati Dal Col, ovvero in violazione dei diritti di esclusiva dell’attrice. Condannare la convenuta al risarcimento del danno cagionato alla società attrice, in ragione degli atti di contraffazione e di concorrenza sleale esposti in narrativa ex art. 125 nn. 1), 2) e 3) cpi in combinato disposto con gli artt. 1223, 1224 e 1226 cc, per quanto attiene al danno emergente e al lucro cessante, ricomprendendo in tali voci altresì il danno all’immagine e la vanificazione degli investimenti pubblicitari. In particolare, condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla attrice, nella misura che risulterà in corso di causa, anche alla luce dei risultati dell’esibizione integrale delle scritture contabili per tutto il periodo di durata della contraffazione, ai fini della corretta quantificazione del danno, tenuto conto del grave pregiudizio all’immagine arrecato, riguardo ai propri diritti titolati. Ancora, in via cumulativa o alternativa, alla liquidazione secondo equità, condannare la convenuta a versare alla attrice l’indebito profitto ottenuto con la fabbricazione e la vendita dei prodotti contestati caratterizzati dalle etichette “GIUSTI”, “GIUSTIWINE” e “GIUSTI WINE”. Disporre la pubblicazione della sentenza, a cura della parte attrice ed a spese della convenuta, sul quotidiano Il Corriere della Sera o su altro quotidiano a tiratura nazionale, su una rivista specialistica in materia e sul sito internet della convenuta Giusti Dal Col, ex artt. 126 cpi e 2600 cc. Condannare l’attrice alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA ed ogni altro accessorio di legge. In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 23.10.2019, regolarmene notificato, Società Agricola Giusti Dal Col srl ha convenuto in giudizio D.M.C. srl, corrente in San Vendemmiano (TV), assumendo di operare, fin dal 2004, nel settore vitivinicolo e di essere titolare, oltre che del marchio di fatto “Giusti”, anche del marchio nazionale registrato denominativo “GIUSTI WINE” n. 0001610330 e del marchio registrato figurativo europeo n. 011496676, ha rammentato di aver acquistato, nel dicembre del 2018, da certa Capetta I.VI.P. srl, marchio nazionale registrato figurativo n. 702788, costituito dalla parola in stampatello maiuscolo “GIUSTI” racchiusa in cornice ornata rettangolare, come da trascrizione presso l’UIBM del 3.1.2019. L’attrice ha, poi, precisato che detto ultimo marchio sarebbe stato registrato il 27.1.1997 su domanda della precedente titolare dell’11.8.1994, quindi rinnovato in data 20.8.2014, per la classe di Nizza n. 33 (bevande alcoliche) e regolarmente utilizzato, anche in ambito pubblicitario, mediante social network.
Società Agricola Giusti Dal Col srl ha, altresì, premesso che la convenuta D.M.C. srl, all’atto della richiesta nel giugno del 2016 di registrazione di ulteriori marchi della famiglia “Giusti”, avrebbe frapposto opposizione in forza dall’affermata titolarità di marchi nazionali anteriori “DE GIUSTI” rispettivamente depositati il 21.12.2006, il 29.12.2009 ed il 5.10.2012, sempre per contraddistinguere bevande alcoliche.
Così, l’attrice ha lamentato che la convenuta D.M.C. srl, originariamente operante nel settore della torrefazione, avrebbe negli ultimi anni ampliato la sua attività alla produzione e commercializzazione di vini spumante utilizzando, anche ai fini promozionali mediante l’utilizzo di social network, il segno “De Giusti”, in contraffazione con il marchio anteriore acquistato da Capetta srl.
Peraltro, l’attrice, proprio sulla scorta del marchio anteriore da ultimo rammentato, ha affermato il difetto di novità dei tre marchi nazionali “De Giusti”, registrati da DMC srl e già menzionati.
Società Agricola Giusti Dal Col srl ha concluso chiedendo, oltre la declaratoria di nullità dei marchi indicati, l’accertamento della contraffazione del proprio marchio anteriore, condotta rilevante anche ai sensi dell’art. 2598 nn. 1) e 3) cc; la condanna, assistita da idonea penale dissuasiva, a cessare l’uso del segno “De Giusti”; la condanna al ritiro dal mercato dei prodotti contrassegnati in contraffazione; la condanna al risarcimento del danno parametrato al pregiudizio patrimoniale emergente ed al lucro cessante, quale perdita di utili, mancato percepimento delle royalties, ovvero come retroversione degli utili, con pubblicazione dell’emananda sentenza.
D.M.C. srl si è costituita in giudizio tardivamente con comparsa depositata il 30.9.2020, dando atto di avere tempestivamente ricevuto la notificazione a mezzo pec dell’atto introduttivo del giudizio in data 24.10.2019, ma che l’allegato atto di citazione non sarebbe stato leggibile in quanto inviato in formato “p7m” anziché in formato “pdf”, di modo che solo installato il relativo programma informatico di lettura detto allegato si sarebbe potuto aprire, consentendo la costituzione. Sulla scorta di dette considerazioni, la convenuta ha fatto istanza ex art. 153 cpc di rimessione in termini, dovendosi così reputare tempestive tutte le sue difese, eccezioni e domande.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha fatto presente di avere ella introdotto separato e successivo giudizio, recante n. 12910/2019 R.G., convenendo la stessa Società Agricola Giusti Dal Col srl dinanzi all’intestato Tribunale, così chiedendone la riunione.
Nel merito, D.M.C. srl ha allegato di commercializzare e distribuire da anni e su vasto territorio, oltre che nazionale anche europeo, vino prosecco a marchio “De Giusti”, segno costituente peraltro patronimico della famiglia. Così, la convenuta ha affermato di essere titolare di una serie di marchi registrati, ovvero del marchio nazionale denominativo “DE GIUSTI”, depositato il 21.12.2006, registrato il 7.10.2009 e rinnovato l’1.12.2016; del marchio nazionale figurativo “De Giusti”, depositato il 29.12.2009, registrato il 12.1.2011 e rinnovato il 10.10.2019; del marchio nazionale figurativo “DG DeGIUSTI”, depositato il 5.10.2012 e registrato il 15.5.2013; del marchio denominativo comunitario “DE GIUSTI”, depositato il 4.5.2007 e registrato il 17.3.2008; del marchio comunitario figurativo “De Giusti”, depositato il 29.6.2010, registrato il 13.7.2012; del marchio comunitario figurativo “DG DeGIUSTI”, depositato il 6.12.2012 e registrato il 22.4.2013.
Sempre in via di premessa, la convenuta ha anche rammentato che, in riferimento al marchio “GIUSTI WINE”, l’attrice avrebbe tentato di richiedere la registrazione in ambito comunitario ma che la convenuta medesima avrebbe presentato opposizione, tenuto conto dei propri marchi anteriori, tanto che in data 6.4.2017 l’Ufficio avrebbe rigettato la domanda di deposito.
Peraltro, nel contesto delle iniziative intraprese dinanzi agli organi comunitari, D.M.C. srl ha anche evidenziato che controparte avrebbe presentato alcune domande di nullità contro il marchio figurativo “DG DeGIUSTI”, domande tutte respinte, con conferma da parte del Tribunale comunitario, mediante provvedimento T-678/18.
In detto contesto, contrassegnato dai tentativi di Società Agricola Giusti Dal Col srl di contravvenire in mala fede ai diritti di marchio della convenuta, D.M.C. ha evidenziato che avrebbe il medesimo significato anche l’ultima iniziativa dell’attrice, concretizzatasi con l’acquisto da Capetta srl del marchio “GIUSTI”.
Tutto ciò premesso, la convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese azionate da controparte sulla scorta della titolarità del marchio anteriore acquistato da Capetta I.VI.P. srl. In particolare, D.M.C. srl ha affermato che detto marchio sarebbe nullo, in forza degli artt. 19 e 25 D.Lgs. n. 30/2005 sanzionanti la registrazione ovvero l’acquisito in malafede, essendo evidente che Società Agricola Giusti Dal Col srl avrebbe ottenuto il trasferimento del marchio al solo scopo di impedire l’uso legittimo dei segni della convenuta medesima. In ogni caso, D.M.C. ha invocato l’art. 23 cpi che vieterebbe il trasferimento del marchio nell’ipotesi in cui derivi inganno nei caratteri dei prodotti o servizi contrassegnati essenziali nell’apprezzamento per il pubblico, posto che il marchio in questione sarebbe stato utilizzato dalla dante causa per contrassegnare vini rossi piemontesi da pasto e non bianchi tipo prosecco. In tal senso la convenuta, non solo ha affermato la nullità dell’atto di trasferimento, a norma dell’art. 1418 cc, ma ha anche invocato l’applicabilità degli artt. 14 e 26 D.Lgs. n. 30/2005, nonché dell’art. 2573 cc, non essendovi traccia del trasferimento dell’azienda, trattandosi di marchio figurativo.
Nel contempo, la convenuta D.M.C. srl ha affermato la nullità anche del marchio nazionale registrato di parte attrice “GIUSTI WINE”, già reputato nullo quale marchio comunitario in forza della rammentata pronuncia del Tribunale comunitario e considerata la sua identità rispetto ai marchi anteriori della convenuta medesima.
Infine, considerati i propri diritti esclusivi sulla famiglia dei marchi “Giusti”, la convenuta ha anche affermato che l’uso da parte dell’attrice del segno “Giusti”, anche accompagnato da altri elementi, dovrebbe considerarsi espressione di condotta contraffattiva, essendo illecito l’utilizzo del nome anche come ragione sociale o nome a dominio, anche quale indirizzo di posta elettronica.
D.M.C. srl ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di controparte e, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei marchi attorei “GIUSTI” n. 702788 e “GIUSTI WINE” n. 1610330, la nullità del contratto di cessione del marchio “GIUSTI”, nonché l’accertamento della condotta di contraffazione dei propri segni, rilevante anche ai fini della concorrenza sleale, con condanna alla cessazione dell’utilizzo dei medesimi; il trasferimento degli stessi, quali nomi a dominio, ai sensi dell’art. 118 cpi; il ritiro dal commercio; la fissazione di penale dissuasiva; il risarcimento dei danni patiti e la pubblicazione dell’emananda sentenza.
Con separato atto di citazione del 27.11.2019, regolarmente notificato, la stessa D.M.C. srl ha evocato in giudizio Società Agricola Giusti Dal Col srl riproponendo le sue difese e domande, spese nel pregresso processo, ad eccezione delle domande relative al marchio “GIUSTI”, trasferito alla convenuta da Capetta I.VI.P. srl.
Costituendosi in giudizio, Società Agricola Giusti Dal Col srl, a sua volta, ha azionato il marchio da ultimo menzionato, di modo che, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, D.M.C. srl ha introdotto le eccezioni e le domande in punto rilevanti già sollevate nel pregresso giudizio.
Infine, è stata disposta la riunione tra i due giudizi; sono stati adempiuti gli oneri di comunicazione all’ufficio brevetti delle domande di nullità e decadenza proposte da parte attrice e parte convenuta; è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Capetta I.VI.P. srl, in riferimento alla domanda di nullità del contratto di trasferimento del marchio “GIUSTI” in favore di Società Agricola Giusti Dal Col srl; è stata dichiarata la contumacia della terza chiamata.
Preliminarmente è necessario fare chiarezza su quali siano i titoli di privativa azionati nei due separati giudizi rispettivamente introdotti da Società Agricola Giusti Dal Col srl e da D.M.C. srl e successivamente riuniti.
Nella causa recante n. 11048/2019 R.G. l’attrice Società Agricola Giusti Dal Col, pur allegando la titolarità di un affermato marchio di fatto “GIUSTI” e pur affermando di essere titolare del marchio registrato nazionale denominativo “GIUSTI WINE” n. 1610330 e di altro marchio registrato comunitario figurativo n. 11496676, ha azionato unicamente il marchio figurativo n. 702788, costituito dalla parola in stampatello maiuscolo “GIUSTI” contenuta in riquadro rettangolare ornato, privativa acquistata dalla precedente titolare, Capetta I.VI.P srl nel dicembre del 2018, come da trascrizione presso l‘U.I.B.M. con n. 1624283 del 3.1.2019 (doc. n. 4 di fascicolo attoreo). E’ proprio in riferimento a questo segno distintivo, concesso per la classe di Nizza n. 33 (bevande alcoliche) in data 27.1.1997 su domanda dell’11.8.1994, che l’attrice ha chiesto la declaratoria di nullità, per difetto di loro novità, dei marchi nazionali di parte convenuta D.M.C. srl registrati ai nn. 1219199 (marchio denominativo “DE GIUSTI” depositato il 21.12.2006), 1402117 (marchio figurativo consistente nelle parole stilizzate in corsivo “De Giusti” depositato il 29.12.2009) e 1542679 (marchio figurativo consistente nella dicitura “DeGIUSTI” sopra la quale campeggia una raffigurazione che idealmente rappresenta una lettera “D” congiunta ad una lettera “G”, segno depositato il 5.10.2012) (docc. nn. 8, 9 e 10 di fascicolo attoreo). Inoltre, sempre sulla scorta dell’utilizzo di detti segni da parte della convenuta, Società Agricola Giusti Dal Col ha chiesto l’accertamento della violazione del proprio marchio anteriore acquistato da Capetta I.VI.P. srl, costituendo detto utilizzo anche concorrenza sleale rilevante ai sensi dell’art. 2598 cc, con conseguenti domande di inibitoria, risarcimento danni e accessorie.
In detto giudizio, pur costituendosi tardivamente, D.M.C. srl ha, in primo luogo, chiesto di accertare la nullità sotto diversi profili, nonché l’uso decettivo, con conseguente decadenza, del marchio figurativo n. 702788 acquistato dall’attrice nel dicembre del 2018, così come ha chiesto la declaratoria di nullità dello stesso atto di acquisto, privativa su cui si reggono le domande di Società Agricola Giusti Dal Col. Inoltre, la convenuta ha chiesto di dichiarare la nullità del marchio nazionale denominativo attoreo “GIUSTI WINE” registrato al n. 1610330 su domanda del 9.5.2014 per difetto di novità ed il suo uso decettivo, decettività propria anche del segno “GIUSTIWINE”, costituendo il loro impiego, con l’uso dei corrispondenti nomi a dominio, violazione dei marchi anteriori già menzionati nn. 1219199, 1402117 e 1542679, oltre che dei corrispondenti marchi comunitari n. 5902515, depositato il 4.5.2007; n. 9244955, depositato il 29.6.2010; n. 11402435, depositato il 6.12.2012; nonché costituendo la condotta illecita di parte attrice violazione delle regole della leale concorrenza.
Nel successivo giudizio introdotto da D.M.C. srl, l’attrice ha riproposto le medesime domande già fatte valere tardivamente nel giudizio precedentemente introdotto dall’attrice Società Agricola Giusti Dal Col.
Ora, la costituzione tardiva di D.M.C. srl nel giudizio recante n. 11048/2019 R.G. pone, in primo luogo la questione della fondatezza della reiterata istanza di remissione in termini formulata dalla convenuta e, quindi, la valutazione circa l’ammissibilità delle eccezioni e domande riconvenzionali proposte in detta sede, oltre che la stessa ammissibilità delle medesime domande nuovamente riproposte da D.M.C. nel separato giudizio recante n. 12910/2019, introdotto successivamente, una volta maturate le decadenze nel giudizio pregresso.
In effetti, una volta affermato che le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte da D.M.C. nel giudizio introdotto dalla controparte attengono a questioni che non sono rilevabili d’ufficio, assume preminente rilievo stabilire se sia e meno fondata l’istanza di remissione in termini, onde poter reputare ammissibili dette eccezioni e domande, nonché onde poter reputare utilizzabili ai fini della prova i documenti prodotti in giudizio dalla convenuta con la sua tardiva costituzione.
Come accennato, D.M.C. srl assume pacificamente di avere ricevuto la notificazione a mezzo pec dell’atto introduttivo del giudizio in data 24.10.2019, come peraltro risulta dalla produzione attorea, notifica intervenuta, quindi, nel rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 163 bis cpc, essendo l’udienza di comparizione fissata per il 3.2.2020. Ciò che lamenta la convenuta attiene al fatto che l’allegato atto di citazione sarebbe stato inviato con il formato “p7m”, anziché con l’usuale formato “pdf”, di modo che, non avendo la società l’applicativo per leggere il formato in questione, la stessa avrebbe avuto contezza del contenuto dell’atto di citazione solo successivamente, una volta installato l’applicativo necessario, così costituendosi in giudizio una volta scaduti i termini preclusivi sia per le difese assertive che per le difese istruttorie. A detta della convenuta le decadenze sarebbero così intervenute incolpevolmente.
Secondo il diritto dell’Unione e le norme, anche tecniche, di diritto interno, in caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PadES” sono entrambe equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile, senza eccezione alcuna. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez Un. n. 10266/2018) deve affermarsi la piena alternatività delle firme digitali nonostante la diversa estensione del formato “p7m” rispetto al “pdf” (Cass. n. 30927/2018).
Conseguentemente, la parte che riceva notificazione dell’atto introduttivo del giudizio in formato “p7m”, non può legittimamente e fondatamente addurre, quale fatto incolpevole, la circostanza di non essere stata in grado di leggere il formato in questione per non essere munita di apposito applicativo, posto che diligenza impone la necessità per il destinatario, tenuto a munirsi di indirizzo pec, quale ogni società, di dotarsi degli strumenti necessari per la lettura degli atti telematici alla stessa notificati.
Conseguentemente deve escludersi la fondatezza della istanza di remissione in termini, dovendosi reputare le eccezioni e le domande di parte convenuta, inerenti a questioni non rilevabili d’ufficio, del tutto tardive, essendo tardiva anche la produzione dei documenti esibiti da D.M.C. srl.
Ciò detto, si pone il problema di verificare, quindi, se le eccezioni e le domande proposte dalla convenuta nel giudizio introdotto da Società Agricola Giusti Dal Col attengano a questioni rilevabili d’ufficio, posto che in riferimento a queste ultime, la tardiva costituzione della convenuta non ne impedirebbe l’esame, salva la verifica dell’eventuale fondatezza sulla scorta della documentazione e delle prove tempestivamente introdotte.
E’ stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che la registrazione del marchio, non solo nel sistema normativo nazionale, ma anche secondo disciplina comunitaria, attribuisce alla privativa titolata la presunzione, seppure semplice, di validità, di modo che il Giudice non può rilevarne d’ufficio l’invalidità ovvero anche la decadenza, dovendo le questioni essere sollevate tempestivamente in giudizio dalla parte interessata (Cass. n. 4771/2018). Consegue che certamente tutte le domande riconvenzionali, da valutarsi eventualmente anche in termini di mere eccezioni, inerenti all’affermata nullità, per difetto di novità o per registrazione in malafede, od inerenti all’eventuale uso decettivo, con conseguente eventuale decadenza, dei marchi attorei debbono considerarsi inammissibilmente tardive, così come pacificamente debbono considerarsi inammissibilmente tardive le domande azionate in via riconvenzionale da D.M.C. srl relative all’accertamento della affermata contraffazione dei suoi marchi registrati, relative all’affermata concorrenza sleale, imputata a Società Agricola Giusti Dal Col, e relative alle domande di inibitoria, risarcimento danni ed accessorie.
Diversamente l’unica domanda riconvenzionale esaminabile, così come prospettata, attiene all’affermata nullità del contratto di trasferimento del marchio acquistato da Società Agricola Giusti Dal Col e sulla scorta del quale quest’ultima ha avanzato le sue domande, affermandosene l’illiceità, a norma dell’art. 1418 cc, questione di nullità contrattuale certamente rilevabile d’ufficio.
Come già evidenziato, D.M.C. srl, con separato atto di citazione notificato il 12.12.2019, ha riproposto le medesime domande volte in via riconvenzionale nel processo introdotto da Società Agricola Giusti Dal Cl, ovvero, azionando i medesimi marchi nazionali e comunitari, ha chiesto la declaratori di nullità del marchio “GIUSTI WINE” della convenuta, l’accertamento dell’uso decettivo del marchio “GIUSTI WINE”, oltre che del segno “GIUSTIWINE”, la declaratoria di contraffazione dei propri marchi, rilevante anche sotto il profilo del concorrenza sleale, in ragione dell’uso dei segni di parte convenuta, con conseguenti domande di inibitoria, risarcimento ed accessorie. Peraltro, una volta che Società Agricola Giusti Dal Col si è costituita in giudizio, facendo valere in via riconvenzionale il marchio acquistato da Capetta srl, solo in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, D.M.C. ha riproposto, in riferimento a detto marchio, le stesse domande ed eccezioni proposte nel giudizio introdotto preventivamente da quest’ultima, ivi compresa la domanda di accertamento di nullità del contratto di trasferimento di detto marchio ex art. 1418 cc.
Conseguentemente, le due cause presentano le medesime causae petendi e i medesimi petita, trovandosi nella situazione tale da giustificare la riunione ai sensi dell’art. 273 cpc. In detti termini si pone la questione delle possibili interferenze tra l’istituto della riunione ed il regime delle preclusioni.
Il principio fondamentale ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui “le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell’effettivo thema decidendum et probandum, restando anzi intatta l’autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il Giudice - in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto (ex multis Cass. n. 567/2015, Cass. n. 24529/2018, Cass. n. 22342/2019 e Cass. n. 26285/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che si è verificata la decadenza in riferimento alle domande di nullità, decettività e decadenza relative al marchio di Società Agricola Giusti Dal Col acquistato da Capetta srl, essendo state esse introdotte nel nuovo processo scaduti i termini per proporre dette domande nel processo introdotto, sulla scorta di detto titolo, da parte di Agricola Giusti Dal Col, non potendosi sottacere, inoltre, che dette domande, inerenti questioni non rilevabili d’ufficio, sono state proposte in detto secondo processo, ancora una volta in modo del tutto tardivo, solo con la memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, dovendo di converso D.M.C. introdurre le stesse domande e le eccezioni, conseguenza della domanda riconvenzionale della convenuta, alla stessa udienza di prima trattazione.
In conclusione, debbono reputarsi inammissibili tutte le domande ed eccezioni finalizzate all’affermazione della nullità, inefficacia o decadenza del marchio “GIUSTI” n. 702788 acquistato da Società Agricola Giusti Dal Col, ad eccezione delle difese relative alla affermata nullità del contratto di trasferimento di detta privativa.
Entrando nel merito di detta difesa, D.M.C. assume che il contratto con cui Capetta I.VI.P. srl ha ceduto ad Agricola Gusti Dal Col il marchio figurativo “GIUSTI” n. 702788 sarebbe nullo, ai sensi dell’art. 1418 cc, valorizzando la circostanza che dal trasferimento sarebbe derivato inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nell’apprezzamento del pubblico, a norma dell’art. 23 D.lgs. n. 30/2005. La norma citata, nel prevedere la libertà di trasferimento del marchio, diversamente che nella disciplina previgente secondo cui il marchio era trasferibile unicamente con il trasferimento contestuale dell’azienda, a tutela dell’interesse dei consumatori circa la qualità e le caratteristiche del prodotto contrassegnato, introduce il principio secondo cui dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico, non potendo il trasferimento comportare effetti decettivi, essendo tutelato, così, un interesse di carattere collettivo circa i caratteri essenziali dei prodotti contrassegnati con il marchio ceduto.
Tuttavia, affinché si possa configurare una invalidità del contratto di cessione, detto effetto decettivo deve conseguire dalle pattuizioni contrattuali e non certo dal concreto eventuale uso decettivo che il cessionario faccia del marchio, essendo detta ultima ipotesi rientrante nel caso della decadenza di cui si è già detto.
Ebbene, al di là della allegazione di principio della nullità del contratto, D.M.C. al fine di fondare la sua difesa afferma che, nel concreto, la cessionaria non avrebbe mantenuto costante il livello qualitativo determinante ad indirizzare la scelta del prodotto contrassegnato, posto che il marchio sarebbe stato utilizzato dalla cedente per contrassegnare vini rossi piemontesi, pur se il marchio nulla dice circa l’origine locale del prodotto e la sua tipologia, mentre la cessionaria lo userebbe per contrassegnare vini veneti tipo prosecco. Simili allegazioni sono pertinenti nel fondare una domanda di decadenza ex artt. 14 comma 2 e 26 cpi, ma nulla dicono circa le pattuizioni intervenute tra le parti idonee a far ritenere il contratto nullo, considerati decettivi i suoi effetti negoziali, con la conseguenza che la relativa eccezione deve essere rigettata.
Diversamente da quanto già affermato in tema di inammissibilità, deve opinarsi in riferimento alle altre domande proposte da D.M.C. nel successivo giudizio, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità del marchio “GIUSTI WINE” n. 1610330 di controparte, ovvero l’accertamento dell’uso decettivo del medesimo marchio e del segno “GIUSTIWINE”, nonché l’accertamento della contraffazione da parte dei segni posteriori utilizzati da Società Agricola Giusti Dal Col di quelli anteriori di D.M.C. srl, contraffazione rilevante anche sotto il profilo della concorrenza sleale, con conseguenti domande di inibitoria, risarcimento ed accessorie.
In effetti, dette domande sono state introdotte nel nuovo processo intentato da D.M.C. srl con l’atto di citazione notificato, come già detto, in data 12.12.2019, quando cioè, nel giudizio in cui la stessa D.M.C. è convenuta, ancora non si erano verificate le preclusioni antecedenti l’udienza di prima trattazione, entro le quali proporre domande riconvenzionali o le eccezioni non rilevabili d’ufficio, cosicché dette domande, come formulate nel nuovo giudizio non possono reputarsi inammissibilmente tardive.
In definitiva, le domande e le eccezioni tutte formulate da D.M.C. srl circa la nullità o decadenza del marchio figurativo “GIUSTI” n. 702788, trasferito in favore di Società Agricola Giusti Dal Col da parte di Capetta I.VI.P. srl debbono reputarsi inammissibili, mentre deve essere rigettata la questione di nullità del medesimo contratto di trasferimento.
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio e per la decisione delle domande azionate da Società Agricola Giusti Dal Col sulla scorta della titolarità del marchio figurativo “GIUSTI” n. 702788 (domanda di accertamento della contraffazione e di concorrenza sleale con correlativi rimedi inibitori, risarcitori ed accessori, nonché domande di nullità dei marchi nazionali di D.M.C. srl nn. 1219199, 1402117 e 1542679), nonché per la decisione delle domande di D.M.C. srl aventi ad oggetto la declaratoria di nullità del marchio “GIUSTI WINE” n. 1610330 di controparte, ovvero l’accertamento dell’uso decettivo del medesimo marchio e del segno “GIUSTIWINE”, nonché l’accertamento della contraffazione da parte dei segni posteriori utilizzati da Società Agricola Giusti Dal Col di quelli anteriori di D.M.C. srl, contraffazione rilevante anche sotto il profilo della concorrenza sleale, con conseguenti domande di inibitoria, risarcimento ed accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande tutte ed eccezioni proposte da D.M.C. srl nei processi riuniti circa la nullità o decadenza del marchio figurativo “GIUSTI” n. 702788, trasferito in favore di Società Agricola Giusti Dal Col da parte di Capetta I.VI.P. srl;
2. rigetta la questione di nullità del medesimo contratto di trasferimento intervenuto tra Società Agricola Giusti Dal Col srl e Capetta I.VI.P. srl avente ad oggetto il marchio indicato nel capo che precede;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Venezia, 17 maggio 2023
Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni