Settore vinicolo - Contraffazione di marchi registrati - Concorrenza sleale attuata con indebito agganciamento, nella forma del “look alike” e per denigrazione, alla reputazione dello champagne denominato “ICE IMPÉRIAL” mediante imitazione del “packaging” e utilizzo del termine "ICE" - Prodotti in conflitto (champagne e spumante) destinati a mercati diversi - Contestata la nullità del marchio “ICE IMPÉRIAL” per carenza di capacità distintiva - Scelte stilistico-cromatiche delle etichette - Marchio d’insieme costituito da una combinazione originale, dotata di capacità distintiva nel panorama dei vini da gustare col ghiaccio e meritevole di tutela ex art.13 CPI.

SENTENZA

n. 9415/2022 pubbl. il 30/11/2022

(Presidente: dott. Claudio Marangoni - Relatore: dott. Vincenzo Barbuto)


 

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale R.G.16905/2018, promossa con atto di citazione notificato in data 21.03.2018

DA

MHCS (...), in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Andre NOE’, MOET HENNESSY ITALIA S.P.A (...), in persona del legale rappresentante, Dott. Giuseppe DUVA, entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Meda n.3, MILANO, presso lo studio degli avvocati LORENZO DE MARTINIS, CARLO ALBERTO DEMICHELIS, LORENZA MOSNA, ELEONORA ORTAGLIO, che le rappresentano e difendono, come da procure allegate all’atto di citazione,
- parti attrici -
 

NEI CONFRONTI DI

FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A. (...), in persona del legale rappresentante in carica, Sig. GIANNI ENRICO MARTINI, elettivamente domiciliato in Via Visconti di Modrone n.2, MILANO, presso lo studio dell’avv. FABIO GHIRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BOTTERO e MASSIMO TRAVOSTINO, del Foro di Torino, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- parte convenuta -

 

OGGETTO: contraffazione marchio e concorrenza sleale.

CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 24.05.2022 i procuratori delle parti precisavano come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente e qui trascritti:

Parti attrici:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

in via principale, nel merito:

1. Accertare e dichiarare che la convenuta si è resa responsabile di concorrenza sleale per indebito agganciamento al prestigio ed alla reputazione delle attrici e dello champagne ICE IMPÉRIAL della linea Moët & Chandon e ciò in violazione del disposto dell'art.2598 n.2 c.c., per effetto del palese tentativo di appropriarsi delle prerogative esclusivamente ascrivibili alle attrici ed al loro prodotto, mediante la ripresa delle caratteristiche estetiche e stilistiche del packaging complessivo dell'ICE IMPÉRIAL, costituito in particolare del colore interamente bianco dello sleeve e della capsula, dall'etichetta principale bianca dai bordi/stemma/parola ICE dorati, dal logo usato per la parola ICE, dal posizionamento in verticale del marchio di prodotto sul collo della bottiglia, e ciò per la commercializzazione e promozione pubblicitaria del prodotto denominato "ICE", con conseguente illecito vantaggio per la convenuta, accertando nel contempo l'aspetto della denigrazione in forma di lesione dell'immagine e della reputazione aziendale delle attrici per effetto delle concrete modalità di vendita del prodotto ICE.

2. Rigettare la domanda riconvenzionale di nullità del marchio verbale italiano n.0001637142 "ICE Impérial" di titolarità di MHCS accertandone la capacità distintiva e per l'effetto accertare e dichiarare che il segno distintivo consistente nella parola "ICE" utilizzato da Fratelli Martini per contrassegnare il prodotto in causa costituisce contraffazione della predetta registrazione di marchio "ICE IMPERIAL" e così anche della registrazione RMUE di cui è fatta menzione in atti, ai sensi degli art.9 RMUE e 20 CPI;

per l’effetto:

3. Disporre l’inibitoria definitiva –nei confronti della convenuta –alla fabbricazione, promozione, commercio, uso, esportazione ed inoltre di qualsivoglia atto di offerta in vendita del prodotto "ICE" oggetto di litigio, in qualunque modo contrassegnato (Sant'Orsola/Canti).

4. Inibire a Fratelli Martini ogni e qualsivoglia ulteriore uso del marchio "ICE" poiché in contraffazione dei diritti di MHCS sul marchio EUIPO "ICE IMPERIAL" n.8837379 e sul marchio nazionale "ICE IMPERIAL" n.1637142.

5. Disporre, ex art.124 CPI, l’ordine di ritiro definitivo dal commercio di tutti i prosecchi

"ICE" sopra citati e dei relativi materiali promozionali.

6. Fissare, nel disporre l’inibitoria, una penale di €5.000 imponendone il pagamento a parte convenuta, in favore delle attrici, per ogni violazione e/o inosservanza contestata successivamente all’emananda sentenza di condanna e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti ex art.124 CPI.

7. Disporre la distruzione, ex art.124 CPI, a cura delle attrici ed a spese della convenuta, di tutti i prodotti contestati che siano reperiti sul commercio e/o presso i luoghi di pertinenza della convenuta ed inoltre dei relativi packaging ed etichette.

8. Condannare la convenuta al risarcimento del danno, cagionato alle società attrici, in ragione degli atti di concorrenza sleale e contraffazione di marchio esposti in narrativa, e ciò ex artt.125, nn.1, 2 e 3 CPI, in combinato disposto con gli artt.1223, 1224 e 1226 c.c., procedendo, in particolare, alla liquidazione del danno subito e subendo dalle attrici, a norma degli artt.1223, 1224 e 1226 e 1227 c.c., ed applicando i criteri ex art.125 CPI, nn.1, 2 e 3, per quanto attiene il danno emergente ed il lucro cessante, ricomprendendo altresì in tali voci il danno all’immagine e la vanificazione degli investimenti pubblicitari. In particolare, condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalle attrici, nella misura che risulterà in corso di causa, anche alla luce dei risultati dell’esibizione integrale delle scritture contabili e di tutta la documentazione fiscale, commerciale e contabile della convenuta, per tutto il periodo di durata della condotta illecita, ai fini della corretta quantificazione del danno, ex art.125, n.3 CPI, tenuto conto del grave pregiudizio arrecato all’immagine di MHCS, riguardo al suo rinomato champagne ICE Impérial ed al suo particolare abbigliaggio.

9. Ancora, e per l’effetto, in via cumulativa, o alternativa alla liquidazione secondo equità, ai sensi dell’art.125, n.3 CPI, condannare la convenuta a versare alle attrici l’indebito profitto – così come risulterà dalle scritture contabili di Fratelli Martini S.p.A. –ottenuto con la fabbricazione e la vendita dei prodotti contestati, caratterizzati dall’abbigliaggio in violazione delle norme concorrenziali già citate.

10. Disporre la pubblicazione della sentenza, a cura delle attrici ed a spese della convenuta, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, o su altro quotidiano a tiratura nazionale, su una rivista specialistica in materia di vini e champagne e sul sito Internet della convenuta, ex artt. art.126 CPI e 2600 c.c.

11. Condannare, in ogni caso, la convenuta alla rifusione, in favore delle attrici, di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA ed ogni altro accessorio di legge.

In via istruttoria: in ogni caso,

(i) ordinare alla convenuta, ex artt.121 e 121 bis CPI e 210 c.p.c., l’esibizione delle scritture contabili e di tutta la documentazione fiscale, contabile e commerciale della convenuta, rilevante per la fattispecie di interesse, relativa alla fabbricazione, la pubblicità e la vendita dei prodotti oggetto di litigio, per tutto il periodo di durata dell’attività di sleale concorrenza, fornendo ogni utile informazione ed indicazione, anche al fine di acquisire gli elementi necessari alla quantificazione dei danni subiti e subendi da queste ultime, insistendo per la rivelazione –da parte della convenuta –della rete distributiva dei prodotti della convenuta, in violazione dei diritti delle attrici e per ottenere altresì i dati inerenti le quantità dei vini contestati, prodotti e venduti da Fratelli Martini, con il relativo prezzo di vendita, oltre che per la comunicazione del nominativo dei terzi, eventualmente implicati nel processo di fabbricazione, distribuzione e vendita dei prodotti contestati;

(ii) disporre, se ritenuta opportuna, una consulenza tecnico-contabile, relativa a tutto il periodo di durata degli illeciti, per quantificare, con maggior esattezza, il pregiudizio subito dalle attrici.

Parte convenuta:

“Respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e produzione, ivi incluse le istanze istruttorie avversarie tutte, incluse quelle di cui alla memoria ex art.183 co. VI c.p.c. n.

2) del 19.11.2018, per le ragioni illustrate nella memoria di F.lli Martini ex art.183 comma VI

n. 3) del 10.12.2018; Previe tutte le statuizioni e declaratorie del caso,

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere tutte le deduzioni, eccezioni istanze e domande di MHCS e MHI in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti e, per l’effetto, mandare assolta F.lli Martini da ogni accusa.

NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare che il marchio italiano n.0001637142 di MHCS, domanda del 16 luglio 2014 concesso il 20 maggio 2015 per la classe 33 e rivendicante la priorità del marchio dell’Unione europea n. 8837379 è carente dei requisiti di legge e, in particolare, viola l’art.13 CPI e, per l’effetto, - accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n.0001637142 di MHCS, rinnovato in data 23/03/2020 (domanda nr.362020000000007 del 02/01/2020) con tutte le conseguenti statuizioni di legge;

-ordinare la trasmissione di copia dell’emananda sentenza all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, ex art.122, n.8 CPI.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte F.lli Martini Secondo Luigi s.p.a., MHCS e MOET HENNESSY ITALIA S.P.A. hanno adito questo Tribunale, sulla base delle seguenti premesse in fatto.

MHCS è società francese, che produce e distribuisce i vini di Champagne, fa parte della “divisione Champagne” di Moët Hennessy, e quindi del Gruppo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), è titolare di marchi tra i più celebri nel settore di riferimento - su tutti i segni notori Krug, Ruinart, Dom Pérignon, Veuve Clicquot e Moët & Chandon.

Moët Hennessy Italia è la filiale italiana della casa madre di MHCS ed è il distributore esclusivo dei prodotti della gamma Moët & Chandon, nonché di tutti gli champagne recanti i marchi del Gruppo.

Tra i marchi più noti di MHCS vi è Moët & Chandon, e, per ciò che attiene in particolare all'Italia, nell’ultimo quinquennio 2012/2017 risultano vendute una media di 984.000 bottiglie all’anno di champagne Moët & Chandon, con un fatturato pari a 27 milioni di euro. Per la promozione dei prodotti Moët & Chandon sul territorio nazionale, Moët Hennessy Italia ha sostenuto, nel quinquennio 2012-2017, investimenti assai considerevoli, che si attestano in media su una somma compresa fra 1,8 e 2,4 milioni di euro, e con una previsione di budget per il 2018 pari a 2.179.000 euro.

Quanto ai marchi, MHCS è titolare della registrazione di marchio EUIPO n.8837379 "ICE IMPERIAL", concessa in data 29.01.14 sulla base di domanda depositata in data 27.01.10 per le classi 32, 43; l'attrice è altresì titolare della registrazione italiana di marchio "ICE IMPERIAL" richiesta in data 16.07.14 e concessa in data 20.05.2015 per la classe 33, in particolare per "vini frizzanti e vini champagne".

L’ultimo nato, per così dire, in casa Moët & Chandon, nel 2011, è ICE IMPÉRIAL, primo champagne concepito per essere degustato con ghiaccio.

Per quanto interessa nella presente causa, quanto al cd habillage -di ICE IMPERIAL, il medesimo è indicato come il primo, nel panorama dei vini spumanti, a presentarsi sul mercato italiano con una bottiglia di colore interamente bianco; tale caratteristica è rappresentata come una novità nel settore e nel mercato nazionale, dove sono da sempre presenti bottiglie di colore verde, dorato, rosato o al più trasparenti. La bottiglia reca il marchio ICE IMPÉRIAL ed ha sfondo (sleeve) bianco ed etichetta bianco-oro.

Parti attrici lamentano la produzione e la commercializzazione, a cura della convenuta, di un vino spumante, da consumarsi con ghiaccio, contraddistinto dal marchio ICE, nonché dal marchio Sant'Orsola (posizionato su piani diversi rispetto ad ICE), e dall'utilizzo di una bottiglia interamente bianca. Fratelli Martini, inoltre, imbottiglia e distribuisce un vino spumante (in questa veste definito prosecco) da consumarsi con ghiaccio, che reca il marchio ICE, in abbinamento al marchio Canti, ed è commercializzato, in questa “versione” apparentemente destinata al mercato estero, con una bottiglia interamente bianca di identica foggia. Secondo gli attori, questi vini spumanti della casa vinicola italiana, a prescindere dalla ripresa del “concetto” di vino spumante da gustarsi ghiacciato, risultano caratterizzati esteticamente da una presentazione oltremodo simile a quella dello champagne ICE IMPERIAL. Infatti, secondo gli attori -come risulta dalla seguente raffigurazione di confronto

-la bottiglia utilizzata da Fratelli Martini: è di colore interamente bianco, proprio come quella dello champagne ICE IMPERIAL; reca anch’essa una etichetta principale bianca dai bordi oro; reca inscritto in questa etichetta il marchio "ICE" (che viene altresì ripreso sul collarino della bottiglia), in modo affatto simile a quanto avviene nell'etichetta bianca dai bordi oro dell’ICE IMPERIAL dell'attrice; reca nella suddetta etichetta uno stemma riprodotto in colore oro, proprio come avviene nell'etichetta di ICE IMPÉRIAL, dove pure figura uno stemma in colore oro; presenta un uso in color oro dei marchi di gamma Sant'Orsola o Canti sul collo della bottiglia, nell'identica posizione dove sempre in color oro è posizionato il marchio di gamma MOËT dell'attrice e con il medesimo andamento dal basso verso l'alto.

Ciò comporta, secondo gli attori, un indebito agganciamento alla reputazione della maison francese, mediante imitazione del cd packaging complessivo, cioè mediante ripresa dell’originalissimo abbigliaggio bianco dell’intera bottiglia, del marchio ICE e financo delle scelte stilistico-cromatiche delle etichette bianche con bordura color oro, dello stemma dorato nell'etichetta e del posizionamento e colore del marchio “di gamma” sul collo della bottiglia.

Si tratta, qui, secondo gli attori, di concorrenza sleale per agganciamento, nella forma del cd look alike (art.2598 n.2 cc) e per denigrazione, dato che lo spumante della convenuta è venduto ad un prezzo largamente inferiore rispetto a quello praticato per lo champagne ICE IMPÉRIAL, circa 6 euro contro circa 65 euro, e prevalentemente nei supermercati - agganciamento che vale, altresì, a gettare discredito commerciale sul prodotto di parte attrice, laddove accosta un prodotto molto distante, per qualità, prezzo ed immagine, a quelli che caratterizzano lo champagne Ice Imperial, connotati, piuttosto, da standard di assoluta eccellenza ed esclusività.

Infine, si configura, sempre secondo gli attori, contraffazione del marchio registrato, sia comunitario (art.9 RMUE), in classi 32 e 43, che nazionale (art.20 CPI), in classe 33.

1.2 Si è costituita -con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.07.2018 - rispetto alla data del 18.09.2018, fissata per l’udienza ex art.183 cpc, con decreto ex art.168 bis quinto comma cpc, svolgendo anche la domanda riconvenzionale in epigrafe -FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A., sulla scorta delle seguenti deduzioni.

La F.lli Martini si presenta come azienda fondata nel 1947, in Piemonte, dedita a produzione e commercio di vini e spumanti, con un fatturato annuo di 200 milioni di euro nel 2017, e con una gamma di prodotti che, oltre a quelli piemontesi, annovera molti altri vini provenienti dalle principali regioni italiane, tutti raggruppati sotto diversi brand (Canti, Casa Sant’Orsola, Stella, Il Cortigiano, I siglati, Collezione i Marchesini, Trentacinquesimo parallelo ecc.).

La convenuta riconosce che i prodotti oggetto del contendere, cioè le bottiglie in discussione, sono, da un lato, lo Champagne “Ice Imperial” di Moet et Chandon, e dall’altro lo Spumante Sant’Orsola “Ice” e il Canti Prosecco “Ice” di F.lli Martini, ma evidenzia che, fin da una prima sommaria comparazione tra bottiglie, appaiono differenze rilevanti: la forma è completamente diversa: quella di MHCS è di forma tradizionale per gli spumanti (cd. champagnotta), mentre quella di F.lli Martini è svasata, si allarga verso il centro per poi restringersi nuovamente verso il collo; il colore della bottiglia di F.lli Martini è bianco/panna tendente al beige mentre quella MHCS è bianco smagliante (bianco-ghiaccio); lo sfondo della bottiglia è differente: la bottiglia di F.lli Martini presenta elementi decorativi giallo/dorati (tratteggi nello spumante e la “C” di Canti nel prosecco), più fitti sul fondo della bottiglia che si diradano mano a mano che la bottiglia sale, mentre quella di MHCS dei pois neri a metà bottiglia; le etichette al centro sono di foggia, dimensioni, caratteri e decorazioni del tutto diversi; lo stesso è a dirsi per il collo della bottiglia, che nella bottiglia MHCS è ornato vistosamente da una spessa coccarda nera con stemma, mentre nella bottiglia F.lli Martini è bianco e dorato con la parola ICE. Ancora, il prezzo con il quale i prodotti in questione vengono venduti è ben diverso, dato che il prosecco Ice di Canti e Sant’Orsola costa circa un decimo dello Champagne Ice Imperial di Moet et Chandon.

La convenuta evidenzia, inoltre, che il mercato presenta numerosissimi vini frizzanti da bere con ghiaccio, di varia tipologia: dallo champagne, al prosecco e allo spumante, che utilizzano la bottiglia bianca e la parola ICE (comparsa di costituzione e risposta, pag.11, con relative immagini a pag.12,13).

Con riguardo all’imitazione degli elementi asseritamente caratteristici della bottiglia Moet et Chandon e la conseguente appropriazione di pregi/denigrazione ex n.2 dell’art.2598 c.c, secondo la convenuta, controparte fonda la propria pretesa su due elementi, cioè il “posizionamento sul mercato” del prodotto di F.lli Martini; e l’abbigliaggio (o “trade dress”) della bottiglia caratterizzato dal colore bianco, alcuni elementi e bordature in oro e uno stemma, nonché all’uso della parola “ICE” che costituisce altresì, sempre a detta di controparte, contraffazione del marchio di MHCS.

In punto concorrenza sleale, circa il posizionamento sul mercato, la convenuta osserva che si tratta di due vini frizzanti da bere sul ghiaccio, come ve ne sono altre decine e che il target e le situazioni nell’ambito delle quali il vino di questo genere viene consumato sono assimilabili e del tutto analoghi per tutti i concorrenti che operano nello specifico settore, pur nella differenziazione di tipologie e di prezzi. Pubblicità dei prodotti, target di clientela, rete di distribuzione, prezzo (quello dei vini on ice di F.lli Martini è circa un decimo rispetto allo Champagne Ice di Moet et Chandon, 6 euro contro 65 euro) sono totalmente differenti e non vi è sovrapposizione né agganciamento alcuno tra i prodotti, a parte il fatto che si tratta di vini frizzanti da servire col ghiaccio.

Circa il cd trade dress delle bottiglie che fondano il preteso look alike asseritamente illecito delle bottiglie contestate gli elementi sono meramente descrittivi e ricorrono comunemente e correntemente nel mercato di riferimento, come emerge da numerosi esempi di prodotti sul mercato che riprendono gli stessi elementi indicati dalle attrici e che, anzi, sono certamente più simili e confondibili allo Champagne Ice delle attrici rispetto a quelli di F.lli Martini in contestazione (docc.nn.8-30). Risulta, piuttosto, un utilizzo generalizzato e pressoché universale sul mercato tanto della bottiglia di colore bianco, quanto della parola ICE (docc.nn.8-42) e, pertanto, gli elementi estetici e di presentazione del prodotto rivendicati dagli attori non sono dotati di un pur minimo grado di distintività, tale da indurre i consumatori ad abbinarli immediatamente con il prodotto di Moet et Chandon.

Sul colore della bottiglia, la convenuta cita la sentenza n.5478/2015 del Tribunale di Torino, che, sul colore “Jaune Orangè” dell’etichetta Veuve Cliquot, ritenendo valido il particolare marchio di colore arancione di Veuve Cliquot, ha osservato che “il pubblico di riferimento è un settore assai specifico del pubblico generale e che il suo livello di attenzione è elevato” e di conseguenza “il giudizio di confondibilità o ricollegabilità ai fini della contraffazione richiede pertanto una valutazione di particolare rigore”; e, altresì, che “il colore arancione è utilizzato per le etichette delle bottiglie da numerosi produttori di Prosecco e vini bianchi” e che “il pubblico di riferimento ha un livello di attenzione elevato” e ha conseguentemente escluso non soltanto la contraffazione del marchio, ma anche la concorrenza sleale sia per imitazione confusoria, sia per la fattispecie qui specificamente contestata di appropriazione di pregi/denigrazione di cui al n.2 dell’art. 2598 c.c.

La convenuta sottolinea, inoltre, che la fattispecie ex art.2598 n.2 cc, per asserita ripresa di alcuni elementi estetici del prodotto di un concorrente, è dubbia e comunque ammessa soltanto da una minima parte della giurisprudenza, per lo più risalente nel tempo; peraltro, gli attori -che non hanno registrato il bianco come marchio di colore per la bottiglia del loro vino da bere ghiacciato -non possono pretendere di ottenere attraverso l’art.2598 n.2 c.c. la tutela esclusiva sull’uso colore bianco per la bottiglia che non riuscirebbero ad ottenere attraverso una registrazione di marchio.

Ancora, la convenuta sottolinea che controparte fornisce indicazioni totalmente generiche su vendite e investimenti pubblicitari dei prodotti Moet et Chandon, senza indicare alcun dettaglio o informazione circa lo specifico prodotto dello Champagne ICE: ai fini di causa a nulla rilevano le vendite, il fatturato e la pubblicità dei prodotti Moet et Chandon diversi dallo Champagne Ice. Ciò che potrebbe rilevare per supportare la tesi della distintività e caratterizzazione dell’”abbigliaggio” del prodotto in contestazione sono esclusivamente investimenti, fatturato e pubblicità specificamente riferiti allo Champagne Ice Imperial di Moet et Chandon. Ma, su questo, controparte osserva un significativo silenzio.

In punto contraffazione, la convenuta osserva che il marchio europeo di controparte non risulta registrato per la classe 33 (vini), cioè per la classe relativa ai prodotti in contestazione; in effetti, l’attore ha chiesto la registrazione europea per la classe 33, ma, a seguito dell’opposizione della Compagnia Vinicola del Norte de Espana S.A., il 26 ottobre 2011 la Divisione di Opposizione dell’UAMI ha accolto il ricorso costringendo MHCS ad eliminare la classe 33 –e, dunque, i vini –dall’ambito di tutela del marchio.

Tale decisione è stata confermata in sede di appello dalla Seconda Commissione di Ricorso il 14 agosto 2013. Il motivo di opposizione è assai rilevante anche ai fini della nullità del corrispondente marchio italiano che ne rivendica la priorità. Infatti, la Compagnia Vinicola del Norte de Espana S.A. oltre ad alcuni marchi nazionali ha azionato il marchio comunitario anteriore n. 237 875: trattasi di marchio misto, comprendente elementi figurativi e la parola “IMPERIAL”. La divisione di opposizione dell’UAMI, con pronuncia confermata in sede di ricorso, ha stabilito che “Sulla base del marchio comunitario anteriore n.237 875, sussiste un rischio di confusione per il pubblico e il marchio contestato [ovvero “ICE IMPERIAL” di MHCS] dev’essere respinto per tutte le merci controverse”.

Secondo la convenuta, ciò rileva anche per il marchio italiano –domanda del 16 luglio 2014 concesso il 20 maggio 2015 e rivendicante la priorità del marchio dell’unione europea n.8837379 per la classe 33. Secondo la convenuta, tale marchio è nullo non solo perché è carente di distintività, ma lo è anche in quanto ritenuto dall’UAMI confondibile con preesistente marchio comunitario anteriore n.237 875 della Compagnia Vinicola del Norte de Espana S.A.; a maggior ragione la rivendicazione di priorità totalmente invalida ed inefficace, sicché il marchio italiano potrebbe, ove valido, spiegare effetto solo dal 16.6.2014.

Comunque, la lamentata contraffazione non sussiste in alcun modo, sia perché è totalmente assente il rischio di confusione tra i prodotti e le aziende in questione, sia perché il termine “ICE” è descrittivo del prodotto e del modo di consumo del prodotto medesimo e non può costituire certo il “cuore” del marchio –anche ammettendo una pur minima validità dello stesso, si tratterebbe comunque di un marchio debolissimo. Quanto alla possibilità di confusione tra i prodotti o le aziende (presupposto indefettibile perché si concretizzi la contraffazione tra marchi simili) è controparte stessa ad ammettere espressamente che non sussiste, quando aziona la fattispecie sub n.2 dell’art.2598 c.c. e non l’imitazione servile o confusoria di cui al n.1.

Il marchio in questione è debolissimo, perché il termine “ICE” ha una valenza direttamente descrittiva del prodotto e del modo di consumarlo, immediatamente apprezzabile e comprensibile agli occhi del pubblico, e come tale viene utilizzato da decine di concorrenti sul mercato. Inoltre, il marchio di MHCS è “ICE IMPERIAL” mentre F.LLI MARTINI –come decine di altri concorrenti sul mercato –usa le parole “SANT’ORSOLA ICE” e “CANTI PROSECCO ICE”: si tratta di segni distintivi del tutto diversi e non confondibili, che hanno in comune esclusivamente la parola descrittiva “ICE”; gli elementi grafici ed estetici che contraddistinguono il prodotto delle attrici e quello dei F.lli Martini, la forma delle bottiglie, le decorazioni e le modalità con cui si presenta il prodotto sul mercato sono evidentemente diversi e assolutamente non confondibili; trattasi di prodotti molto differenti tra loro, sia nella qualità, sia nel prezzo sia nel target cui si rivolgono: prosecco da una parte e champagne dall’altro, circa 6 Euro la bottiglia contro oltre 65 Euro.

La convenuta agisce, perciò, in riconvenzionale, per la declaratoria di nullità del marchio italiano, per carenza di capacità distintiva, ex art.13 CPI, dato che il termine “ICE” nel settore delle bevande – alcoliche e non alcoliche – è di uso corrente e largamente utilizzato nel mercato e comprensibile dal consumatore medio italiano, e, altresì, “on ice”, “iced” sono termini che vengono comunemente utilizzati da consumatori, rivenditori, barman in alternativa a “ghiaccio”, “ghiacciato”, “on the rocks”.

Quanto, poi, alla parola “IMPERIAL”, la stessa, specie nel settore dei vini, è laudativa ed elogiativa, di uso generalizzato e diffuso, tanto da non poter costituire valido marchio.

1.3 In sede di memorie ex art.183 sesto comma cpc, gli attori con la prima memoria replicano a controparte che si configura concorrenza sleale per agganciamento tra gli abbigliaggi delle bottiglie di Moët & Chandon ICE Impérial, da un lato, e Canti/Sant'Orsola ICE, dall'altro, poiché la valutazione di somiglianza/interferenza fra prodotti e loro confezioni, ivi compresa quella funzionale al giudizio di concorrenza sleale per agganciamento, richiede che si effettui un giudizio d'insieme, secondo una valutazione globale che prenda in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie che possono influire sul giudizio dei consumatori, i quali possano essere indotti ad istituire un collegamento in senso ampio tra il prodotto già noto sul mercato e quello che lo imita. Inoltre, all'epoca del lancio di mercato nel 2011, l’idea di bere champagne in una coppa con ghiaccio era un’assoluta novità in un mondo, quello degli champagne e dei vini frizzanti in generale, cui, appunto, corrisponde una bottiglia dall'immagine molto inconsueta nel settore degli champagne e dei vini spumanti, adottando un abbigliaggio bianco per il corpo e la capsula della bottiglia. Il prodotto ha avuto successo, essendone state vendute, nel quinquennio 2012-2017, 30 mila bottiglie all’anno, con un fatturato pari a poco meno di 6 milioni di euro.

Quanto al fatto che sarebbero ormai in commercio bottiglie di colore bianco, con la parola ICE, e con colore dorato per bordure e stemmi, gli attori replicano, a fronte dell’avverso elenco, che non è dimostrato in alcun modo che tali prodotti siano davvero commercializzati nell'unico mercato che in questo procedimento è rilevante, cioè l’italiano, dato che manca al riguardo qualsivoglia fattura d'acquisto degli stessi nel nostro Paese. Piuttosto, secondo gli attori, la grandissima parte delle “etichette” menzionate da controparte, o non sono per nulla commercializzate sul territorio italiano (e quindi non è dato comprendere quale tendenza di mercato esse stiano concorrendo a formare), oppure lo sono in quantitativi talmente irrisori da non poter in alcun modo concorrere alla creazione di uno standard sul mercato nazionale.

Parte convenuta ribadisce, con la seconda memoria, la diffusa commercializzazione delle bottiglie, di colore bianco e con la scritta ICE, elencate e raffigurate a pagg.11-13 della propria comparsa di costituzione e risposta, producendo (sub doc.n.70) le pagine web relative all’offerta in vendita nel mercato italiano di 27 bottiglie (oltre a quelle di attrici e convenuta), di cui ha prodotto le relative immagini in comparsa di risposta (ivi, pag.7,8).

Parte attrice, quanto al doc.70, afferma, con la terza memoria, che lo stesso nulla prova, dato che non dimostra in alcun modo che le oltre 25 etichette di vini frizzanti/spumanti in bottiglia bianca e/o parola ICE dell'elenco avversario siano state oggetto di effettiva vendita e neppure che siano comunemente reperibili nei più diffusi ed abituali luoghi di vendita di vini nel mercato rilevante, che è senza dubbio quello italiano. Soprattutto, tale documento non dimostra affatto quella pretesa consistente coesistenza sul mercato nazionale di numerose bottiglie di colore interamente o sostanzialmente bianco e/o parola ICE, originantesi da diversi produttori, che la controparte vorrebbe porre a fondamento dell’indimostrata tesi dell'esistenza di uno standard di mercato che consentirebbe o addirittura imporrebbe l'uniformazione dell'abbigliaggio delle bottiglie di spumante da bere con ghiaccio, per sottoporle a pretesi canoni comuni.

Parte attrice, peraltro, in allegato alla seconda memoria, produce la sentenza della Corte d’Appello di Parigi, resa in data 21.11.2017, nella causa intentata da MHCS nei confronti di quattro società francesi, riconducibili ad un unico gruppo vinicolo francese, per dimostrare che i giudici d’oltralpe hanno condannato le convenute per concorrenza sleale in forma di agganciamento e parassitismo, riconoscendo espressamente che l’imitazione dell’abbigliaggio (del prodotto noto leader di mercato) è di per sé idonea a creare agganciamento parassitario a prescindere dal rischio di confusione, in particolare con riguardo al fatto che “le bottiglie litigiose presentano un rivestimento bianco opaco contrassegnato da piccoli motivi, come la bottiglia MOËT & CHANDON Ice Imperial”, così come la convenuta ha ripreso il “colore bianco della bottiglia con l'aggiunta di piccoli motivi e bordature di colore dorato e l'uso come marchio della parola ICE”.

Con la medesima -seconda -memoria gli attori producono, inoltre, l’accordo transattivo siglato con la spagnola Freixenet, avente ad oggetto il ritiro di prodotti Freixenet Ice Designs, e la possibilità della Casa spagnola di commercializzare il nuovo Freixenet Ice Designs.

A tale produzione documentale replica la convenuta, nella terza memoria, evidenziando, anzitutto, con riguardo alla pronuncia parigina, che la locale Corte ha escluso, a carico delle convenute, sia la contraffazione del marchio, sia la concorrenza sleale, sul rilievo per cui, quanto al primo profilo, l’elemento distintivo del marchio attoreo è il segno verbale MOET & CHANDON e non le parole ICE IMPERIAL o il colore bianco della bottiglia o altri aspetti dell’abbigliaggio; e, quanto al secondo, il consumatore è soggetto “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, in grado, perciò, di cogliere bene la diversità di prodotti, soprattutto quando uno è un vino champagne, e la diversità dei relativi prezzi tra prodotti.

La convenuta richiama, inoltre, un passaggio di motivazione della sentenza in parola, laddove si legge che “i documenti prodotti dimostrano che il consumo di bevande alcoliche in grandi bicchieri pieni di ghiaccio corrisponde a una tendenza della moda, apparso diversi anni prima del lancio nel 2010 della bottiglia MOET & CHANDON Ice Imperial, poiché in particolare dal 2007 è servito lo Champagne Piper Heidsiek Piscine, una cuvée brut da servire con cubetti di ghiaccio”; nella stessa sentenza, peraltro, si legge anche che “l'idea di usare il colore bianco per coprire le bottiglie di vini frizzanti o Champagne era apparsa ed era stata protetta prima del deposito del marchio MHCS; questo uso in sé non può garantire l'origine dei prodotti al consumatore, anche se la società MHCS è stata la prima a commercializzare il proprio prodotto”.

La convenuta sottolinea, infine, che condanna emessa dalla corte parigina attiene soltanto al ristoro dovuto ad MHCS per i costi di sviluppo dell’immagine del prodotto, cui è corrisposto un indebito risparmio di spesa a favore dei soggetti ivi convenuti; per il resto, le bottiglie litigiose continuano ad essere “liberamente commercializzate dai rispettivi produttori con la loro livrea bianca i loro collari e bordature dorate, i rispettivi marchi scritti in verticale sul collo della bottiglia, la stagnola goffrata e soprattutto l’uso della parola ICE”.

Con riguardo all’accordo transattivo firmato da MHCS con Freixenet, la convenuta sottolinea che “gli abbigliaggi precedenti di Freixenet erano molto vicini a quello di MHCS, a differenza di quelli di Canti e Sant’Orsola ICE” e quelli nuovi, “concordati con MHCS e dunque ritenuti da essa stessa ammissibili, sono pressoché identici avendo eliminato soltanto un “baffo” nero sul collo e cambiato il motivo di fondo che si dirada salendo ma continuano ad utilizzare sia la bottiglia bianca che la parola ICE che le bordature dorate, e utilizzano una forma di bottiglia identica a quelle di Moet & Chandon”, come risulta dal seguente raffronto fotografico.

Dopo lo svolgimento della fase preliminare di trattazione, e la successiva assegnazione, all’udienza del 18.9.2018, di termini ex art.183, comma VI, c.p.c., le parti sono state invitate, all’udienza del 7.5.2019, a precisare le conclusioni innanzi al Giudice Istruttore -conclusioni poi precisate in data 24.5.2022 -e, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e dopo discussione orale, all’udienza del 27.10.2022, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Reputa il Collegio che le domande attoree, prospettate con riguardo alla concorrenza sleale e contraffazione di marchio, sono infondate e debbono, perciò, essere respinte.

Con riguardo, anzitutto, alla concorrenza sleale per agganciamento nella forma del look alike, in relazione al cd abbigliaggio delle bottiglie, giova sottolineare e ribadire che “la riproduzione degli elementi salienti e più caratteristici del prodotto altrui non integra un’ipotesi di agganciamento illecito, in quanto l’ipotesi normativa in commento si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all’appropriazione di qualità e pregi dell’attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d’identità fra gli uni e gli altri, e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. L’agganciamento di cui all’art.2598 n.2 cc (look alike) sussiste dunque quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l’altrui lavoro e l’altrui investimento per l’accreditamento del nuovo prodotto, senza però creare confusione e, pertanto, senza integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all’art.2598 n.1 cc” -peraltro esclusa, quest’ultima dagli stessi attori -(in tal senso Tribunale di Milano, ordinanza del 27.7.2021, rep.n.6579/2021, e la giurisprudenza precedente ivi richiamata). Inoltre -in tal senso, Tribunale di Milano, ordinanza 21.07.2004, in proc.n.33987/’04 R.G. -il confronto tra packaging di due prodotti non può essere condotto in base all’analisi ed al confronto dei singoli elementi di ciascuno di essi, bensì sulla specifica combinazione di tali elementi, al fine di verificare se la stessa sia dotata di originalità o, per contro, risulti presente nel settore merceologico di riferimento.

Nel caso concreto, come emerge dal raffronto d’immagini (alla precedente pag.5), la forma delle bottiglie della convenuta è differente da quella degli attori, così come i segni grafici - disegni e parole -che figurano apposti sul bianco delle bottiglie stesse. L’elemento di maggior somiglianza è dato, alfine, dal colore bianco, della cui attitudine confusoria non si dolgono, a ben vedere, neppure gli attori, laddove inquadrano la violazione in parola con riguardo al solo n.2 dell’art.2598 cc, e non anche al precedente n.1, e, comunque, non può dirsi ben assolto l’onere -gravante sugli attori -di provare la priorità e la capacità distintiva della forma.

Infatti, come correttamente osserva parte convenuta, gli elementi relativi al trade dress delle bottiglie, cioè il colore bianco della bottiglia, il -solo -termine ICE, l’uso delle bordure dorate, il nome scritto in verticale sul collarino e che fonderebbero il preteso look alike asseritamente illecito delle bottiglie contestate da controparte sono meramente descrittivi, di uso comune e generalizzato nel settore e ricorrono comunemente e correntemente nel mercato di riferimento, non essendo dunque appropriabili in via esclusiva. In particolare, la parola “ICE”, nel contesto dell’habillage in questione, ha una portata evidentemente e meramente descrittiva, laddove si limita, appunto, a descrivere, con linguaggio comune, una delle caratteristiche del prodotto, cioè il fatto che il vino frizzante va degustato col ghiaccio.

Inoltre, gli stessi attori, siglando l’accordo transattivo con Freixenet, hanno permesso alla Casa spagnola di conservare la parola ICE nel packaging. Quanto, poi, al colore bianco della bottiglia, valgono i rilievi della Corte d’Appello parigina, nella sentenza sopra richiamata, soprattutto con riguardo al fatto che il colore bianco della bottiglia per tale tipo di vino non è una novità introdotta dagli attori e non vale, perciò, a dotare tale forma di capacità distintiva presso il pubblico dei consumatori.

Ancora, giova sottolineare che si tratta, qui, di due prodotti -champagne e spumante -con mercati diversi, tanto che non risulta documentata alcuna sottrazione di vendite, in danno del prodotto di parti attrici, né vi è traccia probatoria alcuna del lamentato discredito commerciale del prodotto attoreo, avuto riguardo, piuttosto, in senso contrario, il diverso target di clientela, ed il diverso posizionamento sul mercato.

Pare, dunque, da escludere il rischio di confusione sull’origine dei prodotti e di collegamento tra produttori, anche e soprattutto con riferimento al colore bianco della bottiglia.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale della convenuta, il marchio ICE IMPERIAL non appare affetto da nullità, sebbene le due parole, nel settore di mercato qui rilevante, cioè quello dei vini frizzanti (classe 33), prese singolarmente, sono descrittive e prive di capacità distintiva: ICE indica il vino che va bevuto coi cubetti di ghiaccio, IMPERIAL è laudativo del prodotto, e compare, peraltro, in più tipi di vini (cuvee, millesimato).

Accostate, per contro, le due parole valgono come marchio d’insieme, e costituiscono, secondo il Collegio, una combinazione originale, dotata di capacità distintiva nel panorama dei vini da gustare col ghiaccio, perciò meritevole di tutela, ex art.13 CPI.

E’, a tal riguardo, noto che nel marchio d’insieme manca un elemento caratterizzante, essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita a rivestire un valore distintivo (Cass.n.1249/’13), sicché, nel caso concreto, le singole parole che compongono il marchio “ICE IMPERIAL” non sono autonomamente tutelabili, bensì, appunto, soltanto il loro insieme (in tema, Cass.n.1275/’16).

La combinazione de qua risulta, secondo il Collegio, sufficientemente arbitraria, nel senso che appare dotata di una propria individualità, distinta dalle singole parole che la compongono, e idonea ad assolvere alla funzione distintiva del marchio.

Non vi è, infatti, dubbio, che l’aggettivo “imperiale” risulterebbe privo di senso ove, accostato al sostantivo “ghiaccio”, servisse a descriverne la qualità laddove evoca ed esprime, piuttosto, per così dire, la maestosità dello champagne nel panorama dei vini spumanti (Reg. CE 479/2008, in particolare sub all.4) e, nel caso specifico, dello champagne bevuto col ghiaccio.

Per altro verso, dato che nelle bottiglie litigiose della convenuta figura solo la parola ICE -e senza trascurare il fatto che gli attori, in sede di accordo transattivo con la Casa spagnola Freixenet, ne hanno permesso l’uso -è comunque da escludere la dedotta contraffazione di marchio nazionale -quanto a quello comunitario, non si pone questione, poiché lo stesso non risulta concesso per la classe 33, qui rilevante.

Deriva, da quanto precede, che anche la riconvenzionale dev’essere respinta.

Le spese di lite, infine, seguono la nettamente prevalente soccombenza di Parti attrici, e sono liquidate interamente secondo i parametri del D.M. n.147/2022, entrato in vigore a far tempo dal 24.10.2022, dato che l’attività difensiva, con la discussione orale, si è esaurita dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo e la prestazione professionale di cui all’art.6 dello stesso, va considerata unitariamente (ex multis, da ultimo, Cass.n.19989/2021). Ex art.2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%. L’I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) respinge tutte le domande di Parti attrici e, altresì, la domanda riconvenzionale di Parte convenuta;

2) condanna Parti attrici, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte convenuta delle spese processuali, nella minor misura del 70% -frazione liquidata in complessivi

€9.872,10 -oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A, compensato il residuo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”, in data 27/10/2022.

Il Giudice estensore

Dott. Vincenzo Barbuto

Il Presidente

Dott. Claudio Marangoni