Settore vinicolo - Marchi di fatto - Utilizzo del segno “FIORANO” come marchio di fatto - Successione ereditaria - Segno rientrante nella comunione indivisa tra le parti - Presentata da coerede la domanda di registrazione del marchio nel corso delle trattative finalizzate al raggiungimento dell’accordo di divisione ereditaria - Istanza affetta da mala fede consistente nell’accaparrarsi i diritti sul segno “FIORANO” nelle classi rilevanti (vino, ristorazione, intrattenimento), sottraendolo alla comunione ereditaria - Preuso del segno - Registrazione del segno come marchio - Nullità dei marchi successivamente registrati.
SENTENZA
n. 5219/2022 pubbl. il 06/04/2022
(Presidente: dott.ssa Claudia Pedrelli - Relatore: dott.ssa Stefania Garrisi)
nella causa civile di primo grado n. 55021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016 ritenuta in decisione all’udienza dell’11 novembre 2021
TRA
A.S.A. SRL, MARCHESI A. S.P.A., ALBIERA A., ALLEGRA A. e ALESSIA A., con gli Avv.ti ALBERTO IMPRODA, RAFFAELLA ARISTA, FEDERICO ZANARDI LANDI e MARCO GIURI
Attori
E
IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE TENUTA DI FIORANO DI A.J.B.L., con gli Avv.ti MARCO CECILIA, Prof. BRUNO N. SASSANI, Prof. FRANCESCO DI CIOMMO
Convenuto e attore in riconvenzionale
OGGETTO: marchio
CONCLUSIONI delle parti, come da note depositate per l’udienza del 18/6/2021 e precisamente, per parte attrice:
“1. accertare e dichiarare il diritto degli attori - ognuno per quanto di rispettiva competenza per i motivi descritti in citazione, nelle memorie dell’art. 183, 6° comma c.p.c. nonché all’esito della prova testimoniale resa nel corso del giudizio e di tutti i documenti versati in atti - all’utilizzo della denominazione “Fiorano” nelle classi 41 e 43 della Classificazione di Nizza sia in virtù della precedente registrazione di marchio n. 1223248 in classe 33 della Classificazione di Nizza sia in virtù dei diritti di preuso del segno “Fiorano” come provati in narrativa della presente citazione;
2. accertare e dichiarare - per i motivi descritti in citazione, nelle memorie dell’art. 183, 6° comma c.p.c. nonché all’esito della prova testimoniale resa nel corso del giudizio e di tutti i documenti versati in atti - la convalidazione del marchio “Villa di Fiorano” n. 1285716 in classe 43 della Classificazione di Nizza ai sensi dell’art. 28 Dl Lgs. N. 30/2005 (c.p.i.) in conseguenza dell’utilizzo di tale segno senza soluzione di continuità negli anni 2010-2015 da parte delle sorelle A. e dei rispettivi danti causa ed aventi causa;
3. accertare e dichiarare comunque - per i motivi descritti in citazione, nelle memorie dell’art. 183, 6° comma c.p.c. nonché all’esito della prova testimoniale resa nel corso del giudizio e di tutti i documenti versati in atti - la estraneità di Marchesi A. S.p.A. rispetto ai fatti contestati nelle ordinanze in data 12 febbraio 2015 (n.r.g. 68992/2014) e in data 4 maggio 2015 (n.r.g. 15116/2015) non avendo Marchesi A. S.p.A. mai utilizzato il segno Fiorano, comunque declinato, per contraddistinguere servizi nelle classi 41 e 43 della Classificazione di Nizza;
4. accertare e dichiarare - per i motivi descritti in citazione, nelle memorie dell’art. 183, 6° comma c.p.c. nonché all’esito della prova testimoniale resa nel corso del giudizio e di tutti i documenti versati in atti - che l’utilizzo da parte delle attrici della denominazione “Fiorano” comunque declinata (a titolo esemplificativo Villa di Fiorano e/o Fattoria di Fiorano) per offrire servizi di cui alle classi 41 e 43 della Classificazione di Nizza nell’ambito territoriale che si trova tra Via di Fioranello e Via Appia Antica in Roma (meglio identificato nelle mappe sub doc. 3 fascicolo di merito) non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.;
e per l’effetto:
5. revocare ex art. 669 decies c.p.c. le ordinanze in data 12 febbraio 2015 (n.r.g. 68992/2014) e in data 4 maggio 2015 (n.r.g. 15116/2015), ovvero dichiarare le stesse comunque inefficaci.
Per parte convenuta:
“Piaccia all’On. Tribunale adito accogliere le spiegate dedotte eccezioni pregiudiziali e preliminari e per l’effetto dichiarare improcedibile l’azione ex adverso introdotta stante il doppio intervenuto giudicato di cui alle Ordinanze Tribunale Civile di Roma Sezione Imprese dott. Catallozzi (r.g. 68992/2014) e Collegio Sezione Imprese (r.g. 15116/2015 Presidente Marvasi, Relatore Cricenti), nonché della Sentenza n. 13546/2015, Sezione Imprese, Giudice Catallozzi, resa inter partes, ai sensi e per gli effetti degli artt. 132 comma III C.P.I. e 669 novies c.p.c., pure passata in cosa giudicata;
sempre in via preliminare, accertata la carenza di giurisdizione o competenza dell’Ecc.mo Tribunale adito per effetto della clausola compromissoria contenuta nell’art.17 dell’atto pubblico di divisione ereditaria stipulato in data 10.9.2009 a rogito notaro Mario Calissoni di Roma, in atti, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione o competenza in favore di un collegio arbitrale da istituirsi in Perugia e per l’effetto rigettare tutte le domande proposte da parte attrice con ogni di ciò giuridica conseguenza;
sempre in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della precedente domanda, accertata la sussistenza di questione pregiudiziale da devolversi ad arbitri per effetto di quanto previsto nel richiamato atto pubblico di divisione ereditaria, sospendere il presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt.295 e ss. c.p.c. fino all’esito del giudizio arbitrale, con ogni di ciò giuridica conseguenza;
sempre in via preliminare ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la continenza tra i due procedimenti - Tribunale Roma Sezione Imprese r.g. 72221/2013 e Tribunale Roma Sezione Imprese r.g. 55021/2016 - con contestuale fissazione dei relativi termini per la riassunzione della causa avanti al Tribunale delle Imprese di Roma, r.g. 72221/2013 Giudice dott. Carlomagno, primo assegnatario;
in via principale nel merito inoltre: rigettare tutte le domande attoree perché giuridicamente inammissibili, improponibili, tardive e comunque in ogni caso infondate in fatto e diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza;
in via riconvenzionale, pur senza alcuna rinuncia all’eccezione di compromesso sopra sollevata: accertata la preesistenza rispetto ai marchi nazionali delle attrici del marchio di cui in narrativa e costituito dallo stemma della famiglia B.L.i associato alle parole “Fiorano” e “B.L.i” registrato per le classi 41 e 43, preesistenza per come già accertata dalle ordinanze cautelari emesse ex art.700 c.p.c. (r.g. n. 68992/2014 e 15116/2015) nonché dalla sentenza n. 23546/2015 emessa dal Tribunale delle Imprese di Roma e passata in giudicato;
accertata e dichiarata anche l’acquisizione di notorietà non puramente locale del predetto Marchio Boncompagni;
accertato e dichiaratone anche il preuso in capo al principe Boncompagni del predetto Marchio, prima ancora della formale anteriore registrazione del 2008;
accertata la coincidenza o affinità dei settori merceologici;
accertato conseguentemente il difetto del requisito della novità del marchio azionato da parte attrice A.;
tutto ciò accertato, dichiarare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.7,12 e 25 C.P.I. salvo altri applicabili alla fattispecie in esame la nullità dei marchi nazionali n. 1223248 per Fiorano, n. 1285720 per Villa di Fiorano e n.1285718 per Fiorano Albiera Alessia Allegra A., quest’ultimo anche in relazione al marchio nazionale n. 1222056 di proprietà del convenuto Boncompagni, con ogni di ciò giuridica conseguenza e statuizione di legge, ivi inclusa l’inibitoria all’utilizzo e la trasmissione dell’emananda sentenza all’U.I.B.M. per le annotazioni nel registro e le comunicazioni del caso ai competenti Enti stranieri;
accertare e dichiarare l’acquisizione in mala fede delle registrazioni n. 1223248 per Fiorano e n. 1285720 e n. 1285716 per Villa di Fiorano e n. 1285718 per Fiorano Albiera Allegra Alessia A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.19 comma 2 e 25 comma 1 lett.b) C.P.I. per tutto quanto su esposto in narrativa;
in via subordinata nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art.2571 c.c. e 12 comma 1 lett. a) C.P.I. salvo altri applicabili al caso di specie, l’impresa individuale Tenuta di Fiorano di A.J.B.L. e per essa il suo omonimo titolare comunque del diritto al preuso del marchio di fatto di cui in narrativa costituito dallo stemma della Famiglia B.L.i, associato alle parole Fiorano e B.L.i per i servizi e prodotti di cui alle classi 41 e 43 per come già accertato e dichiarato dalle pronunce giurisdizionali di codesta Sezione delle Imprese citate infra, con ciò di ogni giuridica conseguenza ivi incluso il diritto di continuarne l’uso e contestuale pronuncia di inibitoria all’utilizzo da parte attrice;
accertare e dichiarare il perdurare della contraffazione del marchio unitario di proprietà del convenuto Boncompagni nonché il perdurare degli atti di concorrenza sleale da parte delle attrici anche della denominazione sociale “Tenuta di Fiorano” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 1 lett. b, 22 C.P.I. e 2598 n. 1 c.c..
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato le società A.S.A. SRL, MARCHESI A. SPA, nonché ALBIERA A., ALLEGRA A. e ALESSIA A. convenivano, innanzi a questo Tribunale, l’IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE TENUTA DI FIORANO DI A.J.B.L. rassegnando le conclusioni sopra riportate.
La parte convenuta ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa di LILIUM RESORTS E CONVENTIONS SRL società organizzatrice di eventi, per estendere nei confronti di essa l’accertamento sull’utilizzo del segno “Fiorano” per le classi 41 e 43: la società, ritualmente citata non si è mai costituita in giudizio. Successivamente il convenuto non ha più dato impulso alla domanda, neanche riproponendola in fase di precisazione delle conclusioni e di conseguenza essa deve intendersi rinunciata.
Istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti e con l’escussione della prova testimoniale ammessa, essa veniva trattenuta per la decisione con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimessa sul ruolo: successivamente, avendo la parte attrice richiesto l’integrazione del contraddittorio ex art. 122 CPI dell’Azienda Agricola Fiorano di S.A., il giudice istruttore disponeva uno scambio di note tra le parti sul punto; la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione all’udienza dell’11/11/2021.
2. Va anzitutto elaborata una tabella dei marchi interessati dal procedimento, con l’indicazione in corsivo di quelli di titolarità di parte attrice e in caratteri normali quelli di parte convenuta:
A. marchio “FIORANO” n. 1223248 del 5 febbraio 2007 e concesso in data 19 ottobre 2009, per le classi 29 e 33 di titolarità di Marchesi A. s.p.a.;
B. marchio “FIORANO B.L.I” (ed elemento figurativo - stemma araldico) n. 1222056 per le classi 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 44 del 24 novembre 2008 e concesso in data 16 ottobre 2009 di titolarità della parte convenuta;
C. marchio “FIORANO ALBIERA ALESSIA ALLEGRA A.” n. 1285718 del 17 novembre 2009 per la classe 33, nella titolarità di Marchesi A. s.p.a.;
D. marchio “VILLA DI FIORANO” n. 1285720 del 17 novembre 2009 per la classe 33, nella titolarità di A. Guarducci Allegra, A. Rimbotti Albiera, A. Alessia;
E. marchio “VILLA DI FIORANO” n. 1285716 del 17 novembre 2009 per la classe 43, nella titolarità di A. Guarducci Allegra, A. Rimbotti Albiera, A. Alessia;
F. marchio “FIORANO FOR KIDS” del 28 ottobre 2014 per le classi 36, 41 e 43 nella titolarità di Marchesi A. s.p.a.
Tutte le privative coinvolte riguardano le classi 29-33 (bevande e derrate alimentari di origine animale, nonché le verdure e altri prodotti orticoli commestibili) e precisamente i marchi A-B-C-D nonché le classi 41 e 43 (ristorazione e intrattenimento) e precisamente i marchi B-E-F.
Questione centrale del giudizio è l’utilizzo del segno FIORANO nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento (classi nn. 41 e 43): come è evidente dalla superiore tabella, le anteriorità che vengono in rilievo direttamente sono i marchi B, E ed F: ritengono poi le parti che sussista comunque affinità tra le classi coinvolte (29-33 da un lato e 41-43 dall’altro lato) e che dunque gli accertamenti compiuti sul segno FIORANO in classe 41 e 43 possano estendersi alla classe 29-33 e quindi anche ai marchi A, C e D.
Hanno infatti dedotto entrambe le parti del giudizio (ad eccezione della MARCHESI A. S.P.A. che si occupa della produzione e vendita di vino e la A.S.A. SRL che svolge attività agricola di coltivazione di uva, piante ed ortaggi, stalle, oltre che di produzione e degustazione di vini) di svolgere l’attività di ristorazione ed intrattenimento nella Tenuta di Fiorano (intesa come oltre sarà chiarito come complesso di edifici e terreni in località Fiorano in Roma) e per questo motivo invocano entrambe il diritto all’uso del segno FIORANO in classe 41 e 43.
A questo punto è necessario premettere cenni in ordine alle vicende successorie e giudiziarie che hanno interessato le parti dell’odierno procedimento e i marchi azionati.
Deve darsi quindi atto delle vicende relative alla successione ereditaria del principe Alberico B.L.i (nonno delle sorelle A. e di A.J.B.L.), scomparso il 13.07.2005: il principe Alberico era proprietario di alcuni appezzamenti di terra nella zona di Fiorano sull’Appia antica e acquistò notorietà fra gli esperti ed i cultori del vino per aver creato un vino di pregio, menzionato nel volume “I vini d’Italia” di Luigi Veronelli del 1961.
Chiamati alla successione del principe Alberico il convenuto A.J.B.L. (quale legittimario del padre e defunto erede testamentario Paolo B.L.i) nonché ALBIERA A., ALLEGRA A. e ALESSIA A. (per rappresentazione della legittimaria del de cuius, loro madre Francesca B.L.i) odierne attrici e socie della Marchesi A. s.p.a., tutti gli eredi, in data 10 settembre 2009, hanno sottoscritto un atto di divisione ereditaria nell’ambito del quale sono stati suddivisi i terreni e gli edifici facenti parte della Tenuta di Fiorano, di proprietà originariamente del Principe Alberico e situati in località Fiorano in Roma (con ingresso da via di Fioranello, prospiciente l’aeroporto di Ciampino).
Si è stabilito in particolare che:
• alle sorelle A. è stato assegnato lo storico edificio padronale noto con il nome VILLA di FIORANO (e comprendente la scuderia, il granaio, la tettoia, la stalla, il magazzino ed il deposito) e l’insieme degli edifici che si trovano di fronte alla Tenuta, denominati FATTORIA di FIORANO e recanti coltivazioni di uva, piante ed ortaggi, stalle, produzione e degustazione di vini, oggi di proprietà della A.S.A.;
• al Principe A.J.B.L. è stato assegnato il complesso di edifici della TENUTA di FIORANO individuati catastalmente nell’atto di divisione: TENUTA di FIORANO è anche la ragione sociale adottata dal convenuto fin dal 2002.
I tre gruppi architettonici (VILLA, FATTORIA E TENUTA DI FIORANO) sono in concreto ben distinti gli uni dagli altri.
L’atto di divisione nulla ha disposto in merito al trasferimento del segno FIORANO e di conseguenza, sul presupposto che il segno FIORANO fosse usato dal nonno Principe Alberico come marchio di fatto nel settore della produzione del vino nonché nell’attività di ristorazione, le parti attrici hanno ritenuto che esso sia rimasto in comunione indivisa tra le parti e che quindi, in questo contesto, la domanda di registrazione del marchio B “FIORANO B.L.I” (ed elemento figurativo - stemma araldico) n. 1222056 per le classi 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 44 da parte del convenuto Alessandro Jacopo, presentata in data 24 novembre 2008 proprio nel corso delle trattative finalizzate al raggiungimento dell’accordo di divisione ereditaria, sarebbe affetta da mala fede consistente nell’accaparrarsi i diritti sul segno FIORANO in tutte le classi rilevanti nell’odierno procedimento (vino, ristorazione, intrattenimento), così sottraendolo alla comunione ereditaria.
Osserva sul punto il Collegio, in linea con quanto già ritenuto con la sentenza di questo Tribunale n. 12313/2020 del 15/9/2020 (su cui più diffusamente infra) che, il fatto stesso che di tale marchio non si faccia menzione nell’atto di divisione, nonostante si dia atto della liquidazione dell’impresa di produzione di vino del principe Alberico, fa ritenere che nessuna delle parti lo abbia considerato incluso nell’asse ereditario, circostanza spiegabile unicamente con la risalente cessazione dell’uso riferibile a tale impresa.
Ancor di più la conclusione si impone per quanto concerne l’eventuale utilizzo del segno da parte del Principe Alberico nel settore della ristorazione, di cui non vi è alcun riscontro probatorio e di cui peraltro deve evidenziarsi la contraddittorietà delle allegazioni delle parti laddove, da un lato, lo danno per presupposto per poter ritenere che esso sia caduto in successione, dall’altro lato, nel concreto, non svolgono nessuna allegazione sul punto, invocando poi, ciascuna, un uso del segno nel settore della ristorazione dagli anni 2000-2001 di cui però, come osservato, non vi è riscontro alcuno.
Deve infatti ricordarsi che, per il marchio non registrato, l’utilizzazione rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e la sua assenza determina di per sé l’impossibilità di realizzare una delle condizioni indispensabili per la sua tutela, qualora a seguito dell’interruzione del suo uso e della conseguente perdita di notorietà, sia trascorso un lasso di tempo idoneo a far ritenere che il mercato abbia perso il ricordo del segno e della sua specifica provenienza imprenditoriale, incombendo a chi se ne afferma titolare l’onere di fornire la prova dell’uso, della sua estensione territoriale e della sua persistente notorietà, siccome elementi che attengono tutti alla fattispecie costitutiva del diritto.
La notorietà qualificata del marchio va riferita all’attualità ed alla sua capacità di svolgere concretamente la funzione distintiva che gli è propria; sicché essa non si può considerare esistente solo in virtù della notorietà e del pregio conseguite dal segno in passato se manca la prova della prosecuzione e dell’attualità della produzione.
3. In questo contesto deve darsi conto in estrema sintesi delle vicende giudiziarie che hanno interessato le parti e i marchi azionati in questo procedimento.
Con atto di citazione notificato il 22/10/2013, la società Marchesi A. s.p.a. (che svolge attività di produzione e vendita vini e odierna attrice) ha agito contro l’Impresa Agricola Individuale B.L.i Alessandro Jacopo per far accertare la nullità parziale di alcuni marchi di titolarità della convenuta (tra cui quello B rilevante in questo procedimento) siccome carenti del requisito della novità per la priorità del proprio marchio A (originariamente di titolarità della Azienda Agricola Fiorano di Stracci Adriana, trasferito all’ attrice con atto di cessione trascritto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 20 dicembre 2012): il giudizio iscritto presso il Tribunale di Roma in questa Sezione ha assunto il numero di ruolo RG 72221/13.
Costituendosi il convenuto, premesso di essere titolare di un marchio di fatto anteriore costituito dallo stemma della famiglia B.L.i associato alle parole “FIORANO” e “BONCOMPAGNI” ha chiesto il rigetto delle domande dell’attrice e, in via riconvenzionale ha chiesto, per quanto rileva nell’odierno procedimento, di dichiararsi la nullità e l’inibitoria dell’utilizzo dei marchi A, C, D, E (si noti che solo il marchio A era stato azionato dalla Marchesi A. s.p.a.).
L’attrice in quel procedimento, come reconventio reconventionis, ha chiesto poi l’accertamento dell’avvenuta registrazione in mala fede del marchio B del convenuto.
Con sentenza di questa Sezione n. 12313/2020 del 15/9/2020 è stata rigettata la domanda della Marchesi A. s.p.a. e, in accoglimento parziale delle riconvenzionali e previo accertamento del pre-uso in classe 33 del segno FIORANO da parte del convenuto anteriormente alla sua registrazione, è stata dichiarata la nullità (per difetto di novità) dei marchi A e C mentre sono state dichiarate inammissibili le domande sui marchi D ed E.
Il Tribunale ha evidenziato che l’elemento denominativo “FIORANO” costituisce senza dubbio la parte caratterizzante e dominante di entrambi i marchi, che quindi risultano sostanzialmente identici dal punto di vista verbale e fonetico, salvo che per la ulteriore componente verbale “B.L.I” presente nel marchio del convenuto e sono comunque confondibili dal punto di vista visivo, dovendosi considerare tale elemento come il cuore distintivo con assoluta prevalenza sia rispetto allo stemma araldico ed al patronimico “B.L.I”: con riferimento al marchio C l’aggiunta costituita dai nomi delle sorelle A. non esclude che esso di presenti come una variante o declinazione del marchio principale “FIORANO”, determinando in tal modo un evidente pericolo di confusione.
Nelle more del procedimento indicato, e precisamente nell’anno 2014 il convenuto, deducendo l’uso da parte delle resistenti A.S.A. SRL e MARCHESI A. SPA del segno “Fattoria di Fiorano” e “Villa di Fiorano”, ha agito in via cautelare a tutela del proprio marchio B: il Tribunale, con decisione poi confermata in sede di reclamo, pur riconoscendo l’anteriorità delle resistenti per la classe 29-33 (marchio A), ha invece accolto la domanda cautelare inibendo alla Marchesi A. S.p.A. ed alla A.S.A. srl l’utilizzo della denominazione “Fattoria di Fiorano” per le classi 41 e 43 anche sotto il profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, c.c., in virtù dell’anteriorità costituita dal marchio B rispetto al marchio E.
Il Tribunale ha evidenziato che il fulcro del marchio è il termine “FIORANO” “quale elemento distintivo e dominante” cui consegue l’irrilevanza, ai fini della differenziazione della presenza della dicitura FATTORIA: il Tribunale ha confrontato i titoli e le anteriorità concludendo per la prevalenza del marchio B su quello E.
4. Così ricostruita la vicenda successoria tra le parti nonché i procedimenti che li hanno variamente coinvolti, le parti attrici hanno inteso instaurare il presente giudizio al fine di utilizzare il segno “FIORANO” nelle classi 41 e 43.
Vanno esaminate con priorità le questioni preliminari sollevate.
Dopo la rimessione della causa sul ruolo la parte attrice ha avanzato una richiesta di integrazione del contraddittorio, ex art. 122 CPI, nei confronti dell’Azienda Agricola Fiorano di Stracci Adriana in qualità di titolare originaria del marchio A.
Sul punto va dato atto che il marchio in questione è stato dichiarato nullo con la sentenza di questo Tribunale n. 12313/20 (sopra citata): come documentato dalle parti, la sentenza è stata appellata e in relazione ad essa è pendente, presso la Corte di Appello di Roma, il procedimento n. 5364/2020.
Con ordinanza del 21.12.2020, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.
Considerato dunque che analoga domanda di nullità verso il marchio A è stata proposta in questo procedimento, ne va dichiarata la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. e dunque l’inammissibilità della domanda.
In proposito può richiamarsi l’arresto della Suprema Corte secondo cui “A norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell’impugnazione” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12/12/2013, n. 27846).
Ne conseguenze il rigetto dell’istanza di integrazione del contraddittorio, in relazione al marchio A.
Sempre in via preliminare, e con riferimento all’eccezione di continenza sollevata dalla parte convenuta con riferimento al procedimento n. 72221/2013, essa deve ritenersi assorbita dalla dichiarazione di litispendenza, per i motivi già esposti.
Il convenuto eccepisce poi la carenza di giurisdizione o competenza del tribunale adito per effetto della clausola compromissoria contenuta nell’art. 17 dell’atto di divisione ereditaria ed in via subordinata l’esistenza di una questione pregiudiziale da devolversi ad arbitri per effetto di quanto previsto nel medesimo atto pubblico di divisione ereditaria, con conseguente necessità di sospendere il presente giudizio ex art. 295 e ss. c.p.c. fino all’esito del giudizio arbitrale. A sostegno dell’eccezione afferma che la controversia è inscindibilmente connessa alla questione della titolarità del marchio di fatto “FIORANO” che, secondo quanto affermato nell’atto di citazione, apparterrebbe in comproprietà indivisa a tutti e quattro gli eredi del principe Alberico, non avendo l’atto di divisione disposto alcunché sulla sua attribuzione.
L’eccezione appare palesemente infondata alla luce dell’estraneità del diritto vantato dalla attrice alla comunione ereditaria.
Infatti, come già osservato, il fatto stesso che del marchio VILLA DI FIORANO non si faccia menzione nell’atto di divisione ereditaria in un periodo nel quale la stessa parte attrice rivendica l’utilizzo di fatto del segno, fa ritenere che nessuna delle parti lo abbia considerato incluso nell’asse ereditario.
Infine, va disattesa anche l’eccezione di giudicato in quanto, se è vero che le parti attrici hanno inutilmente reclamato l’ordinanza cautelare resa ante causam, la statuizione resa in sede cautelare può consolidarsi solo all’esito dell’odierno giudizio di merito, che ha affrontato peraltro profili preclusi in fase cautelare.
5. Passando ora ad analizzare le domande, la prima domanda da analizzare è quella volta ad accertare e dichiarare il diritto degli attori - ognuno per quanto di rispettiva competenza - all’utilizzo della denominazione “Fiorano” nelle classi 41 e 43 della Classificazione di Nizza sia in virtù della precedente registrazione di marchio n. 1223248 in classe 33 della Classificazione di Nizza sia in virtù dei diritti di pre-uso del segno “Fiorano”.
Premesso che il confronto con il marchio A, che viene evocato, non può essere effettuato, essendo inammissibili, per quanto già detto in ordine alla litispendenza, le domande relative a tale marchio, occorre allora indagare la sussistenza dell’eventuale uso del segno “FIORANO” in classe 41 e 43 da parte delle attrici a partire dall’anno 2001: il segno è stato poi registrato come marchio in tali classi dalle sorelle A. solo nel 2009 (marchio E della tabella) essendo però stato già registrato dalla convenuta nel 2008 (marchio B della tabella).
Come noto, in assenza di registrazione il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso, il quale però deve essere qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno.
Infatti l’art. 12, co. 1, lett. a) C.P.I. (che riunisce le previgenti norme contenute negli artt. 9 e 17, co. 1, lett. b) l. marchi), permette al preutente di reagire contro l’altrui successiva registrazione di un segno eguale o similare solo in caso di «notorietà non puramente locale», la quale determina la nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato e gli consente di proseguire l’uso del proprio marchio di fatto; mentre la notorietà locale si limita a determinare l’ambito territoriale di protezione del marchio di fatto verso i segni non registrati di terzi e di conservazione del diritto di usarlo in caso di altrui successiva registrazione. La tutela è subordinata alla presenza di una possibilità di confusione del pubblico, la quale presuppone che il segno sia almeno in qualche misura noto al pubblico stesso; di qui la necessità, oltre che dell’uso, della notorietà sul mercato del segno, o più precisamente di un uso qualificato idoneo a creare tale notorietà.
Perciò occorre tenere distinto l’elemento dell’uso da quello della notorietà, la quale non costituisce il semplice riflesso del carattere pubblico dell’uso e quindi una sua automatica conseguenza ma presuppone che il segno abbia acquistato presso il pubblico una concreta idoneità distintiva ovvero sia da questo effettivamente e apprezzabilmente conosciuto.
Infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto e pertanto presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che essa non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai esercitata. In tal senso v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3224 del 01/04/1994 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016, quest’ultima riguardante proprio un’ipotesi in cui chi vantava il pre-uso sosteneva di essere succeduto nell’utilizzo del marchio iniziato da altro soggetto. Al riguardo la sentenza così si esprime al punto 12.2 della motivazione: “la Corte territoriale ha mancato di verificare, sul piano diacronico, il passaggio del marchio dalla società estintasi a quella che si assume ad essa succeduta [...] con la necessaria delimitazione dei termini temporali dell’attività di pre-uso e del riscontro del suo carattere continuo e non interrotto...”.
Anche nei confronti di chi ritenga di fondare la propria successione nel pre-uso su di un titolo negoziale comportante il trasferimento del marchio in proprio favore, il principio deve trovare applicazione, coerentemente con la disciplina complessiva del marchio non registrato: la protezione del pre-uso si ricollega ad un’esigenza di tutela dell’uso effettivo; l’uso è sostitutivo della pubblicità del marchio conseguente alla registrazione; mentre il marchio registrato può appartenere a chiunque assuma l’iniziativa di procedere alla registrazione, per l’acquisto del diritto sul marchio di fatto occorre l’uso effettivo e quindi l’esercizio di un’attività imprenditoriale; i diritti di esclusiva erga omnes previsti dall’art. 20 C.P.I. sono riconosciuti al solo titolare del marchio registrato, mentre il marchio di fatto tradizionalmente ha ricevuto tutela nell’ambito della disciplina della concorrenza sleale.
Ebbene, a parere del Collegio il materiale probatorio a sostegno del pre-uso offerto da parte attrice (docc. 18-43 e 53-55 e dichiarazioni testimoniali della teste Giorgia di Lorenzo) non è idoneo a fornire la necessaria prova.
E infatti posto che, vivente il principe Alberico egli, con contratto di locazione del 3/2/2003, aveva concesso in locazione alla società LILIUM RESORTS E CONVENTIONS SRL la prestigiosa Villa di Fiorano (poi ereditata dalle Sorelle A.) al fine dello sfruttamento commerciale della Villa per attività di tipo (tra le altre) culturale ricreativo e di ristorazione (cfr. doc. 18 del fascicolo di parte attrice e premesso che al momento della morte del Principe (nel 2005) subentrarono nel contratto le sorelle A., la questione del pre-uso riconducibile alle parti attrici (e segnatamente alle sorelle A., svolgendo le società attrici in prevalenza attività di produzione del vino) al più può porsi solo dal 2005.
I documenti offerti in produzione nonché le dichiarazioni testimoniali della teste escussa non consentono tuttavia di ritenere dimostrato l’utilizzo del segno VILLA DI FIORANO in funzione di marchio per la classe della ristorazione e dell’intrattenimento, avuto riguardo alla funzione propria del marchio che è quella distintiva di una attività commerciale, riconducibile alle sorelle A..
La documentazione prodotta dimostra sicuramente l’utilizzo del complesso di edifici identificabili e noti quali VILLA DI FIORANO per lo svolgimento di vari eventi, quali matrimoni, attraverso l’attività della società chiamata in causa (cfr. doc. 18 ss di parte attrice) fino all’anno 2014 quando, con transazione del 18/12/2014, le sorelle A. (nel frattempo subentrate al Principe nel contratto di locazione della Villa) e la Lilium Resorts and Conventions S.r.l. definirono bonariamente la controversia sul rilascio degli immobili della Villa di Fiorano e sul pagamento di alcuni canoni di locazione insoluti (cfr. doc. 21 di parte attrice), nonché l’utilizzo della Villa per altri eventi, quali location per set cinematografici, spettacoli pirotecnici (cfr. doc. 22 ss di parte attrice): anche la teste Di Lorenzo, escussa all’udienza del 20/2/2019 e impiegata quale dipendente della Lilium, si è limitata a confermare di essersi occupata, nel periodo indicato, dell’organizzazione di eventi quali matrimoni, cene aziendali e altri, con utilizzo anche di una cartellina descrittiva con l’indicazione della Villa di Fiorano quale location.
Tale utilizzo non implica la sussistenza dell’uso del segno VILLA DI FIORANO in termini distintivi e quindi come marchio di impresa con riferimento ad una attività commerciale di ristorazione: ciò che emerge è solo il riferimento al complesso immobiliare VILLA DI FIORANO con riferimento agli eventi indicati.
Va dunque rigettata la domanda di pre-uso dal 2001 sul segno VILLA DI FIORANO articolata da parte attrice per le classi 41 e 43.
Accertata l’assenza di pre-uso del segno VILLA DI FIORANO come marchio, la stessa documentazione già citata in relazione a tale aspetto consente di rigettare anche la domanda di convalida del marchio E in classe 43 ai sensi dell’art. 28 CPI che le parti attrici motivano sulla base dell’utilizzo di tale segno senza soluzione di continuità negli anni 2010 (data di registrazione del marchio E) - 2015 da parte delle sorelle A.: infatti come già osservato i documenti indicati non consentono di ritenere sussistente l’uso del segno VILLA DI FIORANO in termini distintivi come marchio di impresa.
Restano assorbite le restanti domande di parte attrice.
Passando alle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta, il convenuto chiede di accertare la preesistenza dell’uso del proprio segno “Fiorano” e “B.L.i” unitamente allo stemma della famiglia B.L.i prima della formale registrazione nel 2008 e dunque il difetto di novità del marchio A: sul punto, come conseguenza della dichiarazione di litispendenza in relazione alla domanda avente ad oggetto il marchio A, va dichiarata l’inammissibilità della domanda di nullità del marchio A e dunque l’inutilità dell’accertamento del pre-uso come richiesto dal convenuto.
La parte convenuta ha chiesto poi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 12 e 25 C.P.I. la dichiarazione di nullità, oltre che del marchio A, anche di quello C e D.
Con riferimento alla domanda di nullità del marchio C, essendo esso stato dichiarato nullo con la sentenza di questo Tribunale n. 12313/20 (già citata), per i motivi già esposti va dichiarata la litispendenza di questa domanda con quella già proposta nel precedente giudizio e oggetto di impugnazione e dunque l’inammissibilità della domanda.
Compiendo la valutazione sui titoli in relazione ai marchi B e D, va invece dichiarata la nullità per difetto di novità del marchio D in quanto il primo reca una domanda del 24/11/2008 ed il secondo del 17/11/2009, per la stessa classe.
Infine, la parte convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare l’acquisizione in mala fede delle registrazioni dei marchi A, D, E, C: in relazione a tale domanda va dichiarato l’assorbimento di essa nella già dichiarata inammissibilità della domanda (per i marchi A e C) e nullità (per il marchio D).
Quanto alla domanda per il marchio E, la stessa va rigettata non sussistendone i presupposti: la registrazione di cui al marchio E è infatti successiva a quella del marchio B della parte convenuta e dunque non si rinviene il carattere essenziale della registrazione in mala fede che consiste nel registrare un segno ancora non registrato come marchio, con malafede, e dunque al fine di accaparrarsi i diritti sul segno in violazione dei diritti altrui.
Resta assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per la metà in considerazione della parziale declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali. Nulla sulle spese per LILIUM RESORTS E CONVENTIONS SRL mai costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande proposta da A.S.A. SRL, MARCHESI A. SPA, ALBIERA A., ALLEGRA A. e ALESSIA A.;
- in accoglimento parziale delle domande riconvenzionali proposte da IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE TENUTA DI FIORANO DI A.J.B.L.:
• dichiara la nullità del marchio “VILLA DI FIORANO” n. 1285720 del 17 novembre 2009 nella titolarità di A. Guarducci Allegra, A. Rimbotti Albiera, A. Alessia;
• inibisce ad A.S.A. SRL, MARCHESI A. SPA, ALBIERA A., ALLEGRA A. e ALESSIA A. l’uso del medesimo marchio;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE TENUTA DI FIORANO DI ALESSANDROJACOPO B.L.I;
- condanna A.S.A. SRL, MARCHESI A. SPA, ALBIERA A.,
ALLEGRA A. e ALESSIA A., in solido tra loro, alla rifusione della metà delle spese di giudizio sostenute da IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE TENUTA DI FIORANO DI A.J.B.L., quota che liquida in € 12.627,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio per la restante metà;
- nulla sulle spese per LILIUM RESORTS E CONVENTIONS SRL;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2022
Il Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Garrisi
Il Presidente
dott.ssa Claudia Pedrelli