Settore vinicolo - Marchi registrati - Contraffazione - Marchi patronimici - Protezione come marchio forte in quanto segno mancante di attinenza con il prodotto commercializzato - Sostanziale identità tra i segni in conflitto - Violazione del marchio registrato “Castella” - Identità rispetto al segno distintivo “La Castella” utilizzato dai convenuti - Compimento di atti di concorrenza sleale rilevanti ai sensi dell’art. 2598 n. 1 e 3, cod. civ. - Istituto della convalida - Presupposti per l'applicazione del preuso.
SENTENZA
n. 2631/2022 pubbl. il 15/06/2022
(Giudice: dott. Alberto La Manna)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12107/2020 promossa da:
S.S.A. AZIENDA AGRICOLA BRICCO MAIOLICA DI ACCOMO GIUSEPPE E CASTELLA CLAUDIA con il patrocinio dell’avv. GANDIN ROBERTO e dell’avv. GALLO CAROLA, elettivamente domiciliata in C.SO VINZAGLIO, 23 10121 TORINO presso il difensore avv. GANDIN ROBERTO
ATTORE
contro
AZIENDA AGRICOLA CASCINA CASTELLA DI CASSINO SILVIO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, SILVIO CASSINO, con il patrocinio dell’avv. BRENCHIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in C.SO RE UMBERTO, 128 10128 TORINO presso il difensore avv. BRENCHIO ALESSANDRA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l’On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
in via istruttoria:
disporre C.T.U. contabile, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno;
nel merito:
1) accertare e dichiarare che i convenuti si sono resi responsabili della violazione dei diritti dell’attrice sul Marchio Castella, secondo quanto più diffusamente precisato in atti;
2) accertare e dichiarare che l’Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio Società Semplice Agricola si è resa responsabile nei confronti dell’attrice del compimento di atti di concorrenza sleale rilevanti ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 cod. civ., oltre che del d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, secondo quanto più diffusamente precisato in atti;
3) inibire ai convenuti lo sfruttamento in qualunque forma e modo, ivi compresa la richiesta di registrazione, di qualunque segno distintivo tipico o atipico (in particolare, marchi, ditte, ragioni e denominazioni sociali, insegne, nomi a dominio, account di posta elettronica, ivi compresa la pec e così, a titolo di esempio, lacastellavini.it, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) contenente o consistente nel nome “Castella” e comunque di segni distintivi identici o confondibili con il Marchio Castella, in particolare per contraddistinguere prodotti e/o servizi appartenenti alle classi merceologiche 33 e 43;
4) inibire all’Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio Società Semplice Agricola l’uso di espressioni che possano lasciare intendere, direttamente o indirettamente, che essa è attiva nel settore vitivinicolo e/o ha usato il nome “Castella” sin da epoca precedente alla sua costituzione, in particolare quelle censurate in atti e contenute nel doc. 21;
5) ordinare all’Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio Società Semplice Agricola di ritirare dal commercio qualunque prodotto contraddistinto da segni distintivi contenenti o consistenti nel nome “Castella” entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’emananda sentenza;
6) dichiarare tenuta e condannare l’Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio Società Semplice Agricola a rimuovere tutti i suoi segni contenenti o consistenti nel nome “Castella” dal materiale promozionale e pubblicitario e, comunque, da tutti i prodotti e supporti, ove necessario distruggendoli, ivi compresi ed a titolo di esempio insegne, etichette, prodotti vitivinicoli, siti web e così via, su cui il nome “Castella” stesso sia riprodotto, autorizzando l’attrice ad assistere alle relative operazioni, anche a mezzo di suoi delegati, consulenti e difensori;
7) prescrivere all’Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio Società Semplice Agricola la modificazione della ragione sociale e della ditta, affinchè sia eliminato il nome “Castella”;
8) disporre il trasferimento a favore dell’attrice del nome a dominio lacastellavini.it e comunque di ogni altro nome a dominio in cui compaia il nome “Castella”, di cui i convenuti siano titolari o, in via subordinata, ordinarne la cancellazione, disponendo altresì l’oscuramento dei relativi siti web;
9) fissare a carico dei convenuti, in solido tra loro, una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) o del diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell’emananda sentenza nonché per ogni giorno di ritardo nei relativi adempimenti, constatati a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’emananda sentenza;
10) dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire in via integrale tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli morali, nonché quelli relativi alla lesione dell’immagine e della reputazione, subiti e subendi dall’attrice, in conseguenza degli illeciti accertati e comunque a riversare all’attrice gli utili realizzati dai convenuti (onde evitare il conseguimento da parte di questi ultimi di qualunque arricchimento senza causa), nella misura che risulterà in corso di causa, pure in esito alla relativa disponenda C.T.U. e previo ordine di esibizione delle scritture contabili, da liquidare eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in applicazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 125 c.p.i.;
11) ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza, nei modi e nelle forme ritenuti di giustizia, a cura dell’attrice ed a spese dei convenuti, che dovranno effettuare il rimborso in solido tra loro delle relative spese a fronte della semplice presentazione delle corrispondenti fatture, sui seguenti quotidiani e periodici: La Stampa e La Gazzetta d’Alba;
12) dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere integralmente all’attrice le spese di lite, ivi compresi IVA, CPA e rimborso forfetario, nonché le spese della disponenda C.T.U. contabile.
Per parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito,
contrariis reiectis,
previi gli incombenti istruttori tutti del caso e di legge,
previa ammissione delle istanze istruttorie orali dedotte dai convenuti in memoria ex art.183, c.6, n. 2, c.p.c. 12.02.2021, capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni nn.1/23, 25 e 27, omissis
in via principale:
- respingere ogni avversaria domanda giacché destituita di fondamento in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti;
- per l’effetto, mandare assolti i convenuti da ogni avversaria pretesa;
in ogni caso:
- dichiarare che i marchi di fatto “La Castella” e “Cascina Castella” usati dai convenuti beneficiano della convalidazione quantomeno a partire dalla data del 2006, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti;
- per l’effetto, respingere ogni domanda attorea e mandare assolti i convenuti da ogni avversaria pretesa;
in via di subordine, anche riconvenzionale:
- dichiarare legittima la coesistenza del marchio “Castella” registrato dell’attrice e dei marchi di fatto dei convenuti “La Castella” e “Cascina Castella” (questi ultimi intesi in tutte le loro declinazioni attuali, ossia come marchio dei prodotti dell’azienda convenuta, come denominazione sociale, come nome a dominio, nonché all’interno degli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata, insegne, materiale commerciale e promozionale) nei limiti dell’uso presente, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti;
- per l’effetto, respingere ogni domanda attorea e mandare assolti i convenuti da ogni avversaria pretesa;
in via di ulteriore subordine, anche riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, in capo al sig. Cassino Silvio, il diritto di preuso dei marchi di fatto “La Castella” e “Cascina Castella” (in tutte le loro declinazioni, ossia come marchio dei prodotti dell’azienda convenuta, come denominazione sociale, come nome a dominio, nonché all’interno degli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata, insegne, materiale commerciale e promozionale) e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di entrambi i convenuti di continuare, in futuro, tutti i predetti usi nelle loro consistenza ed estensione attuali, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti;
in ogni caso:
- con il favore degli onorari e delle spese del giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la SSA Azienda Agricola Bricco Maiolica di Accomo Giuseppe e Castella Claudia convenivano in giudizio la Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio SSA e Cassino Silvio, riferendo che la Castella è famiglia di noti viticoltori nelle Langhe dove l’omonima azienda agricola ha sempre operato dal 1882; che negli anni ‘50 Castella Simone iniziava a produrre vino di qualità ottenendo riconoscimenti quale, nel 1963, il diploma di eccellente partecipazione alla 1° Fiera dei vini tipici di Diano d’Alba; che nel 1966 il Dolcetto 1965 otteneva il diploma d’onore al III concorso enologico Italia settentrionale; che Il Dolcetto del 1985 conseguiva il Diploma con Medaglia d’Oro; che almeno dagli anni ‘60 il patronimico Castella è stato sfruttato ininterrottamente come marchio destinato a contraddistinguere la produzione vitivinicola della famiglia; che con domanda 000074 del 5.5.2003 la sig.ra Claudia Castella procedeva alla registrazione del patronimico come marchio destinato a contraddistinguere i prodotti della classe 33 (bevande alcoliche) e servizi appartenenti alla classe 43 (servizi di ristorazione e ricezione turistica); che tale marchio veniva conferito, con l’intero ramo aziendale, nell’Azienda Agricola Bricco Maiolica di Accomo Giuseppe e Castella Claudia Società Semplice Agricola costituita il 6 agosto 2013; che il patronimico compare oltre che nel marchio, nella ragione sociale e nelle insegne dell’agriturismo e nella relativa documentazione anche pubblicitaria nonché in nomi a dominio; che nel novembre del 2019 l’attrice veniva a sapere che nel corso di una degustazione vini tenutasi in una località vicina alla sua sede era stato presentato un vino a marchio Castella di un produttore terzo ovvero della Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio SSA, costituita qualche mese prima con socie Monica ed Elena Cassino; che non compare quale socio Cassino Silvio il cui nome compare solo nella ragione sociale; che lo stesso risulta titolare del nome a dominio lacastellavini.it che contraddistingue il sito web della Cascina Castella nonché dell’indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; che già qualche anno prima il Cassino aveva tentato di utilizzare il patronimico Castella per marchiare i suoi vini e, diffidato, dalla sig.ra Castella aveva assicurato che si sarebbe astenuto dal indebito uso del nome della stessa; che il marchio Castella, essendo privo di attinenza con i prodotti e servii che ne sono contraddistinti è qualificabile come marchio forte e i segni distintivi usati dai convenuti sono identici; che la violazione riguarda anche la ditta, il nome a dominio e gli indirizzi di posta elettronica. Chiedeva, pertanto, l’accertamento della violazione dei diritti attorei sul Marchio Castella e della concorrenza sleale messa in atto dai convenuti con inibitoria dei comportamenti lesivi, ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraddistinti dai segni contenenti il nome Castella, alla rimozione dei segni contenenti il nome Castella, alla modificazione della ragione sociale e della ditta, al trasferimento all’attrice del nome a dominio lacastellavini e al risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti contestando la pretesa avversaria e chiedendo il rigetto della domanda proposta.
In particolare, contestavano la continuità nella produzione di vino a marchio Castella, risultando una produzione negli anni 1985/1986 per poi fare un salto e arrivare nel 2001. Evidenziavano, in particolare, come il toponimo Castella fosse già presente negli atti di acquisto dei terreni degli ascendenti del Cassino Silvio, già dal 1904; che il Cassino creava l’Azienda Agricola Cascina Castella di Cassino Silvio in data 19.1.1987 e metteva in commercio le prime bottiglie a marchio La Castella già nel 1990; che nel 2019 le figlie di Silvio Cassino, Monica ed Elena cui veniva donato l’intero complesso aziendale comprensivo del marchio di fatto, si occupavano dell’attività vinicola di famiglia; che in ogni caso le figlie sarebbero licenziatarie del marchio La Castella e Cascina Castella; che tali marchi derivano dalla denominazione del luogo dove sono siti i vigneti coltivati e nulla hanno a che vedere con il patronimico registrato da Castella Claudia; che, dal punto di vista grafico, i due marchi risultano profondamente diversi e non confondibili; che risultano, comunque, in essere numerosi marchi registrai contenenti la parola Castella; che il marchio attoreo è, pertanto, debole; che i due marchi hanno, comunque, pacificamente convissuto per alcuni decenni per cui vi sarebbe una convalida del marchio di fatto; che, in ogni caso, vi sarebbe un diritto di preuso in capo al Cassino. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda proposta, l’accertamento dell’intervenuta convalida del marchio di fatto dei convenuti e, in subordine, del diritto al preuso dei marchi La Castella e Cascina Castella.
Eseguita l’istruttoria testimoniale la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
La contraffazione del marchio “Castella”.
Parte attrice chiede accertarsi la violazione del proprio marchio registrato “Castella” da parte dei convenuti, affermando trattarsi di marchio forte attesa la mancanza di attinenza con il prodotto commercializzato ed evidenziando la sostanziale identità rispetto allo stesso del segno distintivo “La Castella” utilizzato dai convenuti.
In primo luogo, parte convenuta contesta la qualifica del marchio Castella come marchio forte e contesta altresì la somiglianza tra i due segni distintivi.
In proposito si rileva che marchio forte è quello dotato di un potere individualizzante, ovvero quello in cui le parole, le figure o gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, essendo di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento (tra i tanti, Tribunale Bologna 3.1.2011, Tribunale Napoli 5.7.2005, Tribunale Roma 20.4.2001, Tribunale Roma 31.3.2003).
In merito alla differenza tra marchio forte e marchio debole la stessa Suprema Corte ha avuto di affermare che “i cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché “debole”, per l’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua “debolezza” non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante” (Cass. 25.1.2016 n. 1267).
In base a tali principi può, quindi, affermarsi che il marchio patronimico della parte attrice potrebbe essere qualificato come marchio forte atteso che nessuna attinenza specifica può ravvisarsi tra il nome utilizzato come marchio e il prodotto commercializzato.
Peraltro, la stessa Suprema Corte, ha avuto modo di evidenziare che “nel settore vitivinicolo, quale quello oggetto del giudizio, è frequente la presenza di imprese, commercializzanti lo stesso prodotto, facenti capo a soggetti pressochè omonimi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio. Sicchè, avendo - nello specifico settore produttivo in questione - il patrominico una minore valenza distintiva l’aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi (come, nel caso concreto, le colline langarole), è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende”. (Cass. 4.2.2016 n. 2191).
In base a tale principio, pertanto, il marchio attoreo deve essere valutato in termini di maggiore debolezza rispetto a quello che potrebbe caratterizzarlo al di fuori del particolare settore vitivinicolo nel quale è utilizzato.
Nel caso di specie deve preliminarmente rilevarsi come venga in considerazione principalmente il marchio di fatto convenuto La Castella, essendo unicamente tale segno distintivo utilizzato per la commercializzazione del vino prodotto dalla Azienda Agricola Cascina Castella, laddove il segno distintivo Cascina Castella compare invece nella denominazione sociale, nel nome a dominio e negli indirizzi di posta elettronica.
Non si ritiene fondata, in merito, l’allegazione della parte convenuta secondo la quale il proprio segno distintivo sarebbe qualificabile come toponimo atteso che, pur risultando documentato l’acquisto di terreni nella regione indicata negli atti come Castella, tale indicazione appare comunque generica in merito alla specifica ubicazione delle vigne dei convenuti e, in ogni caso, tale indicazione non potrebbe valere come segno distintivo ma al più potrebbe avere valenza descrittiva dell’origine geografica del prodotto secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 1 lett. b) Cpi.
Ciò premesso, va evidenziato che i due marchi si differenziano in quanto nel marchio di fatto del convenuto il nome Castella risulta essere preceduto dall’articolo “La” ed essere scritto in corsivo con diverso colore mentre il marchio registrato attoreo contiene unicamente il nome Castella ed è scritto in stampatello. Per quanto possa essere ritenuta la minore valenza distintiva in base ai principi sopra citati, comunque, le differenze sono minime, avendo entrambi i marchi ad oggetto esclusivamente il nome Castella per cui le differenze di carattere e il mero uso dell’articolo precedente il nome non è sufficiente a fare venire meno la contraffazione.
Si riportano di seguito le immagini relative ai due segni distintivi:
Analoghe considerazioni riguardano poi anche l’ulteriore segno distintivo Cascina Castella attesa la genericità del termine cascina anteposto al nome Castella.
Sotto tale profilo, pertanto, le doglianze attoree risultano fondate.
La convalidazione.
Eccepisce in primo luogo parte convenuta che sarebbe nel caso di specie applicabile l’istituto della convalida avendo i due segni distintivi convissuto per decenni e, quantomeno dal 2006, nella reciproca consapevolezza e che, in ogni caso, tale tolleranza determinerebbe se non la convalidazione quantomeno l’assenza di pericolo di confusione.
Afferma in proposito l’art. 28 co. 1 Cpi che “il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore nè opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.
Deve, in proposito, rilevarsi che in merito alla estensione al marchio di fatto della convalida in giurisprudenza si sono registrati due orientamenti. Il primo ne afferma la possibilità in quanto l’art. 28 Cpi sarebbe solo una delle espressioni del più generale principio della rilevanza di una consapevole ed univoca tolleranza da parte del titolare dei diritti anteriori e, pertanto, non vi sarebbe motivo di non riferire tale principio anche ai segni distintivi posteriori di fatto, purchè il loro uso sia stato ampiamente diffuso, sufficientemente intenso e specificamente noto al titolare di quelli anteriori e purchè la tolleranza legittimante sia strettamente definita in relazione alle concrete modalità di autorizzazione dei marchi posteriori (Tribunale Milano 3.12.2002 e Corte d’Appello Milano 12.7.2006).
Di contrario avviso la Corte di Giustizia UE la quale ha escluso che la convalida possa applicarsi nel caso di marchio di fatto atteso che la registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato costituisce una condizione necessaria per fare decorrere il termine di preclusione per acquiescenza. La stessa Corte afferma però che il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi (C. Giustizia 22.9.2011, Causa C 482/09).
In senso analogo si è espressa la giurisprudenza nazionale di merito secondo cui l’atteggiamento di tolleranza, tenuto per lungo tempo dal titolare di un marchio registrato rispetto all’uso locale di un marchio di fatto confondibile determina, se non la convalidazione di quest’ultimo, quantomeno l’assenza di qualsiasi astratto pericolo di confusione e, dunque, l’impossibilità di opporre, a tale consolidato e pacifico uso locale del marchio di fatto, la protezione derivante dalla registrazione di marchio anteriore (tribunale Milano 11.7.2013).
In merito all’applicabilità dell’istituto della convalidazione di cui all’art. 28 Cpi anche al marchio di fatto ritiene il Tribunale di aderire all’orientamento più restrittivo espresso dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia, risultando tale interpretazione più aderente alla formulazione della norma in esame in considerazione del fatto che la disposizione citata prevede un regime di favore a evidente vantaggio del solo marchio registrato.
Peraltro, avendo la stessa Corte di Giustizia messo in evidenza la possibilità che l’uso simultaneo e di lunga durata di due marchi, di cui uno di fatto, possa non pregiudicare la funzione distintiva del marchio registrato, è necessario verificare se nel caso di specie sussista effettivamente un preuso tale da consentire di effettuare una simile valutazione.
Il preuso.
In merito al preuso stabilisce l’art. 12 Cpi che “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda ... b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione”.
Per aversi preuso rilevante è, pertanto, necessario che i segni anteriori abbiano acquisito il carattere della notorietà, siano identici o simili e siano relativi a prodotti o servizi identici o simili.
La giurisprudenza ha delineato gli elementi da cui può desumersi la prova della notorietà laddove è stato ritenuto probante, per la notorietà non puramente locale, la presenza di fatture relative ad ingenti quantitativi di merci con clienti in cinque regioni italiane significative per il settore economico di appartenenza (Tribunale Milano 3.2.2005) e comunque il fatto che l’utilizzazione sia avvenuta in ambito significativo del territorio nazionale (Tribunale Torino 21.12.2004). La Suprema Corte ha poi affermato che la prova della notorietà può essere desunta da elementi, quali delle pubblicazioni specializzate (Cass. 20.5.2016 n. 10519). Ai fini della rilevanza dell’uso locale è stata invece dato rilievo al fatto che la produzione sia stata quantitativamente contenuta, che il marchio non fosse apposto su tutta la produzione (Tribunale Trieste 8.5.2007) o che l’uso fosse limitato ad una città, ad una regione o anche a non più di tre regioni (Tribunale Roma 28.12.2006).
Preliminarmente parte attrice contesta che il preuso del marchio di fatto possa riconoscersi in capo alla convenuta Cascina Castella SSA, atteso che l’atto di donazione dell’azienda da parte del Cassino alle due figlie che poi hanno costituito la società semplice agricola, non conterrebbe menzione di tale marchio.
Dalla lettura dell’atto di donazione non emergono elementi sufficienti a ritenere che possa effettivamente esservi stato un trasferimento del segno distintivo di fatto in oggetto, atteso che pur essendo indicato quale oggetto del trasferimento il complesso di beni dell’azienda già del Cassino, per l’identificazione di tali beni viene fatto riferimento ad un allegato specifico dove non è ricompreso il marchio per cui è causa. Ciononostante, è comunque rilevabile, come eccepito dalle parti convenute, che lo stesso marchio è oggetto di licenza dal convenuto Cassino all’azienda agricola, non essendo prescritta alcuna forma specifica per la validità del contratto di licenza.
Ciò premesso, nel caso di specie la prova dell’uso del marchio La Castella è desumibile dalle bolle attestanti, a partire dall’inizio degli anni 90 e, in particolare, dal 1991, la vendita di damigiane, taniche e bottiglie, anche di significativi quantitativi (ad es. circa 300 litri tra il 91 e il 92 prevalentemente in tanche e damigiane, oltre 700 litri sempre in damigiane taniche e decine di bottiglie nel ‘93, circa 200 litri in damigiane e diverse decine di bottiglie nel’ 94 e così a seguire negli anni successivi), in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Val d’Aosta, Emilia-Romagna e all’estero in Svizzera, Belgio e Germania. Trattasi di quantitativi significativi tenuto conto del mercato specifico di appartenenza e, soprattutto, delle dimensioni dell’attività.
I testi escussi hanno altresì riferito di avere acquistato dall’inizio degli anni ‘90 damigiane e bottiglie contraddistinte tutte dal marchio La Castella. In particolare, tutti i testi hanno confermato che sulle bottiglie acquistate vi è sempre stata l’etichetta con il segno La Castella e alcuni hanno altresì confermato che anche sulle damigiane veniva posta, sulla striscia sopra il sigillo, l’etichetta con l’indicazione La Castella (teste Valla, Giordanengo, Rossi il quale ha altresì confermato che la medesima etichetta era presente sulle taniche).
Parte attrice contesta che dalle fatture e bolle di consegna prodotte si possa desumere che le bottiglie vendute fossero a marchio La Castella non essendovi indicazione in tal senso sui documenti. Tale contestazione è superata, in realtà, dall’insieme delle deposizioni testimoniali dalle quali emerge chiaramente come tutte le bottiglie, damigiane o taniche vendute dai convenuti sono sempre state contraddistinte dal marchio La Castella, né è stata fornita prova del fatto che venivano fornite bottiglie anche con altri segni distintivi rispetto al marchio indicato.
Valutando tutti gli elementi indicati alla luce del settore di appartenenza e della dimensione dell’attività si ritiene, quindi, provato un uso del marchio La Castella da parte delle parti convenute, tale da determinare una notorietà non solo locale del marchio in oggetto. Dalla stessa documentazione e, in particolare, dalle bolle di consegna, emerge poi come sempre dall’inizio degli anni ‘90 ovvero dal 1993, venisse altresì utilizzata la denominazione azienda agricola Cascina Castella, denominazione che è documentalmente provato essere risalente al 19.1.1987, data di inizio dell’attività dell’azienda agricola del Cassino.
Sotto tale profilo le allegazioni delle parti convenute sono, pertanto, fondate.
Parte attrice afferma ancora che il preuso dei convenuti sarebbe, comunque, invalidato dal proprio precedente preuso del marchio Castella successivamente registrato.
In merito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, perché al titolare del marchio di fatto sia attribuito il diritto di continuare con tale uso, è necessario che nel momento in cui tale segno è stato usato per la prima volta, soddisfasse i requisiti di protezione. L’uso di un identico marchio di fatto a partire da un’epoca antecedente da parte del soggetto che lo ha poi registrato, infatti, facendo venire meno la novità, fa venire meno anche il diritto a continuare a fare uso del marchio in ambito locale come previsto dall’art. 2571 c.c. da parte dell’utilizzatore successivo (in tal senso si veda Tribunale Roma 7.4.2008).
Ciò premesso, non si ritiene che sia stata fornita la prova di un preuso del marchio attoreo tale da invalidare quello dei convenuti. In atti vi è, infatti, prova dell’esistenza di bottiglie del 1985 e 1986 a marchio Castella, vi sono inoltre due lettere del 1993 rivolte a Castella Simone e alla ditta Castella ma non si fa riferimento al marchio Castella dei vini, e la domanda del 2003 di registrazione del marchio fa riferimento ad un uso dello stesso che risalirebbe almeno agli anni ‘90. È, infine, prodotta una recensione del 2011 dove viene riportata l’etichetta con l’indicazione Castella e dove si fa riferimento al fatto che trattasi di vino impossibile da reperire nelle enoteche. Tali elementi, a fronte di quelli attestanti l’uso del marchio di fatto dei convenuti, non sono sufficiente a fare ritenere, a sua volta, un presuso del marchio Castella rispetto a quello La Castella tale da inficiare la validità di quest’ultimo secondo i principi sopra richiamati. L’eccezione proposta deve essere, pertanto, ritenuta infondata.
Per quanto poi attiene la conoscenza che gli attori avevano dell’esistenza del marchio di fatto dei convenuti si rileva che non è contestato che nel 2006 vi sia stato incontro tra il Cassini e la Castella avente ad oggetto i marchi per cui è causa. Vi è contrasto tra le parti in merito a quali siano le conclusioni dell’incontro ma è pacifico che l’incontro vi è stato e che lo stesso era relativo ai marchi oggetto di causa. Non vi è, inoltre, prova che successivamente, fino al presente giudizio, vi siano state iniziative finalizzate a fare cessare l’uso del marchio da parte del Cassini fino alla missiva del 2019 precedente all’instaurazione del presente giudizio. Dal 2006 al 2019 l’uso del marchio La Castella da parte dell’azienda agricola Cascina Castella è, pertanto, continuato nella evidente consapevolezza della parte attrice.
Pertanto, provato il presuso del marchio La Castella e della denominazione Cascina Castella da parte dei convenuti, alla luce dei sopra richiamati principi espressi dalla Corte di Giustizia, il fatto che la Castella conoscesse già dal 2006 dell’esistenza del marchio convenuto, il fatto che il marchio La Castella risulta utilizzato dai primi anni 90 e l’azienda Cascina Castella risale al 1987, il fatto che risulti provato un uso non solo locale del marchio La Castella e tenuto altresì conto della particolarità e della specificità del settore di appartenenza laddove entrambi i marchi sono riconducibili a nomi familiari o, seppur senza integrare gli estremi di un toponimo, a nomi di località, può fare ritenere che non vi sia quel pericolo di confusione che pregiudica la funzione del marchio registrato Castella.
Sulla base di tali valutazioni la domanda proposta da parte attrice deve essere, pertanto, respinta.
Le conclusioni si cui sopra valgono sia per quanto attiene il marchio La Castella che per la denominazione Cascina Castella per le ragioni sopra indicate. In ogni caso si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte, riferibile anche all’uso non meramente locale come quello in oggetto, secondo cui “il diritto, previsto dall’art. 9 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (e indi dall’art. 12, comma primo, lett. b, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), di continuare nell’uso del marchio non registrato, che importi notorietà puramente locale, ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di uno stesso marchio da parte di altro soggetto, comporta, per il principio di unitarietà dei segni distintivi espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma primo, lett. c), del citato r.d. n. 929 del 1942 (e indi dagli artt. 22 e 12 del d.lgs. n. 30 del 2005) - principio che rinviene la sua “ratio” nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità - che chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone” (Cass. 28/02/2006, n. 4405).
In conclusione, pertanto, in accoglimento della domanda principale proposta da parte convenuta devono essere respinte le domande proposte da parte attrice. Al rigetto delle domande relative alla contraffazione consegue, ovviamente, il rigetto della domanda di risarcimento del danno e delle conseguenti domande istruttorie ulteriormente formulate a tal fine della stessa parte attrice. Deve essere respinta la domanda, sempre principale, di accertamento della convalidazione formulata dai convenuti, mentre avendo trovato accoglimento la domanda principale di rigetto della domanda attoree in ragione della valorizzazione dell’uso del marchio di fatto dei convenuti alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia citata, non si rendono necessari gli ulteriori accertamenti richiesti in via subordinata da parte dei convenuti.
In ragione della maggiore valenza della soccombenza della parte attrice rispetto alla convenuta le spese di lite sono poste a carico della stessa parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
Respinge le domande proposte da parte attrice;
Respinge la domanda di convalidazione proposta da parte convenuta.
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all’UIBM ex art. 122 co. 8 Cpi.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 12.750,00 (di cui € 2200,00 per fase studio, € 1500,00 per fase introduttiva, € 5000,00 per fase istruttoria, € 4050,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 31 maggio 2022
Il Presidente
Dr.ssa Silvia Vitrò
Il Giudice est.
dott. Alberto La Manna