Marchio - Natura debole del marchio incentrato sopra un elemento morfologico e naturalistico del terreno proprio dei luoghi di produzione del vino - Concorrenza sleale - Condotta illecita - Rischio di confusione con la denominazione «Borro al fumo».

ORDINANZA

(Presidente: dott. Francesco Antonio Genovese - Relatore: dott.ssa Loredana Nazzicone)

sul ricorso 14286/2015 proposto da:

Il Borro S.r.l. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra n. 38-39, presso lo studio dell'avvocato Grippiotti Giovanni Antonio, rappresentata e difesa dagli avvocati Boletto Maria, Lazzeretti Gabriele, Roncaglia Pier Luigi, Rossi Francesco, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

Castello di San Sano S.r.l. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avvocato Scrivo Pasquale, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati  Floridia Giorgio, Floridia Raffaella, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2053/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA. 

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 16 dicembre 2014, respingendo gli appelli principale ed incidentale, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città del 10 luglio 2012, la quale aveva dichiarato la natura debole del marchio «Il Borro», registrato dall'attrice, perché corrispondente a sostantivo comune ed a toponimo, peraltro dotato di capacità distintiva, onde, esclusa l'illiceità, sia quale condotta contraffattoria che di concorrenza sleale, della condotta della convenuta, che commercializza un vino denominato «Borro al fumo», ha, altresì, respinto la domanda riconvenzionale di nullità del marchio stesso.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) si tratta di marchio debole e non rinomato, perché non svincolato dai caratteri dell'azienda e del prodotto, né assurto a chiara fama, trattandosi di un termine che, nell'idioma toscano, indica una particolare conformazione orografica del terreno, non di rado associata al posizionamento di vigne, che si rinviene in molte indicazioni toponomastiche di poderi, tenute e borghi, onde è di uso comune nell'ambiente; b) il titolare non può, dunque, opporsi a che altri lo usino con varianti idonee ad evitare confusione, come avviene nella specie, dato che la denominazione «Borro al fumo» è utilizzata dalla Castello di San Sano s.r.l. con riferimento ad un podere di proprietà, in cui scorre un corso d'acqua, detto "fosso del Fumo", ed il rischio di confusione può essere evitato con l'adozione di accorgimenti distintivi collaterali di tipo estetico/grafico e con l'indicazione della casa produttrice, che non sfuggono all'attenzione del consumatore del prodotto vinicolo di qualità; c) non vi è concorrenza sleale c.d. dipendente, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., mancando persino l'allegazione degli elementi che la integrano, ulteriori rispetto al mero utilizzo della parola "borro"; d) la capacità distintiva riconoscibile al marchio esclude, peraltro, la fondatezza della domanda di nullità del medesimo. 

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla II Borro s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati dalla memoria di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.

Resiste con controricorso la Castello di San Sano s.r.I., che produce parimenti memoria. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 13, comma 1, e 21 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, 18 r.d. n. 929 del 1942, 7, comma 1, e 12 Regolamento CE n. 207 del 2009, perché non si tratta di marchio debole, posto che, per il pubblico di riferimento, esso non ha aderenza concettuale con i vini: i marchi aventi ad oggetto toponimi, infatti, sono forti se costituiti da nomi geografici di regioni o di località che, per i consumatori, non abbiano una portata descrittiva o evocativa di qualità o caratteristiche dei prodotti o servizi, essendo neutri sul piano descrittivo e nomi di fantasia; onde la circostanza che la parola "borro" indichi la conformazione di un terreno ("fosso scavato dalle acque in un luogo scosceso") ed il fatto che in Toscana esistano località con questo nome, non rileva affatto, posto che non si considera il punto essenziale, ossia che i consumatori non instaurano un collegamento tra il segno ed il prodotto vino. Inoltre, la ricorrente aveva evidenziato come la funzione distintiva del marchio si sia rafforzata grazie all'uso ininterrotto ed intenso dal 1999, mentre la sentenza impugnata si è limitata a confermare che non si tratta di marchio rinomato, perché non è assurto a chiara fama: ma tale requisito non occorre per ritenere un marchio rinomato, essendo sufficiente che esso sia semplicemente noto. Quindi, la scriminante degli artt. 21 c.p.i. e 12 Reg. citato non può trovare applicazione, in quanto l'uso del segno da parte della resistente non risponde ad una reale esigenza descrittiva ed è contrario ai principi della correttezza professionale, ingenerando l'impressione che esista un legame commerciale tra i diversi produttori. 

Con il secondo motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione dell'artt. 20 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e 9 Regolamento CE n. 207 del 2009, per avere la sentenza impugnata affermato che il rischio confusorio può essere evitato con opportuni accorgimenti, senza considerare che esso va invece accertato in astratto. Inoltre, con riguardo alla contraffazione del marchio comunitario, il giudice del merito decideva come giudice comunitario, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.i., onde è sufficiente il rischio di confusione in una parte qualsiasi dell'Unione europea. 

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., perché la legge non richiede che la confondibilità per l'uso di segni uguali o simili debba essere accompagnata da una confondibilità determinata anche da ulteriori "aspetti di contorno". 

2. - I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati. 
Giova ricordare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui i marchi "deboli" sono tali in quanto «risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo»; peraltro, la loro «debolezza» non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 26 giugno 2007, n. 14787). 
A ciò si aggiunga che è marchio geografico, o toponimo, quello che opera riferimento ad una specifica località geografica, sia cioè un nome geografico (che, di regola, non ha capacità distintiva, proprio perché descrive semplicemente la provenienza geografica del prodotto o del servizio di riferimento: v. Cass. 19 aprile 2016, n. 7736): non, quindi, una mera caratteristica morfologica di elemento della natura, come la conformazione del terreno, che invece è mero termine del linguaggio comune (analogamente a monte, colle, poggio, ecc.).

Nella specie, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato la natura debole del marchio in titolarità dell'odierna ricorrente, incentrato sopra un elemento morfologico e naturalistico del terreno: non, dunque, un termine geografico designante una specifica località, ma mero vocabolo indicativo di una determinata conformazione del territorio, sovente tipica proprio dei luoghi di produzione del vino, dunque termine di uso comune ed appartenente al linguaggio quotidiano.
Ne consegue la correttezza del suo inquadramento tra i marchi c.d. deboli.
Infine, circa il grado di notorietà del marchio, ogni indagine impinge in un inammissibile giudizio di fatto. 

3. - Il terzo motivo non è fondato.
La sentenza impugnata si è limitata a fare applicazione della ricordata nozione di "marchio debole", negando che il titolare abbia il potere di opporsi all'altrui uso, ove rispettoso, mediante idonee varianti, del divieto di ingenerare nei consumatori confusione tra i prodotti: come, con giudizio di fatto, ha accertato avvenire nella specie, in cui la Castello di San Sano s.r.l. contrassegna il suo prodotto con la denominazione «Borro al fumo», la quale fa riferimento al terreno di sua proprietà ed al nome del corso d'acqua che vi scorre, con segno dunque adeguatamente diverso. 
Di conseguenza, ha escluso altresì la concorrenza sleale confusoria, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., rilevando l'assenza di allegazione degli elementi che la integrino, ulteriori rispetto al mero utilizzo della parola "borro", con ratio decidendi non contrastata dal motivo. 

4. - Le spese di lite seguono la soccombenza. 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018.

Depositata in cancelleria il 13 febbario 2019